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美國專利商標局（USPTO）為求PTAB對各項專利要件的審查結果與聯邦法院和美國國際貿易委員會（ITC）結果一致，爰持續修正其轄下「專利審判及上訴委員會」（PTAB）在專利複審程序[1]中專利有效性的審理標準，以達增進行政和司法間協同效率的目的。

本刊曾撰文介紹，USPTO在2018年10月，將專利複審程序中解釋申請專利範圍（claim construction）的「最寬廣合理解釋（Broadest Reasonable Interpretation，BRI）標準」，修正為與聯邦法院和ITC審理有關專利有效性爭議時標準一致的「客觀合理解釋」（或稱Phillips式標準）[2]；2021年伊始，USPTO再以一紙具有行政規則效力的內部備忘錄，在前述解釋申請專利範圍的修正基礎下，進一步將複審程序中判斷請求項之明確性的「Packard標準」，函釋修正為與法院和ITC一致的「Nautilus標準」[3]。

雖然專利複審程序中最常被使用的「多方複審程序（IPR）」專利舉發案件中，舉發人所得主張之無效理由並不包含本文所介紹的請求項之明確性，但在該程序中專利權人申請該等案件之專利請求項更正時，仍可能因不備明確性而遭PTAB駁回，影響程序攻防結果甚鉅。本文以下首先分別介紹何謂請求項之明確性，說明「Packard標準」和「Nautilus標準」的來源和兩者的差異，復解析明確性標準變更帶來的可能影響。

專利本質為衡平鼓勵創新與公眾揭露的一種交換機制（quid pro quo）[4]。請求項之明確性的規範目的主要是為了界定出所請發明的保護界線，據以告知其他人在跨越哪條界線所為之製造、使用、販賣等行為將有侵害專利權的風險。換言之，專利請求項應明確、清楚地提出申請人所尋求排他權利之涵蓋範圍，俾利公眾得以知悉專利所載內容，瞭解該專利之排他權範圍。

美國在專利有效性的審查中，請求項之明確性受美國專利法第112條(b)所規範：「專利說明書應以單項或多項請求項，特別指出，且明確定義發明人或共同發明人所認為的該發明之申請標的。[5]」然而，在USPTO行政體系下的複審程序中所適用的明確性標準，在2021年1月USPTO發布修正其內部的行政規則前，仍與聯邦法院和ITC所適用的標準不同，且複審程序適用的「Packard標準」被認為略嚴格於聯邦法院和ITC適用的「Nautilus標準」，對專利申請人或專利權人較為不利。

觀其所由，竟然又是跟解釋申請專利範圍的不同標準是採BRI標準亦或Phillips式標準有所牽連，且待本文娓娓道来。

● 「Nautilus標準」：美國最高法院判決之2014年Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.案[6]

在2014 年Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.案（Nautilus案）之前，CAFC針對請求項之明確性的判斷，係法院在解釋申請專利範圍的過程中對於請求項用語之介定或必要技術特徵是否「可供解釋」（amenable to construction）或具有「沒有無法解決的語意不清」（not insolubly ambiguous）的檢視來判斷。

但是，美國最高法院在2014 年Nautilus案認為上述判斷標準過於僵化，而將之推翻。最高法院指出，基於美國專利法規定，判斷申請專利範圍是否符合明確性要件時，應參照用以描述該專利發明之說明書以及其審查歷程來解讀，在此解讀下，若無法以具有「合理確定性」（reasonable certainty）之方式，告知所屬技術領域中具通常知識者（person skilled in the art）有關該專利所請發明之範圍，方屬不符明確性要件者。

自此之後，美國聯邦法院體系即遵循2014 年Nautilus案判決意旨，以「合理確定性」（reasonable certainty）作為判斷標準。惟應注意者，美國聯邦法院體系在解釋申請專利範圍時自始均適用BRI標準，而與2018年之前的PTAB所採用的Phillips式標準不同。

「Packard標準」係源自於2014年Nautilus案前，CAFC在In re Thomas G. Packard案（Packard案）的判斷標準，即當請求項包含「意思不清楚」（meaning is unclear）的用字或用語時，請求項為不明確[8]。令人費解的是，自2014 年Nautilus案後，USPTO轄下的專利審查官和PTAB在審查專利申請或更正案時，對請求項之明確性的判斷標準仍堅持採取與美國聯邦法院體系不同且較嚴格的「Packard標準」。

其理由在於，USPTO過去認為其和法院在專利系統中扮演的角色並不相同。其指出，由於申請人在專利申請案或更正案的審查過程中具有可以修改請求項的機會，因此審查官或PTAB在解釋申請專利範圍時應使用BRI標準，判斷請求項之明確性則應採取較嚴格的「Packard標準」。藉由賦予請求項最寬廣合理範圍的解釋，檢驗其最大可能的範圍，是否會因為先前技術而不具可專利性，進而要求申請人限縮請求項範圍，以避免核發範圍過為寬廣的請求項，方為一個衡平專利申請人或專利權人和社會利益的方法[9]。

但以上衡量專利申請人或專利權人和社會利益的想法，隨著專利法制的更迭，吾人更加重視如何降低行政和司法等不同管轄權對專利有效性審查結果歧異的可能性。即使USPTO長久以來，均以BRI標準解釋申請專利範圍、以「Packard標準」判斷請求項之明確性，並獲得司法審查肯認，然基於有相當大比率的案件會同時於PTAB專利複審程序和聯邦法院進行專利有效性爭議的審查[10]，為使專利有效性爭議在不同管轄權之審查下達到一致性（uniformity）與可預測性（predictability），減少審理程序中採用標準之不同有其實益。本次USPTO以內部備忘錄的形式規範PTAB在專利複審程序中請求項之明確性判斷標準應改採與司法體系一致的「Nautilus標準」，正是補上降低不同管轄權歧異性的一塊重要拼圖。

包含提出時點為專利核准 9 個月內的「領證後複審」（Post Grant Review，PGR）、提出時點為專利核准 9 個月後或 PGR 程序終結後的「多方複審」（Inter Partes Review，IPR）和「商業方法專利複審」（Covered Business Method Patent Review，CBM）等。
請參閱李秉燊，改弦更張：USPTO預告修正專利複審程序之解釋申請專利範圍標準，北美智權報第213期，2018年6月13日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_180613_0706.htm；Johnny Chen，美國專利複審程序中Claim Construction標準變更帶來的可能影響，北美智權報第223期，2018年10月31日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/uspatent/IPNC_181031_2201.htm#1
USPTO內部備忘錄，“Approach to Indefiniteness Under 35 U.S.C § 112 in AIA Post-Grant Proceedings”， https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IndefinitenessMemo.pdf（最後瀏覽日期：2021年02月01日）。
Pfaff v. Wells Elec., Inc., 525 U.S. 55, 63 (1998).
35 U.S.C. 112 (b) (“CONCLUSION. —The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.”)
Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 U.S. 898 (2014).
In re Packard, 751 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2014).
Id. (“[a] claim is indefinite when it contains words or phrases whose meaning is unclear.”)
張仁平，我國專利法有關「解釋申請專利範圍」之條文的探討，專利師季刊，2017年07月，第30期，頁100；顏吉承，申請專利範圍的最寬廣合理解釋及客觀合理解釋，專利師季刊，2015年01月，第20期，頁7。
2016年美國實證研究指出有86.8%之專利有效性爭議會同時於聯邦地院與PTAB審理。See Saurabh Vishnubhakat, Arti K. Rai & Jay P. Kesan, Strategic Decision Making in Dual PTAB and District Court Proceedings, 31 Berkeley Tech. L.J. 45 (2016), https://ssrn.com/abstract=2731002.