Ericsson和三星電子（Samsung Electronics），因為雙方在4G、5G的標準必要專利的全球範圍授權，在2020年底無法達成協議，故雙方均希望透過法院判決，促成符合FRAND授權承諾之授權內涵。三星電子2020年12月中在中國武漢法院起訴，而Ericsson另外在美國德州東區法院起訴。但三星電子竟請求武漢法院同意下達保全程序，禁止Ericsson在全球其他國家的法院另行訴訟。美國德州東區法院2021年1月11日下達初步禁制令，要求三星電子不可執行武漢法院的禁訴令。由於行動通訊標準必要專利往往會洽談全球範圍授權，究竟是由中國法院還是美國法院來判決認定這個全球範圍授權的FRAND授權內涵，竟成了一場中、美法院之間的爭奪戰。

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Ericsson和三星電子就4G、5G標準必要專利協商失敗

Ericsson和三星電子兩家行動通訊與手機製造大廠，在2G、3G、4G、5G行動通訊技術都擁有許多標準必要專利。在過去多年，三星電子和Ericsson兩家公司間會簽署全球性專利授權契約，最近一次是在2014年的交叉授權、互相可使用對方標準必要專利的授權契約，但這份授權契約的屆滿日為2020年年底[1]。

因此，兩家大公司在2020年開始，就開始協商要更新全球性交叉授權契約的條件。儘管雙方已經努力了一年，但在2020年底將近之前，雙方仍然無法達成協議。

三星電子在武漢法院提起訴訟

由於雙方未能達成協議，三星電子於2020年12月7日在湖北省武漢中級人民法院提起民事訴訟，請求法院替其決定全球性的授權條件，包括三星電子各集團公司所製造的通訊產品，針對Ericsson所持有的4G、5G標準必要專利，在公平合理無歧視（FRAND）原則下適用的授權費率[2]。

但是，三星電子12月7日在武漢的起訴動作，並沒有通知Ericsson。12月11日，Ericsson卻在美國德州東區聯邦地區法院提出訴訟。且在當天，Ericsson通知三星電子在美國法院的起訴[3]。

三星電子請求武漢法院裁定，禁止Ericsson在全球其他地方提訴

2020年12月14日，三星電子在武漢法院提出行為保全申請（Behavior Preservation Application），要求法院對Ericsson下達禁訴令（anti-suit injunction），禁止其在全世界任何其他地方的法院，對其4G和5G標準必要專利提起訴訟救濟[4]。同時，三星電子進一步申請「延遲送達行為保全申請」，對本案的行為保全申請的相關資料，暫時不送達給對造，直到該行為保全申請裁定正式生效。其理由為，擔心對造Ericsson有很高的可能性會在其他國家的法院，例如美國採取積極行為，以阻礙武漢法院的禁訴令之執行[5]。 

12月23日，三星電子提存人民幣5千萬元擔保金，作為禁訴令之擔保。因而，12月25日，武漢法院對Ericsson下達禁訴令，禁止其在任何其他法院（不論在中國或其他國家）透過任何程序，對三星電子各公司或其經銷三星電子所製造之使用到本案4G、5G標準必要專利產品的各公司，申請初步或永久的禁制令救濟或行政措施，並命令相對人其相關事業，若已經提出這類申請，應立即撤回或暫停該等請求[6]。

這項禁訴令的時間效力，將持續到武漢法院的民事訴訟判決生效日為止。如果Ericsson違反武漢法院此一禁訴令，其將根據中華人民共和國民事訴訟法第10章進行裁罰，包括進行罰款。因為之前三星電子要求，在禁訴令下達前均不要送達相關資訊給對造Ericsson，所以武漢法院是在12月25日下達此一保全裁定的同一天，才通知Ericsson[7]。

Ericsson向德州東區法院請求反制武漢法院之保全命令

12月28日，Ericsson向德州東區法院提出緊急單方暫時禁制令（emergency ex parte temporary restraining order）之申請，要求禁止三星電子以各種方式介入、阻止Ericsson在美國行使其專利權完整權限的行為，直到德州東區法院對初步禁制令（Preliminary Injunction）進行聽證為止。12月28日上午10點，德州東區法院同意Ericsson之請求，核發暫時禁制令，並指定對於初步禁制令之聽證日期為2021年1月7日[8]。

德州東區法院於2021年1月11日進行聽證後，正式做出了初步禁制令，禁止三星電子利用武漢法院阻止Ericsson在美國的訴訟。 

外國禁訴令之審判標準

德州東區法院認為，可以為了保護法院的管轄權而核發禁制令。涉及外國的禁訴令（foreign anti-suit injunction），乃是初步禁制令的一種特殊形式，但是否適合核發此種救濟，最終要取決於禁訴令的特殊考量因素。

第五巡迴法院所採取的標準，一般稱為「Unterweser案因素」，乃是「在『避免騷擾和欺壓訴訟』以及『保護法院管轄權』之需要，相對於遵守國際禮讓原則之需要間」進行權衡。根據Unterweser案因素，是否可禁止外國法院之訴訟，考量因素包括：(1)是否會阻礙下令法院所在國之政策；(2)其是否為騷擾或欺壓（vexatious or oppressive）；(3)是否會影響下令法院的對物或准對物管轄（in rem or quasi in rem jurisdiction）；(4)是否會損及或違反其他衡平原則[9]。

要注意的是，Ericsson並非請求美國法院，禁止在武漢法院的民事訴訟；而是針對武漢法院的「禁訴令」，提出「反禁訴令」（anti-anti-suit injunction）之請求，或可稱為「反干擾禁令」，亦即請求三星電子不要執行武漢法院的禁訴令，以干擾美國法院的管轄權。

德州東區法院指出，過去第五巡迴法院並沒有處理過本案這種特殊的「反干擾令」，而前述的Unterweser案考量因素，通常是適用在禁訴令，而非本案這種「反干擾令」。但法院認為應該差不多，故一樣適用這個標準來處理本案[10]。

1. 是否會阻礙下達禁令之本國法院之政策

法院認為，公共利益的考量，強力的支持德州法院應該繼續行使其管轄權。因為，若同意武漢法院之禁訴令，將導致德州法院的「確保訴訟在其本國法院中的合法管轄下進行」的重大利益受到阻礙[11]。 

2. 「騷擾或欺壓」

在判斷在其他國家之程序是否構成威脅本國法院管轄權之「騷擾或欺壓」之程序，本國法院會採取以下幾個相關連的三個因素：

(1) 是否因外國訴訟造成不公平的艱難（inequitable hardship）
德州東區法院認為，若執行武漢法院之禁訴令，確實會造成Ericsson 不公平的艱難，因為其剝奪了Ericsson根據美國法起訴的權利。而且，在武漢法院下達禁訴令前（保全程序），竟然在三星電子要求下，沒有通知Ericsson，亦即沒有通知（notice）以及給予聽證之機會（an opportunity to be heard），就讓Ericsson喪失了根據美國法在美國對其4G、5G標準必要專利在美國提出合法訴訟之權利[12]。

三星電子認為，在武漢法院申請禁訴令之裁定程序，跟美國法院所採取的單方（ex parte）暫時限制令（temporary restraining order）的程序一樣，都沒有給對造陳述的機會。但是德州法院認為，暫時限制令和初步禁制令（preliminary injunction）的概念不同，暫時的效力可能只有二個禮拜，初步禁制令的效力卻可以持續到本案訴訟終結（可能長達1年）。武漢法院的保全命令是初步禁制令，卻沒有給予對造陳述機會[13]。

德州東區法院認為，武漢法院的禁訴令，不但阻礙了Ericsson在美國提出合法訴訟的權利，其也可能不公平地讓Ericsson在其4G、5G標準必要專利的談判上，處於弱勢的談判地位。德州東區法院沒有同意此點，但也沒有否定此點[14]。

(2) 外國訴訟是否有能力阻礙該案件的迅速有效處理
從美國法院的角度來看，武漢法院的禁訴令，確實會阻礙或延遲美國法院對此爭議的迅速有效的處理。相反地，從武漢法院的角度來看，美國法院的訴訟，並沒有禁止雙方在武漢法院繼續本案訴訟，因而不會影響武漢法院對此爭議的迅速有效之處理[15]。

(3) 外國訴訟與本國訴訟爭議的重複程度
德州東區法院認為，在武漢的民事訴訟與美國的訴訟，兩者並未重複。因為三星電子在武漢法院起訴請求的，是請武漢法院決定Ericsson的4G、5G標準必要專利全球範圍的FRAND授權條件。相反地，Ericsson在美國法院提起的訴訟，是請求美國法院判決雙方在起訴前之協商，是否違反或遵守彼此間的FRAND承諾。簡單地說，武漢法院要決定授權金的費率，而美國法院要判斷的是授權談判的行為。二者在法律爭點上並不重複[16]。

3. 是否會損及或違反其他衡平原則

三星電子在武漢法院所請求之禁訴令，會禁止Ericsson無法在武漢法院以外的其他全世界任何法院提起訴訟，並同時請求任何禁制令救濟，包括暫時請求三星電子在未獲得Ericsson授權前停止銷售含有Ericsson之4G、5G標準必要專利之產品。可是反之，三星電子在2021年1月7日，已經在美國的國際貿易委員會（International Trade Commission）請求禁制令，要求Ericsson暫時不可進口販售含有三星電子4G、5G標準必要專利之產品。德州東區法院認為，這樣看起來非常不公平[17]。

4.不會破壞國際禮讓原則

最後，德州東區法院認為不會破壞國際禮讓原則（international comity）。因為前已說明，武漢法院要處理的是Ericsson的全球範圍4G、5G標準必要專利的授權金，而美國法院處理的是雙方在起訴前是否有做到FRAND授權承諾的協商行為。美國法院並沒有要禁止武漢法院進行本案訴訟，而是希望武漢法院也不要干涉美國法院進行訴訟，讓雙方都能繼續進行訴訟。因而，這並沒有違反國際禮讓原則[18]。

德州東區法院並沒有要阻止武漢法院之本案訴訟

最後，德州東區法院強調，其沒有想要阻止武漢法院的本案民事訴訟繼續進行。因而，其下達的臨時救濟令，並沒有完全接受Ericsson的所有請求，包括請求三星電子撤回在武漢的保全申請或本案訴訟等[19]。

德州東區法院在2021年1月11日裁定，核發初步禁制令，要求在該本案一審判決結束之前，三星電子集團應：

1. 在武漢法院之民事訴訟中，不可採取任何措施，干擾美國德州東區法院的管轄權，亦即雙方在美國德州東區法院所處理的涉及雙方4G、5G標準必要專利之協商行為是否符合或違反FRAND承諾等事項；
   
2. 不可在武漢法院採取行動，剝奪或限制對於Ericsson 在美國法律中行使其權利的行為；
   
3. 倘若因為在武漢法院執行禁訴令，導致Ericsson受到武漢法院懲罰，則三星電子要共同賠償Ericsson因此受到的所有損失[20]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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