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在美國發明法案實施之前，美國是採取先發明主義。當時，倘若有兩個發明人同時申請相同或實質相同的發明，將啟動專利權利衝突程序（Interference proceedings），以便釐清兩個申請案的發明，到底誰的發明日期比較早。

但是，2012年美國發明法案將先發明主義改為先申請主義後，則換成了現在的衍生程序（derivation proceeding）。既然改採先申請主義，若兩發明申請案的內容相同或實質相同，原則上就以誰先提出申請為準。除非，後申請人可以主張，先申請人乃是從後申請人處得知該發明，在未經授權下自行提出申請，後申請人就可以用衍生程序，主張先申請人沒有資格取得該發明專利。

專利衍生程序一樣由專利審理暨救濟委員會（PTAB）負責處理。多數向PTAB提出申請的案件，都是提起多方複審程序，提起衍生程序的案件極少。

所謂的衍生程序，大致上就是認為，他人所申請之專利，乃是從我這邊取得，由我的發明所「衍生」，因而爭執到底誰才是真正的專利權人的程序。衍生程序處理的，就是發明標的的來源問題，亦即，到底是誰發明了這個專利。

根據美國專利法第135條：「專利申請人，可以向專利商標局對某一發明，請求啟動衍生程序。該請求必須提出事實證明，一自然人被列為為發明人或共同發明人的在先申請案中，其發明乃是在未經授權下，衍生自請求人自己申請案所列名發明人或共同發明人處，卻在在先申請案中請求該發明。[1]」

因此從條文上來看，在美國要主張自己的發明被人搶去申請，自己也必須提出專利申請案，只是在提出專利申請後，可請求啟動衍生程序，查明到底誰有權取得相同發明的專利。要提起衍生程序請求，必須在在先發明專利公告後的一年內提出[2]。

要證明存在這種衍生關係（derivation），請求人必須證明：( 1)對所挑戰的請求項，自己較早構思出來（prior conception of the challenged claim）；以及(2)曾經將該構思，傳達（communicate）給先申請案的發明人。該構思（conception）必須包含該請求向的所有限制，而且在程序中，發明人關於構思與傳達的證詞，都必需有相關證據佐證[3]。倘若能證明成功，在某些情況下，審理暨救濟委員會可以更正發明專利案的發明人姓名[4]，或者撤銷已經提出申請案的請求項[5]。

美國發明法案實施後，從2013年3月就可以提起衍生程序，但是至2018年4月為止，只有14個申請人提出過衍生程序的請求，而直到2018年3月，專利審理暨救濟委員會才核准啟動第一件衍生程序。這個案件名為Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc.，案號為DER2017-00007，乃是關於一個窗框防漏氣設計的發明屬於誰的爭議。

本案中的Anderson公司，在2016年12月6日提出了衍生程序之請求，主張GED公司所獲得之美國專利號9,428,953號專利（簡稱'953號專利）的請求項1-22，乃是衍生自Anderson在2016年3月2日所提出的No. 15/058,862專利申請案中的請求項60-81（簡稱'862號專利申請案）。'862號專利申請案以及'953號專利，涉及的都是中空玻璃組件的間隔架（spacer frames for insulated glass units）[6]。

圖一、GED公司的美國專利號9,428,953號專利圖

資料來源：PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc.,
DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 4.

圖二、 Anderson在2106年3月2日所提出的No. 15/058,862專利申請案的圖

資料來源：PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc.,
DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 6.

2018年3月21日，專利審理暨救濟委員會，認為Andersen滿足了啟動衍生案審理的初步標準，而同意啟動該審理。第一，該申請符合了在先專利案公布之日起一年內提出的門檻；第二，在申請啟動階段，只要請求人提出了實質的證據（substantial evidence），讓合理之人可能會接受確實存在衍生關係，就已經足夠。而證明存在衍生關係，必須證明有「較早構思」（prior conception）以及傳達（communication）這兩個要件[7]。

在請求啟動的文件中，Andersen提交了Oquendo先生的宣誓書， Oquendo先生是'862 專利申請案的發明人[8]。因而委員會認為，從Oquendo先生的宣誓書以及其他的佐證資料，已經屬於實質證據，滿足了「較早構思」[9]。

就「構思」部分，Oquendo作證，他在Anderson子公司Silver Line工作時，想出了系爭得間隔框架設計，並在2009年3月製作了產品原形，並賣給GED公司。其在2009年6月，畫了該框架的電腦輔助繪圖（簡稱CAD圖）[10]。

圖三、Oquendo提出的產品原形

資料來源：PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc.,
DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018, at 12.

就傳達部分，Oquendo先生提出證據說明，他在多個場合有傳達該構思給他的朋友Bill Briese，也就是GED專利案的發明人。最早就是在2009年3月的玻璃大展，他在該展覽會中，解釋了他的構思與原形給其他參展人聽，包括了GED的員工Bill Briese。後來他也透過電話與e-mail往來，向Bill Briese解釋了其發明，故也滿足了傳達這兩個要件[11]。

至於「沒有獲得授權」這個要件，審理暨救濟委員會認為，從Oquendo的宣誓書以及相關的佐證資料「保密協議書」，可實質的證明，GED申請該專利並沒有得到Andersen的授權[12]。

最後一個啟動衍生程序的要件，就是兩者的請求項要「相同或實質上相同」（the same or substantially the same）。委員會認為，初步來看符合這個要件。因為'862申請案的請求項60-81，與'953專利的請求項1-22，兩者幾乎是一樣的發明[13]。因而委員會初步認為有實質的證據，證明'953專利乃是衍生自'862申請案，決定啟動衍生程序審理。

雖然衍生程序之審理，不像多方複審程序般，有明文的一年審理期限。但是，專利審理暨救濟委員會在剛好一年到期之日之前，亦即2019年3月20日，做出了最終書面意見[14]。

但結果卻跟最初的啟動決定意見不同。因為啟動決定採取的證據標準為「實質證據」，但最終書面決定採取的標準，則是「證據優勢」（preponderance of the evidence）[15]，最後委員會認為，無法證明GED之專利請求項，衍生自Anderson的申請案請求項。

主要的關鍵在於，由於GED專利請求項中，很強調窗框結合組件中的一個止檔構件（stops）。雖然，委員會認為，Oquendo先生的構思中，確實也涵蓋了這個stops元件，Oquendo先生的發明時間較早[16]。但是就第二個要件「傳達」，由於沒辦法證明Oquendo先生確實傳達了stop這個構思給GED的發明人[17]。因而委員會最終認為，從GED的申請專利時間來看，整個窗框的發明，尤其有stop這個構件，應該是Briese先生自己構思出來的[18]。

在台灣專利法中，發明過程有爭議，導致專利權人不對，可以提出舉發。但智慧財產局和智財法院的實務見解，卻認為舉發程序只採書面審理，無法認定發明過程，故不允許提出舉發，而只能至法院訴訟。透過法院的證據調查程序來認定發明過程，以及專利權的歸屬。

2020年12月底，智慧財產局經過多年研議後，提出了專利法修正草案，決定對舉發制度進行最大的變革[19]，參考美國、德國、日本、韓國等作法，將舉發過去的書面審理，改設計一個類似美國的「專利審理暨救濟委員會」，成立「複審及爭議審議會」，處理複審與爭議。這個審議會將模仿美國、日本等，以後改採類似准司法化的開庭審理，允許雙方提出證據、證人，進行法院式的交叉詰問與攻防等。

但筆者覺得奇怪的地方在於，根據修正草案第71條，決定將過去專利權歸屬的爭議直接刪除，通通交給法院，也不打算由修法後的「複審及爭議審議會」處理。實際上，不論是美國、日本、韓國，類似的審議會仍會處理發明過程與專利權歸屬的爭議。

過去因為臺灣的舉發制度只採書面審理，無法傳喚雙方發明人以調查發明過程；既然現在修法參考了美國、日本、韓國，打算設計可以傳喚證人、類似法院的「複審及爭議審議會」，卻仍然打算將發明過程與專利權歸屬都交給法院處理，這就有點不符合整套設計的理念了。

臺灣過去對於美國的專利權利衝突程序，以及美國發明法案後的專利衍生程序的運作並不熟悉。由本文所介紹的第一個專利衍生程序的實際案例，或許可供各界參考。

35 U.S.C. § 135(a)(1) (“An applicant for patent may file a petition with respect to an invention to institute a derivation proceeding in the Office. The petition shall set forth with particularity the basis for finding that an individual named in an earlier application as the inventor or a joint inventor derived such invention from an individual named in the petitioner’s application as the inventor or a joint inventor and, without authorization, the earlier application claiming such invention was filed.”).
35 U.S.C. § 135(a)(2).
Jim Lovsin, PTAB Institutes Its First Derivation Trial: Andersen Corp. v. GED Integrated Solutions, Inc., April 08, 2018, https://www.patentdocs.org/2018/04/ptab-institutes-its-first-derivation-trial-andersen-corp-v-ged-integrated-solutions-inc.html.
35 U.S.C. § 135(b).
35 U.S.C. § 135(d).
PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc., DER2017-00007, Institution Decision, March 21, 2018.
Id. at 9-10.
Id. at 11-12.
Id. at 12-13.
Id. at 12-13.
Id, at 14-16.
Id. at 18.
Id. at 16.
PTAB, Andersen Corp v. GED Integrated Solutions, Inc., DER2017-00007, final written decision, March 20, 2019.
Id. at 17-18.
Id. at 31-41.
Id. at 44-45.
Id. at 61-63.
智慧財產局，預告修正「專利法部分條文修正草案」，2020/12/30，https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-884440-8199b-1.html。