日本電子大廠夏普 (Sharp) 這兩年一改以往風格，積極主張專利權，陸續對德國戴姆勒 (Daimler AG)、美國特斯拉 (Tesla)、中國Oppo等公司提起侵害通訊專利技術的侵權訴訟。2020年9月，德國慕尼黑 (Munich) 地方法院針對夏普控告戴姆勒的車載通訊設備侵權一案，作出夏普勝訴的一審判決。以下說明本案始末，期能一窺夏普的專利訴訟策略。

圖片來源：夏普官網

夏普的訴訟策略

夏普在本案中採取了幾個訴訟策略頗值得玩味，包括：

 (一) 善用德國訴訟雙軌制
德國的專利訴訟採雙軌制，專利侵權訴訟由地方法院 (District Court) 審理，德國一共有12個地方法院可以審理專利侵權訴訟，專利無效訴訟則由聯邦專利法院 (Federal Patent Court) 統一審理。專利侵權訴訟一審從啟動到判決平均約10-15個月，專利無效訴訟一審從啟動到判決平均約24-27個月。通常在侵權訴訟啟動後，被告才急忙提起專利無效訴訟作為反制手段，不只起跑點晚，還要面臨無效訴訟審理時間較長的雙重不利局勢。而在侵權訴訟中，被告雖然可以提專利無效抗辯，但由於地方法院並不審理專利有效性，專利無效抗辯之目的僅在於爭取暫停侵權訴訟，等待聯邦專利法院的一審判決。除非是強有力的專利無效抗辯 (例如，明顯不具新穎性)，否則不予暫停的機率很高。

(二) 選擇德國火箭法院 (rocket docket)
在上述12個德國地方法院中，處理專利侵權訴訟經驗最豐富的是杜塞多夫 (Dusseldorf) 地方法院，然而也由於案件量大，法官業務繁重，取得一審判決的速度不一定快。若要打速度戰，原告傾向選擇號稱德國火箭法院的慕尼黑或曼海姆（Mannheim）地方法院，藉此對被告施加更大的壓力。此次夏普也是選擇這兩個法院對戴姆勒提告。

(三) 密集提訴
根據公開消息，夏普於2019年的4~6月間在德國對戴姆勒密集提起五件侵權訴訟，均涉及Avanci專利池[1]的通訊技術標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP)。其中兩件是向曼海姆地院提出，另外三件是向慕尼黑地院提出。在短時間內對被告密集啟動多件侵權訴訟，且選擇不同法院，可以分散侵權訴訟被暫停的風險，亦可消耗對手的戰力。這五件中，的確有部分案件被暫停，也有部分案件繼續，其中一件就是本次慕尼黑地院所作的一審判決 (案號：7O 8818/19，專利號：EP2667676)，由此可以看出夏普積極強勢的訴訟策略。

通訊技術SEP專利爭議

本案值得關注的另外一點，就是EP2667676為通訊技術的SEP專利，戴姆勒與其他訴訟參加人 (戴姆勒的零件供應商) 共同指控夏普參與的Avanci專利池拒絕讓供應商取得授權，限制僅能由戴姆勒取得授權，且在授權協商進行中對戴姆勒提起訴訟並請求法院核發禁制令(injunction)，有違FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory，公正、合理且無歧視)宣言之情事，要求法院暫停審理此案，交由歐盟最高法院（European Court of Justice, ECJ）作出解釋，確認夏普是否涉及濫用SEP專利權人的優勢地位以及反壟斷強制授權。

戴姆勒的要求看似合情合理，但是法官卻不接受。法官認為歐盟最高法院在以往的判決中並未禁止SEP專利權人提告或請求法院核發禁制令，且符合在下述情況下，SEP專利權人的行為不會被視為濫用優勢地位：

(1) 專利權人於提告前事先通知被控侵權人使用該專利。

(2) 授權協商過程中，被控侵權人未明確且及時表示其有意願接受符合FRAND條件的授權、未善盡注意職責 (due care)、未表現出良好信用 (good faith)，或有拖延情事。

法官指出，當2019年5月夏普找上戴姆勒時，戴姆勒在回信中提到夏普應該找供應商談授權，認為夏普的行為違反FRAND宣言，夏普在回覆中表示會提供給戴姆勒授權價碼供其參考，並要求戴姆勒提供特定相關資訊供夏普評估，戴姆勒於六週後回覆沒有義務提供該些特定相關資訊，再次強調夏普應該找供應商談授權，於該回覆中戴姆勒仍然未表明有意願接受符合FRAND條件的授權。法官並進一步將授權談判時程拉回到2016年，當時Avanci標準專利池的授權代表找戴姆勒談，戴姆勒同樣也未表明授權意願，由於透過Avanci協商授權遲遲未果，夏普才於2019年親自找上戴姆勒。因此法官認為戴姆勒知情且持續使用夏普專利多年，卻始終未明確、及時表達授權意願並有拖延情事。即便戴姆勒於2019年被告侵權之後，終於針對授權方案提出議價 (counter offer) ，算是表明授權意願，但仍不能稱為及時，並且戴姆勒要求夏普以提出訴訟暫停作為條件進行授權協商。若法院認同戴姆勒的行為，等於是鼓勵被控侵權人拖到被告後再回應授權談判，並以此手段箝制訴訟進行。

車載通訊產品授權對象爭議

針對夏普找上戴姆勒，而非其供應商談授權，慕尼黑地院亦認為夏普並未濫用SEP專利權人的優勢地位以及反壟斷強制授權的情事，其見解如下：

(1) 歐盟反壟斷法並未限制專利權人的授權對象，專利權人本來就有權與終端產品製造商洽談其內部零件的技術授權。

(2) 事實上，夏普也正與幾家戴姆勒的供應商協商授權或者已達成授權協議，並沒有拒絕授權供應商的情況。

(3) 即便以往德國汽車業慣例是由零件供應商洽談授權，但戴姆勒的銷售市場並不限於德國，必須遵循其他市場的授權方式，若車載通訊裝置技術的授權慣例一般是找車廠談，那麼戴姆勒應該學習尊重並接受。

針對戴姆勒要求慕尼黑地院暫停審理並交由歐盟最高法院解釋夏普是否違反FRAND宣言，法官認為目前尚無交付解釋的必要性，綜合考量前述事實以及交付解釋所導致的延遲對專利權人權益造成的損害，慕尼黑地院判戴姆勒侵權，夏普可以在交付550萬歐元的保證金後，請求法院對戴姆勒發出禁制令，命令戴姆勒禁售及回收使用夏普通訊專利技術的產品。

戴姆勒吞下二連敗

繼今年8月與諾基亞的侵權訴訟敗訴之後，戴姆勒於SEP標準專利訴訟中又再度敗給夏普。兩案差異在於，諾基亞案中，曼海姆地院判諾基亞須交付70億歐元保證金才能對戴姆勒發出禁制令，而在夏普案，慕尼黑地院判保證金為550萬歐元，這也使得戴姆勒面臨禁售的風險大增。另外，即便戴姆勒仍可上訴，但上訴並無法遏阻禁制令的行使。

結語

於10月7日，夏普發新聞稿表示已與戴姆勒簽署協議，授權包含LTE在內的無線通訊SEP專利，夏普與戴姆勒的專利大戰或許將就此落幕。夏普v.s. 戴姆勒的侵權訴訟案看似單純為兩家公司間的爭訟，但這其實只顯露出冰山一角，水面下是SEP通訊專利池的專利權人v.s. 車廠及零件供應商的專利爭議，而在冰山底層，所有IOT (Internet of Things) 終端應用產品製造商或許也將逐一踏進這場專利戰爭中，後續發展值得我們關注。

備註：

參考資料:

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