專利法給予權利人損害賠償的補償，另法院實務上同時以「不當得利」請求權，而讓侵權行為所得的利益能返還給專利權人，而二者皆准許以「合理權利金」來計算相關的補償金額。關鍵問題是如何考量相關因素而來計算「合理權利金」。

在智慧財產法院107年民專上更（一）字第4號民事判決中，法院認同被告的專家證人所提出的系爭專利貢獻度的評估方式，即「將系爭產品之製造過程分為製作母版、射出成型、降溫、塗覆染料、濺鍍金屬反射層、邊緣清理、貼合製程、預寫、包裝印刷等步驟」，並在「考慮光碟片品質及消費者購買動機後」，給予各步驟相當的權重，包括「第1、4步驟給予3分，第2、5步驟給予2分，其餘步驟給予1分」，最後「則遵循DVD-R規格的貢獻比例」而估算系爭專利的貢獻度為8/14。這種計算方法的本質是考慮系爭侵權物的生產方式，而生產方式乃侵權人所決定，故該算法乃從侵權人對系爭侵權物之貢獻而修正系爭專利的貢獻度。

在美國實務中，亦有考量侵權人技術貢獻度的合理權利金計算方法。本文進一步透過Intel Corporation v. Future Link Systems, LLC案（簡稱「Intel案」）裁定 ，而介紹該算法。

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Intel案的背景

Intel案裁定起因於雙方所提出的排除專家證人或證詞之聲請，而爭點是專家證人的證據能力。美國專利訴訟中可以陪審團為事實判斷的主體，而陪審團由一般公民所組成。為讓陪審團成員僅接觸與本案相關且可信賴的事實證據，法官負有守門員的任務以排除不當的資訊。特別是專家證人或證詞，法官必須檢視該專家證人是否有相關的專業，並判斷該證詞是否依據充分的事實或數據、是否運用可信賴的原理或方法、及該專家於該原理或方法適用於相關事實或數據時是否為可信賴。如果不服對造的專家證人或證詞，當事人可提出聲請以避免該類證據成為陪審團的事實認定基礎。

從侵權人的貢獻度出發

在Intel案中，法官認為被告的損害賠償專家證人所提出的計算方法是可信賴的，而該方法有考慮被告的專利技術於被控侵權物（半導體晶片）的利用狀態，而值得本文介紹。

被告專家證人的計算方法有四個步驟，以區別系爭侵權物中與被控侵權特徵無關之價值部分。首先，其從「有無涉及侵權行為」之角度出發，將被控侵權物所利用的技術分類，例如系爭侵權物的製造方法歸屬於「無涉侵權行為」之技術類別、系爭侵權物的系統架構則歸屬於「涉及侵權行為」之技術類別。接著，該專家分析被告對於不同技術的研發資金投入。整體來說，第一步驟和第二步驟在計算該些技術類別的個別價值之比重，以排除與侵權行為無關之技術價值，例如晶片製程、廠房、封裝等技術，並有助於判斷系爭侵權物的特徵何者應納入損害賠償之計算。

在第三步驟中，該專家針對「涉及侵權行為」之技術類別，再進一步分類「被告自有且無涉侵權行為之技術」和「使用到系爭專利之技術」。具體而言，該專家將具有被控侵權特徵之系爭侵權物分為數個「技術桶」（technology bucket），而「技術桶」之分類是根據原告的侵權分析中對於技術特徵之分類，且可對應至相關系爭專利。另該專家參酌其他技術專家對於被告相關專利之分析，以將被告的專利對應至相關「技術桶」。其挑選被告的相關專利時所考量的因素包括：（a）該專利與系爭專利之分類號與技術之關係；（b）該專利發明在系爭侵權物的實際實施狀態。

接著，該專家針對系爭專利與被告的相關專利進行「向前引證分析」（forward citation analysis）。所謂「向前引證分析」是根據核准的專利E文件所列出之「參考文獻」（References Cited，其呈現有哪些習知技藝是與本件專利相關，而文獻的提供來自申請人、專利代理人、及專利審查委員），其中「被參考」的專利F指專利F被新專利E所引用，而專利F被引用的次數常用來評斷專利F的價值。透過「向前引證分析」，以比較系爭專利與被告專利之「被其他後進專利」所引用之次數。據此，該專家可衡量系爭專利與被告專利等對於被控侵權物之價值。

於最後一個步驟中，該專家依據「向前引證分析」所得到的價值比重，以計算系爭侵權物的所得利益中被控侵權特徵所貢獻的部分。

綜合來說，被告專家的損害賠償計算方式考量被告對系爭侵權物價值的貢獻度，包括：（a）研發投入之價值；（b）應用在被控侵權特徵之被告專利之技術價值。該方法將系爭侵權物的價值減去「與侵權行為無關的價值」後得到「與侵權行為有關的價值」。接著將「與侵權行為有關的價值」減去「被告專利所產生的價值」，而最後得到「給原告的損害賠償價值」。至於「被告專利所產生的價值」與「系爭專利所產生的價值」之比重分配，則利用雙方相關專利的向前引證數量來衡量。

「合理權利金」計算方式之建議

以Intel案做為思考之起點，考量我國專利訴訟實務上常僅涉及一件系爭專利，本文進一步提出的「合理權利金」計算方式為：

每件系爭侵權物之合理權利金＝（系爭侵權物之價值）×（與侵權行為有關之技術特徵之研發投入比重）×（系爭專利所產生的價值比重）

「系爭侵權物之價值」指系爭侵權物之每單位訂價或售價，此相同於智財法院的實務。在製造者、為販賣之要約者、販賣者、使用者、及進口者等侵權行為主體（定義於專利法第58條第2項）中，使用者的「系爭侵權物之價值」可能不易定義，因為使用者不如其他行為人有訂價、售價或進口價的價值資訊。不過，實務上有案例（例如智慧財產法院101年度民專上字第4號民事判決）於計算損害賠償時，以系爭侵權物之採購價為計算基礎。

其次，「與侵權行為有關之技術特徵之研發投入比重」乃由系爭侵權物的成本分析而得。問題在於如果被告的會計資訊無法提供該資訊時法院應如何處理。本文建議可以系爭侵權物的「物料清單」（bill of materials，簡寫BOM）為推估。BOM會列出單件產品的組裝件、次組裝件、零件、及原始材料等等，而該些物件會隨附相關的價格。研發投入有基本的材料費，則可推估侵權技術特徵的相關物件其價值占系爭侵權物整體之比重。當然，「比重」的推估可由當事人提出鑑定報告書證或由法院囑託鑑定而得到。

最後，「系爭專利所產生的價值比重」部分，其實務操作上問題在於如何選定被告專利以做為「向前引證分析」之用。在Intel案中，被告的技術專家所選定的被告專利有163件，但系爭專利僅9件，而其導致系爭專利對系爭侵權物的貢獻度大幅稀釋之結果。此有不當選定被告專利之疑慮。

其他注意事項

根據Intel案原告，被告的技術專家於挑選被告專利時有兩個主要的問題。首先是被告技術專家並未對所選的被告相關專利做請求項分析，即認定該專利已實施在系爭侵權物上。其次，該技術專家配對被告專利與「技術桶」時，其分類之方式主要從被告技術的角度，而非從涉案侵權物的角度。原告認為此等問題導致被告的損害賠償專家於衡量系爭侵權物的價值時，實際上參酌的是被告「過時的專利組合」，而對於本案的損害賠償計算而言是不適當的作法。不過，Intel案法院認為此議題屬於專家證詞的證明力問題，而應交由陪審團認定。

本文以為Intel案原告之指控值得參考。該案被告不從專利與產品間的關連性來檢視專利能否納入相關「技術桶」，卻從技術路線圖（roadmap）的角度，以將舊世代技術的相關專利灌到新世代技術的專利池，以致系爭專利之價值比重被不當稀釋。因此，採取「向前引證分析」之法來衡量系爭專利與被告相關專利間的價值比重時，應排除「不相關」的被告專利，以避免Intel案被告技術專家其有方法論上的瑕疵。

至於如何選擇適當的被告專利，本文建議法院應要求被告具體指出系爭侵權物係落入其專利之範圍，以決定個別專利得否納入「向前引證分析」。甚至，被告應提出與系爭侵權物或被控侵權特徵有關的研發紀錄資訊，以驗證相關專利是否係產出自該研發活動。

另若涉及不當得利金額的評估，關於「向前引證分析」之基準日亦須考量，以使得引用次數能夠固定，而「價值比重」數值能穩定。本文建議以侵權行為的發生日為準，因為根據最高法院106年度台上字第2467號民事判決，該時間亦為「未經其同意而實施該發明」之起始點，而為「返還義務成立」之開始。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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