2018年英國Unwired Planet v Huawei案中，對標準必要專利之FRAND授權金的計算方式，受到全球關注。該案涉及多國專利之專利組合，法院認為採取全球範圍之授權，符合FRAND之合理授權條件。同時，2017年另一家專利管理公司Conversant，在對華為（Huawei）和中興（ZTE）提出授權要約被拒絕後，在英國提起訴訟，一樣也請求法院確認，全球範圍的授權屬於FRAND授權條件。這兩個案件，都上訴到英國最高法院，英國最高法院將二案合併審理後，於2020年8月26日做出判決，認為就涵蓋標準必要專利之多國專利組合之全球範圍授權，英國具有管轄權。

圖片來源：Pixabay

2018年Unwired Planet v. Huawei案

英國2018年的Unwired Planet v. Huawei案，筆者在前面曾經系列介紹過其一、二審判決（2018年英國Unwired Planet v. Huawei案（一）、（二）、（三），詳見北美智權報第237期、238期、239期）。

該案中特別點之一，在於標準必要專利之公平合理無歧視（FRAND）授權承諾的合理權利金計算，Briss法官一方面採取Top-down的計算方式，二方面也採取可比較授權契約法，進行對照。該案特別點之二，就是法院為雙方定一個FRAND授權條件時，法院認為可採全球範圍的授權。華為對一審和二審判決不服，認為英國法院只能處理英國專利，故無權決定全球範圍的授權作為FRAND授權條件。

Conversant專利管理公司

由於之前已對Unwired Planet v. Huawei案完整介紹，以下僅針對Conversant v Huawei and ZTE案進行介紹。

Conversant公司是專門進行專利授權的非專利實施實體（NPE）或專利主張實體（Patent Assertion Entity）。Conversant公司在2011年從Nokia買來一批專利組合，包括涵蓋40個國家的2000個專利或申請中之專利[1]。其中包括歐洲專利EP 1 878 177，以及後來分割出來的二個歐洲專利EP 3 267 722和EP 3 197 206。這三個專利也都進一步指定註冊於英國。Conversant主張系爭專利為行動通訊標準3G（UMTS）和4G（LTE）的標準必要專利。Conversant曾經向華為和中興接觸，希望將所有的專利組合，一起授權給對方，並提出他們認為符合FRAND之授權條件，但是華為和中興不接受該授權條件。

提起侵權訴訟並請求法院確認合理授權條件

Conversant於2017年7月於英國專利法院，提出二個主要訴訟。第一個訴訟為專利侵權訴訟。Conversant主張華為和中興兩家公司侵害其系爭專利。華為和中興則主張這三個專利無效，且非必要專利。

這個侵權案的實質審理拖了很久，2020年1月，專利法院的Colin Birss法官做出一審判決[2]，判決EP 1 878 177和EP 3 267 722二項專利有效，且屬於4G（LTE）之標準必要專利。既然法院認為其屬於4G（LTE）標準必要專利，則在英國販售4G（LTE）設備的廠商，必然侵害了該標準必要專利。不過對分割出來的EP 3 197 206，原告主張屬於3G（UMTS）標準必要專利，但法院認為其未能成功主張優先權，導致其因先前技術存在而無效。該案一審判決後，被告提出上訴，預計於2020年11月才會進行二審。

此外，第二個訴訟則是，Conversant請求法院做出確認判決：(1)確認Conversant之前向華為和中興就整個專利組合，所提出的全球範圍的授權，屬於公平合理無歧視（FRAND）之授權條件；或者(2)請法院判決決定本案的公平合理無歧視授權的契約內容；(3)在沒有達成公平合理無歧視授權契約之前，華為和中興不得繼續販售已侵權專利之產品。

華為與中興提出管轄權抗辯

在前述侵權案一審剛提起時，華為和中興立刻提出管轄權抗辯：(1)由於整個專利組合中包括外國專利，英國法院對外國專利是否有效爭議，欠缺管轄權；(2)不便利法庭原則（forum non conveniens）。 2018年4月16日，一審法院法官Henry Carr就管轄權爭議做出判決，認為英國法院有管轄權[3]。 2019年1月30日，上訴法院做出判決，駁回華為與中興的管轄權爭議上訴[4]。因而，華為與中興再度上訴到英國最高法院。

中國大陸為系爭專利相關產品之主要銷售市場

其中一個具體事實是，華為主張，與Conversant專利有關的產品主要的銷售市場在中國大陸，佔全球銷售的56％，另外19％的銷售乃發生在Conversant專利組合不及的國家，所以這19％的銷售，也主要是依靠中國專利（因為在中國製造）。而英國佔整體華為相關產品的銷售，只佔1％。同樣的，中興主張，其主要製造地在中國，60％的相關產品銷售都來自於中國。只有0.07％的相關產品銷售來自於英國。

同時，華為與中興也在中國利用相關程序，對Conversant專利組合中的中國專利，主張其無效或不是必要專利。華為在中國法院挑戰的15個專利中，14個被一審法院認為無效或不侵權，只有1個專利被認為屬必要專利，但是否有效之審判尚未開始進行。對於此問題，江蘇省南京中級人民法院在2019年9月所為判決中曾經表示，Conversant想要在英國取得全球範圍的授權，卻沒有先等待中國法院對於中國專利是否有效及侵權做出判決，並不適當。

英國法院是否有權決定全球範圍之授權？

前述Unwired Planet v. Huawei案，與Conversant v. Huawei/ZTE案的管轄權爭議部分，都上訴到英國最高法院。英國最高法院將二案合併，2020年8月26日做出判決。最高法院原則上支持兩案的二審法院見解。由於Conversant v. Huawei/ZTE案，主要涉及的是法院管轄權（議題1）與不便利法庭原則之主張（議題2），以下說明這二個議題的判決結果。

議題1：英國法院是否對全球範圍授權有管轄權？

最高法院判決支持Birss法官之前在Unwired Planet v. Huawei案的見解，認為FRAND授權中，當涉及通訊產品的標準必要專利時，全球範圍的授權確實符合FRAND授權條件。上訴法院也同意，全球範圍的授權符合FRAND，因為這是業界的常用方式。如果標準必要專利權人，必須每一個國家，個別談判其專利授權，是不切實際的，且要在每一個國家進行訴訟，成本將會過高。上訴法院並不是認為，只會有一種FRAND授權條件，而是可能存在多種符合FRAND之授權條件。當可能性有多種時，標準必要專利權人可以選擇自己偏好的方式提出要約，亦即可以提出全球範圍的授權。

英國最高法院認為，英國法院確實有權就英國專利發布禁制令，除非標準實施者願意與標準必要專利權人簽署多國專利組合的全球範圍授權，法院也有權對決定該授權的條件。

最高法院承認，各國法院可以判斷各國專利的有效性與是否侵權，但是歐洲電信標準協會（ETSI）的政策賦予各國家法院可以決定FRAND的內涵[5]。因此，英國的國家法院，並沒有要決定外國專利之有效性或是否侵權，而只是決定產業運作的合理授權契約。但是，標準實施者仍然可以到各國法院去挑戰重要的專利，且如果挑戰成功，可以要求調整全球範圍的授權金或條件。

議題2：不便利法庭？

在Conversant案中，二個被告（華為和中興）一開始都有挑戰英國法院的管轄權，認為在決定FRAND授權爭議的事項上，英國並不是最便利的法庭。兩被告均主張，英國是很小的市場，而中國才是解決該爭議最適合的國家，因為被告的總公司、製造地在中國，且最大的銷售也是在中國。

但是，上訴法院認為，今天的問題是討論是否侵害英國專利，以及是否核發英國的禁制令。這兩個議題不可能在中國法院提起。而法院之所以要判斷FRAND授權條件，是因為其屬於英國專利禁制令是否可以核發的一個要件問題。

故英國最高法院也指出，中國法院過去的立場是，除非雙方當事人都同意，否則其並無管轄權以決定全球範圍授權金。由於本案至少原告沒有同意，故中國法院應無管轄權[6]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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