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美國專利法的各種侵權態樣中，第271條(g)規定：「任何未經授權向美國進口、在美國提供銷售、銷售或使用在美國獲得專利的方法，所製造的產品，如果進口、提供銷售、銷售或使用行為發生在專利保護期內，行為人應負侵權人之責。...[1]」這一條所指的，是指侵害方法專利所製造的物品，若有進口到美國，或在在美國提供銷售、銷售，一樣構成侵權。

嚴格來說，這一條的侵權態樣，已經有跨域保護的效果。因為縱使在國外使用方法專利製造物品，不管專利權人在該外國是否有申請方法專利，只要該物品進口到美國境內或銷售，都會構成美國境內的侵權。

美國專利法對於方法專利之侵害，由於沒有共同侵權之規定，過去都只能夠透過第271條(a)，亦即若方法是由多人完成時，必須侵害行為乃是由某個單一實體所控制或指示（direct or control），歸屬於單一實體，才會構成方法專利之侵害。也就是所謂的單一實體規則。2015年的聯邦巡迴上訴法院的Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.案[2]，對於如何才會構成控制或指示，是重要的案例。

2019年聯邦巡迴上訴法院的Syngenta v. Willowood案[3]，其爭議在於，第271條(g)的使用方法專利製造之物的侵害，是否也要搭配第271條(a)，亦即該方法的使用，必須先歸屬於單一實體，然後才能進而使用第271條(g)主張使用方法專利所製成之物的侵害？抑或不需要受到第271條(a)的限制？

本案的專利權人是生產農藥產品的美國先正達公司（Syngenta Crop Protection, LLC），被告也是生產農藥產品美國Willowood公司，包括其在中國大陸的子公司「中國Willowood公司」[4]。

先正達公司在本案的訴訟中主張四項專利。前二個是屬於化合物專利。後兩個專利則是調配化合物的方法專利。

資料來源：Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344, 1348-49 (2019).

先正達公司擁有這些與亞托敏有關的化合物專利和製造方法專利，其主要是在配製其銷售用的殺菌劑過程中，將亞托敏當做活性成分[5]。

由於原告的化合物專利將在2014年2月到期，2013年時，被告美國Willowood 公司透過中國Willowood 公司，從中國進口了5公斤的亞托敏（azoxystrobin），並請第三方公司協助調配亞托敏相關產品（Azoxy 2SC和AzoxyProp Xtra）與檢測[6]。

中國Willowood公司是登記在香港的一家公司，負責在中國大陸製造亞托敏，並銷售殺菌劑給美國Willowood公司。而美國Willowood公司則與第三方公司合作，由第三方公司協助調配亞托敏，製成Willowood的亞托敏終端產品（Azoxy 2SC和AzoxyProp Xtra），並在美國市場行銷與銷售其亞托敏相關產品。而美國Willowood公司所銷售的產品，其實完全是原告先正達公司原本銷售的兩款產品的學名版本，成分一模一樣[7]。

2015年3月7日，美國先正達公司在美國北卡羅來納州中區法院，提起專利侵權之訴。同時，因為被告所製造的農藥產品的成分與原告農藥產品一模一樣，像美國環境保護署遞交的農藥上市申請的仿單中的內容，也與原告的產品仿單一模一樣，故原告也提起侵害著作權之訴[8]。

地區法院一審時，就系爭化合物專利的直接侵權，法院認為構成侵權。但就化合物專利部分，比較有爭議的，是中國Willowood公司銷售給美國Willowood公司，這個銷售行為到底發生在中國大陸境內還是美國境內？[9]最後一審陪審團認為，中國Willowood公司是在中國就將利托敏銷售給美國Willowood公司，故是美國Willowood公司的輸入行為，構成侵權[10]，而中國Willowood公司並沒有輸入到美國或在美國銷售系爭化合物。

對於第’761號專利，雙方爭執在於，被告在縮合步驟中使用DABCO作為催化劑，是否真的落入系爭方法專利的0.1和2 mol％的範圍內？

根據美國專利法第295條規定：「因為進口、銷售、提供銷售、使用在美國獲得專利保護的專利方法制造的產品，而主張侵害方法專利的訴訟中，法院若查明存在下述情況，應該推定該產品是按照此方法制造的：(1)系爭產品與專利方法制造的產品存在實質相似性；(2)原告已經盡相當努力確定產品實際使用的生產方法，仍無法確定。若要證明該產品不是由此方法所製造時，舉證責任應由被告負責。[11]」

法院認為，舉證責任應由被告Willowood負擔。陪審團認為，由於被告無法證明，其並不是使用系爭方法調製利敏托，故認定構成侵害，並就此一方法專利侵害賠償原告90萬美金[12]。

本案最特別的部分，是關於方法專利第’138號專利。由於中國 Willowood公司，是在大陸當地找了一家Yang-cheng Tai He化學公司，協助調製亞托敏產品，尤其’138號專利的二個步驟，是不是都由這個外面的化學公司完成，還是由中國 Willowood公司完成，產生爭議[13]。

地區法院認為，根據聯邦巡迴上訴法院2015年的Akamai Technologies., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案[14]，倘若方法專利的不同步驟是由不同人完成，必須證明所有步驟都可以歸咎於指示或控制之單一實體（attributable to a single entity）。也就是，地區法院認為，必須調查到底二個步驟都是由同一家公司完成？若是由不同公司分別完成，則中國Willowood公司是否屬於「指示」整個過程進行的單一實體？[15]

陪審團審查後，認為Tai He公司並沒有實施’138專利的第一個步驟「醚化步驟」，進而，陪審團也認為，原告並沒有證明，這兩個步驟的實施，是受到單一實體的指示或控制[16]。一審法院在2017年11月做出一審最終判決，尊重陪審團的認定。

原告先正達公司不服，提起上訴。其認為，第271條(g)的使用方法專利製成之物的侵害，就方法專利的使用並不需要連結到第271條(a)，亦即不需要所有的方法步驟都由單一實體實施，或受到單一實體的指示或控制。

其主張，地區法院這樣的解釋，乃違背了第271條(g)法條的明文規定，也違反了國會當初制定此條的目的[17]。甚如果真的要對第271條(g)的侵權加上這個限制，對原告來說增加了幾乎不可能滿足的舉證責任。因為原告很難證明在外國的方法專利被實施時，到底是由一個還是多個實體分工進行，也很難舉證在外國是否都由某個單一實體控制或指示整個製造過程[18]。

一，從第271條(g)的條文表面來看，強調的是使用該方法專利製造之物，然後進口到美國、在美國提供銷售、銷售。法條上強調的是那個使用方法專利製造的「物品」，而不是強調那個「方法」。因此，那個方法到底是單一實體實施或多人實施，在該條的侵權認定中，一點都不重要[19]。

二，比較第271條(a)和第271條(g)。之所以認為第271條(a)的方法專利的直接侵權，需要單一實體，是因為該條文講的侵權人與動詞都是用單數，所以直接侵權者一定要單一實體。但是，第271條(g)的侵權人與動詞雖然也是用單數，但是其指的是「進口、提供銷售、銷售」行為必需要單數，所以該條若要說單一實體，只有針對進口者是否為單一實體，並不管使用該方法制造產品時，是否為單一實體還是多人分工[20]。

總結來看，Syngenta v. Willowood案的一審法院，增加了實施方法專利必須限於單一實體的規定，對第271條(g)的侵權態樣，增加了國會立法時沒有的限制。而聯邦巡迴上訴法院糾正這樣的見解，應屬正確的解釋。而本案的結果，也提醒我們，此種「在國外使用方法制造之物輸入到美國」的侵權，屬於一種特殊的侵權方式，也帶有跨域侵權的效果。

35 U.S.C. 271(g) (“(g)Whoever without authority imports into theUnited States or offers to sell, sells, or uses within the United States aproduct which is made by a process patented in the United States shall beliable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of theproduct occurs during the term of such process patent.”).
最新的見解為Akamai Technologies, Inc. v.Limelight Networks, Inc., 786 F.3d 899 (Fed.Cir.2015).
Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d 1344 (2019).
Id. at 1348.
Id. at 1349.
Id. at 1350.
Id. at 1349.
Id. at 1349.
Id. at 1350.
Id. at 1353.
35 U.S.C. 295 (“PRESUMPTION: PRODUCT MADE BY PATENTED PROCESS.
In actions alleging infringement of aprocess patent based on the importation, sale, offered for sale, or use of aproduct which is made from a process patented in the United States, if thecourt finds—
(1) that a substantial likelihoodexists that the product was made by the patented process, and
(2) that the plaintiff has made a reasonableeffort to determine the process actually used in the production of the productand was unable so to determine, the product shall be presumed to have been somade, and the burden of establishing that the product was not made by theprocess shall be on the party asserting that it was not so made.”).
Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d at 1354.
Id. at 1350.
Akamai Technologies., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d1020, 1022 (Fed. Cir. 2015).
Syngenta Crop Protection, LLC v. Willowood, LLC, 944 F.3d at 1350.
Id. at 1353-54.
Id. at 1359.
Id. at 1359.
Id. at 1359-60.
Id. at 1360.