對部分產業來說，專利權存續期間日日珍貴，能多爭取一日是一日。美國Federal Circuit又有兩件PTA相關判決發布，USPTO在兩案的法條解讀及計算方式皆獲Federal Circuit背書認可。

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許多美國專利並未繳滿三期年費，基本專利權存續期間還未屆滿，就開放公眾使用專利發明，但對部分產業來說，專利權存續期間卻是日日珍貴，能多爭取一日是一日，不時可見專利權期間調整（PTA）天數相關訴訟。近期美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit；Fed. Cir.）就有兩件PTA相關判決發布，USPTO在兩案的法條解讀及計算方式皆獲Fed. Cir.背書認可。

PTA制度簡述

根據35 USC 154(b)規定，USPTO保證：

1. 官方立即回覆；
2. 申請案繫屬USPTO程序期間（Pendency），依154(b)(1)(B)(i)扣除RCE期間後，不超過3年；及
3. 補償因Interference、訴願（Appeal）等程序造成的授權延誤。

若無法做到前述A、B任一承諾或出現C的情況，導致申請案較晚領證公告，即產生A或B或C延誤，延誤一天，可獲得一天PTA，其專利權期間即可調整延長一天。但PTA天數不得超出延誤領證的實際天數，也需扣除申請人造成的延誤天數。

以上簡單說明，當然不足以涵蓋整套PTA制度的產生及運用。以其規定之複雜，不同人算出不同PTA數字的情況並不少見，也因此衍生了一定的商機，譬如據AIPLA 2019年調查結果[1]，PTA計算服務收費中位數為250美元。若專利所有權人認為USPTO少給了PTA天數，可依35 U.S.C. 154(b)(3)(B)(ii)、37 CFR 1.705(b)請求重新計算，若雙方仍沒有共識，專利所有權人仍可循司法途徑尋求救濟。

Mayo Foundation v. Iancu [2]

系爭專利編號8,981,063，申請期間曾提出RCE並進入Interference程序，在Interference程序結束後，經過一輪OA答辯即獲核准，順利在繳領證費後公告授權。Fed. Cir.判決文中引用Mayo下圖1，呈現相關事件時間序。簡言之，兩造都同意圖中#1是不計入B延誤的RCE期間，無PTA補償，而#2屬C延誤，應予PTA補償；爭議在#3這段，即Interference程序終結到正式發出核准通知期間，是否應計為B延誤並予PTA補償？

圖1. Mayo 提供的簡圖說明了申請的時間軸  

圖片來源：www.cafc.uscourts.gov

依37 CFR 1.703(b)(1)文字規定，B延誤計算應挖除的RCE期間，始自RCE提出日，迄於核准通知寄發日，故USPTO認定#3性質同#1，不應有PTA補償。而Mayo主張，USPTO既啟動Interference程序，表示審查官已先認定其請求項達可核准狀態，故#3這段不同於#1，#3審查並非基於先前所提RCE，而是審查官另外啟動的審查，本質上並非須依154(b)(1)(B)(i)排除的RCE期間，應計為B延誤，並補PTA天數給專利權人。

Fed. Cir.多數意見採認USPTO主張，因為此一計算原則符合先前判例教示，同時若依Mayo主張，即需再判斷USPTO何時作成所請發明可以核准的決定，如此一來，幾乎每件PTA案件都將存有事實爭議，無謂增加各方負擔。因此Mayo主張雖不無道理，並未成功爭取到#3期間的PTA補償天數。

誠然，進入Interference程序的申請案畢竟只是少數，但如部分美國專利律師指出，若把Interference換為較常見的訴願程序，即申請案先提RCE後進入訴願程序，並成功經訴願程序翻案取得專利，則本案判決是否也支持USPTO套用同一原則計算B延誤天數？值得再加思考。

Intra-Cellular Therapies v. Iancu[3]

系爭專利編號8,648,077，申請過程中，2013年4月17日寄發終局核駁（Final Rejection），Intra-Cellular踩在3個月回覆官期的截止日，於2013年7月17日提交修正答辯，但未成功說服審查官，官方同月26日再發Advisory Action，於是在2013年8月7日又提交第二份申請人回覆，同意依官方建議修正，並收到官方發下的核准通知。計算PTA時，USPTO認定Intra-Cellular在終局核駁後所提的第一份修正答辯非37 CFR 1.704(b)規範的適格回覆，將3個月回覆官期結束到第二份回覆提交的21天列為申請人延誤，Intra-Cellular不服，並循司法途徑尋求救濟。

Intra-Cellular主張，2013年7月17日所提修正答辯，回應了終局核駁所有實質及形式核駁，屬Bona Fide回應，已展現推進審查進度的誠意。然而Fed. Cir.指出，終局核駁不同於非終局核駁（Non-Final Rejection），終局核駁製發後，申請人若要修正，只能依37 CFR 1.116做有限修正，而想答辯，則應利用訴願程序或另提RCE重啟實審；總之，終局核駁製發後，即使就終局核駁全部的實質及形式核駁一一答辯，沒有法條（支持）謂這種做法可算充分回應終局核駁，進而停止累加申請人延誤天數。

Fed. Cir.因而判決，有鑑於美國專利法未定義申請人如何回應終局核駁方能證明已盡協助審結的合理努力，而USPTO現行作法屬可允許的法規解釋方式，得有Chevron Deference[4]之適用，故Intra-Cellular最後還是沒能加回21天的PTA天數。

終局核駁後再提答辯其實是常見應對選項，甚至有申請人只是重述已為終局核駁認定不具說服力的答辯論點，但若碰上專利權存續期間至關重要的案子，申請時或應慎重考慮應對策略，本案判決當有值得參考之處。

備註：

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