英國上訴法院於2018年10月23日做出Unwired Planet v. Huawei案判決,維持了2017年4月英國一審專利法院的Unwired Planet案判決。其中,一個很有趣的爭議點在於,標準必要專利權人必須以誠信協商方式,提出符合公平合理無歧視(FRAND)的授權條件,並提出授權要約。但標準必要專利權人所提出的授權條件,若是將全球各國的專利組合在一起,提出一個全球範圍的授權條件,這樣的授權是否符合FRAND?英國二審法院同意一審判決,認為這符合FRAND授權條件。
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華為侵害Unwired Planet(UP)的二件標準必要專利
本案中,標準必要專利權人是Unwired Planet(以下簡稱UP),被告為華為。原告UP的標準必要專利,主要是從Ericsson公司取得的全球相關的專利。本案中,UP主張華為侵害了五件標準必要專利,且已經提出合理授權條件,但華為卻不接受,故請求法院核發禁制令,避免華為繼續侵權。華為抗辯,系爭專利並非必要專利,專利也無效,且主張UP並沒有提出合理授權條件的要約(offer)[1] 。
本案一審時,在2016年4月以前,經過三個技術審判,確認其中二個專利是有效且屬必要專利,另外二個專利是無效的[2] 。
英國專利法院一審判決
由於到了審判前,雙方都無法達成協議,一審的Birss法官只好在判決中處理雙方所提出的授權條件,是否符合FRAND。如果不符合,則法官要幫雙方決定FRAND的授權條件,並解決是否有競爭法的爭議,亦即,UP是否犯用其優勢地位(dominant position),沒有遵守FRAND授權承諾,而應駁回所請求的禁制令救濟?
華為主張Unwired Planet濫用優勢地位的理由有三:(1) UP啟動授權協商時,並沒有明確指出華為到底哪裡侵害了專利,且沒有具體提出授權要約,遑論提出符合FRAND的要約;(2) UP最後提出的權利金方案,仍然過高和不合理;(3) UP不恰當的將英國的標準必要專利與其他國家的標準必要專利合併,要求華為接受全球授權[3] 。
Birss法官在2017年4月5日做出一審判決,該判決長達166頁[4] 。該判決中最重要的地方有下述三點:
有意願且理性的當事人,會接受全球範圍的授權,UP所提出的全球範圍的專利組合的授權,對於華為這種公司來說,屬於FRAND的授權。因此,UP有權堅持這樣的授權條件。反之,華為所堅持的只針對英國專利的授權要約,並不符合FRAND的授權。
但是,UP所提出的權利金卻過高,因而本案適合由法院來幫忙雙方決定全球的FRAND授權金費率。
UP在相關市場具有優勢地位,但在權利金談判過程,包括提起訴訟請求法院核發禁制令,並沒有濫用其優勢地位。
Birss法官進而綜合運用各種複雜方法,幫雙方決定出了一個全球範圍的適當的FRAND權利金,並且也討論,如果上訴法院認為不應該採取全球範圍的授權,則Birss法官也幫雙方決定了針對英國範圍的適當FRAND權利金。
2017年6月7日,Birss法官核給了對華為的禁制令,禁制期間直到華為與Unwired Planet簽署全球範圍、法院所認定的FRAND授權條件的授權協議為止,但若在上訴期間,該禁制令暫停生效。
Birss法官認為全球範圍的專利組合授權符合FRAND
本案其中第一個爭議點就是,Birss法官同意,全球範圍的授權是符合FRAND授權條件的。
針對UP和華為的具體情況,Birss法官認為,UP的標準必要專利組合,涵蓋了歐洲大部分地區、俄羅斯、土耳其、中國、日本,大部分東南亞國家、美國、加拿大、澳大利亞、印度和墨西哥。不過,其專利組合就沒有涵蓋到非洲、南美洲、東歐。整體來說,UP專利涵蓋的國家範圍,與華為的事業範圍並沒有很大不同[5] 。
華為雖然主張,其製造手持設備的地點主要在委內瑞拉,但Birss法官認為,委瑞內拉只是組裝,大部分的零件生產自中國,輸出到委瑞內拉組裝,而中國是UP專利組合所涵蓋的地區[6] 。
Birss法官承認,UP專利組合涵蓋的地區,比起華為、三星、Ericsson等這種全球型公司,確實比較小。但是UP專利組合也沒有小到,需要與更大的專利組合為不同的對待。UP專利組合涵蓋的範圍還是夠大,大到如果要針對每一個專利去談授權,是不切實際的。而且,就算專利組合的涵蓋地區範圍比較小,以及所涵蓋的標準必要專利數量較小,其實可以反映在FRAND授權金費率的調整就好[7] 。
Birss法官在幫雙方衡量FRAND授權金時,是採用「有意願之授權人」(willing licensor)和「有意願之被授權人」(willing licensee),推測他們在洽談授權時,面對專利組合涵蓋範圍較大或較小,會希望採取全球授權嗎? Birss法官認為,UP專利組合涵蓋的專利數量夠多、地理範圍夠大,故理性的、有意願的被授權人,應該會接受全球範圍的授權。不過,就算採取全球範圍授權,也可以針對不同地區的銷售採取不同的權利金,但這不影響採取全球授權。同樣地,就算全球型公司如華為,將組裝工廠設置於專利組合未涵蓋的國家,也只會影響權利金計算的考量,但不影響有意願的授權人會接受全球範圍的授權契約[8] 。
Birss法官認為,每一個國家逐一洽談授權不符合效率,且後續必須追蹤許多不同的權利金計算與支付,將付出更多的成本,沒有一個理性的企業會選擇這種方式[9] 。
華為提起上訴,認為英國法院無權要求全球範圍授權
針對Birss法官的最終判決,華為則向英國高等法院提起上訴。其上訴理由之一,是認為由英國國內法院,針對侵害英國專利的基礎,決定施加一個全球範圍的授權,其認為不符合FRAND授權,結果也是不正當的。
華為上訴的主要理由認為,既然法院認為英國有效的標準必要專利是二件,英國法院只能思考對這二件專利侵權的救濟方式。華為只需要按照一審法官所認定的符合FRAND授權條件,達成只限於英國的專利授權協議,就足以解決UP所為的FRAND授權承諾。倘若華為與UP無法就限於英國的專利達成協議,英國法院也不適宜去設定權利金,且要求授權範圍要涵蓋英國以外專利[10] 。
華為的律師認為,UP是有履行FRAND授權承諾的義務。但是並不表示,標準必要專利權人就有合併全球專利組合授權的權利,也沒有改變標準必要專利仍然需遵守屬地主義的基本原則[11] 。
華為律師也指出,標準必要專利權人做出FRAND承諾,就是放棄在英國實施禁制令的權利,只能主張FRAND權利金。既然UP做了FRAND授權承諾,那麼華為只要支付英國標準必要專利的FRAND權利金,就應該可以進入英國市場。英國專利所賦予的禁制令,應該只能保護英國專利法所保護的專利,所以,FRAND權利金應該對應於標準必要專利的領域範圍,而不應該包括其他領域範圍[12] 。
上訴法院判決:禁制令與FRAND承諾的關係
上訴法院認為,ETSI(歐洲電信標準協會)這種標準制訂組織是為了整個歐盟制訂標準,其標準具有國際效力。因此,標準專利權人對ETSI組織為FRAND承諾時,也會具有國際效力。
就提起訴訟請求禁制令的問題上,如果有意願之授權人和有意願之被授權人可能達成一個FRAND授權協議,但是標準必要專利權人卻沒有提出這樣條件的要約,而向法院請求禁制令,則法院不會同意核發禁制令。但是,若是標準實施者拒絕接受FRAND條件的授權契約,則標準必要專利權人就可以要求法院核發禁制令,以阻止後續的侵權[13] 。
上訴法院認為,這樣的見解並沒有改變標準必要專利的屬地主義特性,也沒有所謂的司法審判權的擴張,其只是由法院確認:(1)標準必要專利權人,是否遵守對ETSI組織的FRAND承諾提出合乎FRAND條件的授權要約;(2).標準實施者是否拒絕該要約,而沒有任何合理的理由;(3)倘若實施者無理由拒絕其要約,標準必要專利權人仍然可以使用一般專利侵權的通常救濟,包括禁制令,以禁止對訴訟中特定專利後續的侵害[14] 。
全球範圍授權不是唯一的FRAND授權條件
Birss法官認為,在潛在的授權人和被授權人之間,只會有唯一的一種FRAND授權條件。也就是說,Birss法官認為,在單一國家授權和全球範圍授權之間,不可能兩種都符合FRAND條件[15] 。
上訴法院就這一點不同意一審Birss法官的看法,在特定的情況下,他們不認為只會有唯一的一組FRAND授權條件。專利的授權很複雜,必須考量參與事業在商業上的優先順位,以及當事人的經驗與偏好,最後所協商出來的契約,關於當事人、授予的權利、授權的範圍、授權的產品、授權金、如何估算、以及支付條件等都會不同。上訴法院認為,兩個當事人就算出於公平、合理的態度進行協商,所協商出來的條件,即便在相同條件下,與另外兩個當事人同樣出於公平、合理的態度所協商出來的條件,仍然會有所不同[16] 。
華為的律師進而認為,假如全球範圍的授權條件、和英國專利的授權條件,可能同時都符合FRAND條件,那麼,英國法院應該考量其審判權的界線,亦即,標準必要專利權人不應該利用英國的禁制令,去威脅潛在的被授權人採取全球範圍的授權,這變成是一種國際強制[17] 。
但上訴法院不同意這個說法。上訴法院認為,既然全球範圍的授權或英國範圍的授權都可能是FRAND,標準必要專利權人提出全球範圍的授權要約,是他的選擇權。因此,只要該全球範圍的授權要約,是公平、合理、無歧視的,就沒有問題[18] 。
所以,最後上訴法院認為,Birss法官有權在考量所有情況下,認為全球範圍的授權是符合FRAND條件的。雖然Birss法官在論理上只有一個論述的錯誤,但對於這個認定結果不會產生實質影響[19] 。
備註:
Unwired Planet v Huawei [2018] EWCA Civ 2344, para 6.
Id. para 7.
Id. para 15.
Unwired Planet v. Huawei, [2017] EWHC 711(Pat).
Unwired Planet v Huawei [2018] EWCA Civ 2344, para 35.
Id. para 36.
Id. para 37.
Id. para 38.
Id. para 38.
Id. para 45.
Id. para 46.
Id. para 48.
Id. para 57.
Id. para 58.
Id. para 118.
Id. para 121.
Id. para 126.
Id. para 127.
Id. para 129.
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
楊智傑
現任:
雲林科技大學科技法律所 教授
經歷:
真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷:
台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長:
智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法
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