專利侵權行為成立與否取決於專利權人能否證明侵權行為事實的存在。無論是侵害行為本身（例如製造、販賣、使用等等）或侵權物（或侵權方法）的認定都屬於事實問題，有賴專利權人提出證據才得以證明。「專利侵害鑑定報告」，就是常見的證據。

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從民事訴訟法角度，證明事實的證據稱為「證據資料」。證據資料可來自於人或物。從「人」取得證明事實的證據包括人證和鑑定。做為人證者為一般人，而提出鑑定意見者為鑑定人，通常是有專門知識者。從「物」取得證明事實的證據包括文書和物體。文書類證據稱為「書證」，而對於物體則由法官進行勘驗。證人、鑑定人、文書和物體稱為「證據方法」，而證言、鑑定意見、文書內容和物體情狀內容稱為「證據資料」。

「專利侵害鑑定報告」依照來源的不同，有可能屬於鑑定類或文書類的證據，以下進一步介紹。

類型一：鑑定

「專利侵害鑑定報告」可以由法院主動製作，此類鑑定稱為「囑託鑑定」，民事訴訟法第324條至第340條規範鑑定的事務。根據同法第326條，鑑定是由法院指定鑑定人進行。鑑定人具有「特別學識經驗」，以協助法官對事務進行判斷。鑑定人可根據其有的專門知識或技能經驗，以在法庭上表示「特別規律或經驗法則」。此外，鑑定人不以自然人為限，而法人或機關也可擔任鑑定人。

當鑑定人為自然人時，其與「證人」的差異主要是鑑定人是可替代的，因為鑑定人不是陳述個人對過去事件的經驗，而是就已發生的事件進行評斷。因而，民事訴訟法對於證人採取處罰其不到場作證或可拘提證人的態度（同法第303條），而對鑑定人則是明定不得拘提（同法第329條）。

一般而言，在專利訴訟中，法院常指派法人鑑定機構製作專利侵害鑑定報告。受囑託的單位通常具有科學儀器設備和專門人員，而其鑑定也較自然人鑑定更確實而公正。過去司法院曾提出專利侵害鑑定機構的建議名冊，但現在該名冊已取消，改採各級法院主動推薦的模式[1]。

除了法院依職權囑託鑑定外，根據民事訴訟法第325條，法院得依當事人聲請而進行鑑定。另根據同法第337條，「法院於必要時，得依職權或依聲請命證人或當事人提供鑑定所需資料」。因此，當原告於法院聲請鑑定時，其可請求法院命被告提供相關的侵權物或侵權方法等資訊，以供專利侵害鑑定之用。

類型二：書證

在專利訴訟開始前或過程中，當事人可找法院所推薦的單位來進行專利侵害鑑定。原告和被告的鑑定報告通常是不同的意見。例如在智慧財產法院100年度民專上字第43號民事判決的案例中，專利權人請某大學藥學系教授鑑定侵權物是否侵權，而得到侵權成立的結論[2]；但另方面，被告也找某大學化學系教授鑑定，而主張不侵權[3]。此類專利侵害鑑定報告屬於「書證」類證據。

民事訴訟法第341條至第363條規範書證的事務。根據同法第341條，所謂「書證」是以「文書」為證據，其以書寫在文書上之陳述或意見做為證據資料。

「文書」可分為公文書和私文書。「公文書」指公務機關或公務員於職務上製作之文書；其他文書即屬「私文書」。由於專利法未規定非訴訟程序上的鑑定，也未指定設立專門的鑑定機關，故現行的當事人自行委託而製作的專利侵害鑑定報告都屬於「私文書」。

此外，「文書」依其內容可產生不同法律效果，而可分為「勘驗文書」和「報告文書」等二類。「勘驗文書」是指文書製作後即產生法律效果，因而一旦認定了該文書的形式上證據力，不待評價而具有實質上證據力。「報告文書」是指文書製作人將其「見聞、判斷或感想」以文書形式來表達，又可稱「證明性文書」或「報導性文書」。當事人所出示的「專利侵害鑑定報告」，其因無法產生法律效果而僅是鑑定單位的侵權判斷，故其應屬於「報告文書」。

「報告文書」的內容是否與事實相符，常是當事人雙方爭執的事項，因而不會因為其有「形式上證據力」而即具有「實質上證據力」。「形式上證據力」是指文書的產生是來自於製作人的確有製作該文書的情事，而且對於待證事實是有證明之作用。當事人所出示的「專利侵害鑑定報告」必須是確實是由鑑定單位所製作，而且內容的陳述必須是可證明專利侵害成立與否。報告內容應包含請求項的解釋、侵權物分析、請求項要件和侵權物的比較等等，以符合司法實務的專利侵害分析，而這樣才是具形式上證據力的鑑定報告。

「實質上證據力」是指文書內的陳述是否與待證事實相同，此屬於法院自由心證判斷之權力。當事人所出示的「專利侵害鑑定報告」只是傳達鑑定單位對專利侵害事實的觀察，因而所陳述的事實是否可信賴，應由法院斟酌。

與「人證」的關係

為進行專利侵害分析，法院必須要解釋請求項的範圍，須依賴內部證據和外部證據來解釋。根據智慧財產法院98年度民專上字第7號民事判決，「外部證據則係指內部證據以外之其他證據（例如：專家與發明人的證詞、字典以及論文專著等）」[4]。因此，關於請求項文字的解釋或專利技術的知識，發明人是可能的證人。

民事訴訟法第298條至第323條規範人證的事務。做為人證的「證人」，將依法院的命令而於他人的訴訟中向法官陳述自己所觀察到的事實。原則上，當事人不得做為證人。此外，證人是不可替代的，因為證人的陳述是關於過去的事實或狀態之個人觀察。

此外，撰寫專利申請文件的專利工程師也可做為證人，並影響專利侵害分析的結果。例如在最高法院100年度台上字第480號民事判決中，最高法院廢棄智慧財產法院的判決，而理由之一是「查系爭專利發明之類型，據證人江國慶即系爭專利撰寫人證稱：『專利範圍第六項本身是描寫一個儲存媒體，不是方法的發明，算是物的發明』 … ，上訴人則主張非儲存媒體，而為軟體之發明 … ，被上訴人卻辯稱儲存媒體僅係『物品』或『電腦可讀取記錄媒體』 … 。兩造既對於發明之類型有爭執，且不同類型所採之審查內涵亦不同」，而原審對此爭點「竟未予釐清，並向主管機關之智慧財產局查詢其審核系爭專利究係採取何項標準？進而詳予調查審認，即以系爭專利第六項技術特徵為手段用語項，具有應予撤銷專利情事，而為不利上訴人之判斷，殊有可議」[5]。

與「勘驗」的關係

民事訴訟法第364條至第367條規範勘驗的事務。「勘驗」是指法官親自以其五官感受物體而認定相關的事實是否為真。就專利侵害的認定部分，智財法院在一些案件中有勘驗的實務。例如在智慧財產法院101年度民專上字第4號民事判決中，法院在開庭時直接勘驗侵權物，以決定其是否落入系爭請求項的範圍[6]；另在智慧財產法院99年度民專上字第60號民事判決中，法院依原告之聲請而到被告的營業處所進行勘驗[7]。

專利侵害鑑定報告的多元性

從民事訴訟法的角度，專利侵害鑑定報告可能是由當事人提出的「書證」，也可能是法院主導的「囑託鑑定」。亦即，書面文件雖都稱為「專利侵害鑑定報告」，其的證據類型會有所差異。此外，「人證」或法官的「勘驗」則是「專利侵害鑑定報告」的替代物。但不同類型的鑑定報告其證據力的強弱，則仍是個謎，此點有賴智財法院或最高法院進一步釐清。

備註：

1. 見https://www.judicial.gov.tw/IProperty/work12/...pdf。
2. 智慧財產法院100年度民專上字第43號民事判決/事實及理由/貳/一/（一）。
3. 智慧財產法院98年度民專訴字第95號民事判決/事實及理由/貳/二/（二）。
4. 智慧財產法院98年度民專上字第7號民事判決/事實及理由/四。
5. 最高法院100年度台上字第480號民事判決/理由。
6. 智慧財產法院101年度民專上字第4號民事判決/事實及理由/五/（六）。
7. 智慧財產法院99年度民專上字第60號民事判決/事實及理由/七/（五）。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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