美國聯邦貿易委員會（FTC）起訴高通（Qualcomm）違反FRAND承諾拒絕授權其標準必要專利且採取複雜授權架構一案，目前仍在加州北區地院訴訟審理中。於2018年11月6日，加州北區地院Lucy H. Koh法官作出最新中間判決。此一中間判決，乃FTC主張，高通加入兩個標準制定組織所簽署的承諾書，故有義務一定要授權其標準必要專利給相競爭的數據晶片供應商？根據法院判決，高通確實有義務授權[1]。

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行動通訊標準制定組織

本案涉及兩個美國的「標準制定組織」（standard-setting organizations，簡稱SSOs）。為了討論第三代行動通訊標準，各國標準制定組織間形成了區域性組織，以確保全球的標準化。其中一個區域性組織為「第三代合作伙伴計畫」（Third Generation Partnership Project，簡稱3GPP）。隨著4G科技的興起，3GPP發展出4G的LTE標準家族。另一個區域性組織為「第三代伙伴計畫2」（Third Generation Partnership Project 2，簡稱3GPP2），則致力於CDMA2000標準的標準化[2]。

參與3GPP和3GPP2的個別標準制定組織，一般稱為「標準組織伙伴」（Organizational Partners）。其中，「美國電信產業解決方案聯盟」（The Alliance for Telecommunications Industry Solutions，簡稱ATIS），是參與3GPP的一個標準組織伙伴。而美國的「電信產業協會」（Telecommunications Industry Association，簡稱TIA），則是參與3GPP2的標準組織伙伴[3]。

智慧財產權政策

為了避免參與標準制定組織的公司，將其具有專利的科技納入標準後，而透過標準的力量索取過高的權利金或拒絕授權，大部分的標準制定組織，都會採取其智慧財產權政策，要求標準制定組織的參與者，必須作出「合理無歧視」（RAND）授權承諾或「公平、合理、無歧視」（FRAND）授權承諾。

本案中，TIA的智財政策中[4]就明確要求，在通過標準前，要求標準必要專利權人必須作出承諾，其規定：「對於實施任一或全部該標準的規範性部分（Normative portions）所必須的必要專利，專利權人應該明示其願意作出下述授權承諾：

（1） 其對於任一或全部實施標準規範部分所必要的必要專利，不持有任何權利；或

（2） (a)專利權人對其擁有的必要專利，其在合理和無歧視的條件下，授權將會提供給所有申請者，... 且只在為了實施該標準的使用領域上、實施任一或所有規範性部分所必要之範圍；或

（2） (b) 專利權人對其擁有的必要專利，其在合理和無歧視的條件下，授權將會提供給所有申請者，其可包含金錢報酬（monetary compensation），且僅及於為實施標準使用領域、實施任一或全部規範性部分所必要之範圍。[5]」

本案雙方都不爭持，高通確實對TIA數次做過這種承諾[6]。

ATIS的智慧財產權政策[7]規定：「專利權人之陳述在通過所提案之美國全國標準前，ATIS應收到可辨別之當事人、或可代表該當事人作出承諾者，以書面或電子形式：

(a) 以一般的放棄權利的形式，保證該當事人並不持有、也沒有想要持有任一必要專利請求項；或

(b)保證，該必要專利請求項將提供授權給，為了實施該標準而想要利用該授權的申請者...

(i)在合理條件下，且明確地免於任何不公平之歧視；或

(ii) 無金錢報酬，且在合理條件下，且明確地免於任何不公平歧視。[8]」

本案雙方都不爭持，高通曾經數度向ATIS寄送承諾書，會根據ATIS的智慧財產權政策授權其標準必要專利[9]。

訴訟程序

2018年8月30日，FTC提出聲請，要求法院就「高通在兩個標準制定組織下的授權承諾義務，是否需授權給競爭的數據晶片供應商？」作出部分即決判決（partial summary judgement ）。10月15日，FTC和高通提出共同的程序動議，要求法院暫緩對此一部分即決判決作出決定。但法院當天就否決此一動議，並在11月6日，作出部分即決判決[10]。

所謂即決判決，就是指沒有事實爭議，不需要召開陪審團，而可由法院自己判決者。所謂的部分即決判決，相當於我國之中間判決，就是僅就案情的部分爭議點，先作出部分判決。本案的最終爭議，是高通有無違反競爭法，進而違反聯邦貿易委員會法（FTCA）第5條。但就部分即決判決，FTC要問的只是：「高通自願對ATIS和TIA作出的FRAND授權承諾，是否讓高通有義務要授權給相競爭的數據晶片供應商？[11]」

高通認為，TIA和ATIS的智財政策，只要求高通授權其標準必要專利給製造供應設備（例如通訊手持設備）的申請者，而不包括只供應數據晶片等元件的申請者[12]。

契約解釋的方法

首先，對於TIA和ATIS智財政策的契約解釋，要適用哪一個國法或州呢？因為這兩個組織的智財政策都沒有寫出適用的法律，法院只好適用加州的選法規則。在加州選法規則下，契約的解釋，要根據其履行地的法律，如果沒有指出履行地，則適用簽約地法。法院認為，雖然兩個組織的智財政策都沒有明文指出履約地，但一般期待，高通會在其加州的總部進行授權。此外，高通在加州簽署承諾時，就是契約成立時，因此法院認為應適用加州契約法[13]。

根據加州契約法，契約條款的解釋，應該尊重簽約時雙方的相互真意。如果契約文字很清楚明確，且不矛盾，就應採用契約文字以判斷當事人真意。因此，如果一般人賦予該契約文字的意義不模糊，法院就直接適用該意義。此外，契約條款要採體系解釋，並整體搭配來看[14]。

首先，高通寄給TIA和ATIS的FRAND承諾書，基本上就是將上述該組織的智財政策的文字照貼，內容一模一樣[15]。

雙方並不爭執，高通所寄送承諾書，算是一種有拘束力的契約。在美國之前涉及標準必要專利的案件，例如加州第九巡迴法院所處理的Microsoft Corp. v. Motorola案，就已經指出，一個公司對標準制定組織所作出RAND承諾，乃是一個有拘束力的契約[16]。 

其次，FTC主張，TIA公布的TIA智財政策指引，也可作為契約的一部分。但法院認為，智財政策指引並非契約的一部分，應該只看智財政策本身，以及高通公司所做的承諾本身即可。但智財政策指引可作為解釋契約的外部參考證據[17]。

第九巡迴法院Microsoft v. Motorola案對FRAND承諾的見解

第九巡迴法院在Microsoft v. Motorola案中，認為標準必要專利權人的FRAND授權承諾的拘束範圍，乃同意要授權給所有基於合理無歧視授權條件的上門請求授權者（to all comers）[18]。第九巡迴法院在該案後續的判決中再次提到，標準必要專利權人，對願意支付FRAND授權金的製造商，不能拒絕授權[19]。

法院指出，在Microsoft v. Motorola案中涉及的標準制定組織的智慧財產政策，裡面的用語，和本案的智財政策的用語幾乎一樣。其規定：標準必要專利權人承諾「授權給無限制數量的申請人，基於全球、無歧視、合理條件，為了製造、使用銷售實施相關標準，而使用受專利保護的素材」 [20]。第九巡迴法院強調，此種智財政策用語，對誰或多少的申請人可以得到授權，或關於哪些國家的專利可以被涵蓋，均沒有任何限制[21]。因此，第九巡迴法院判決認為，標準必要專利權人不能拒絕授權任何標準必要專利，包括其他國家的標準必要專利[22]。

因此，Lucy H. Koh法官認為，從第九巡迴法院的上述判決先例可以得知，作出FRAND授權承諾的標準必要專利權人，必須授權其標準必要專利給所有申請者[23]。

1.智財權政策文字本身

Lucy H. Koh法官指出，本案涉及的智財政策也一樣提到不能有所歧視，所以高通不能對不同類型的授權申請者有所歧視。在TIA的智財政策下，標準必要專利權人承諾對「所有申請者」，在「合理、無歧視的條件下」授權。在ATIS的智財政策下，標準必要專利權人必須授權其標準必要專利給任一申請者，在「合理條件下，且明確地免於不合理歧視」[24]。

2.智財權政策指引（IPR Guidelines）

Lucy H. Koh法官認為，TIA的智財政策指引，可以解釋草擬TIA智財政策時的意圖，因此是解釋契約條款的有關的外部證據[25]。

TIA智財政策指引首先說明，TIA智財政策是希望該智財可以在合理無歧視的基礎上，對「所有」可能要使用系爭標準來開發產品的公司提供授權。TIA智財政策指引也說到，如果願意授權給所有申請者，但不授權給授權人的競爭對手，就是典型的一種違反TIA智財政策的歧視行為[26]。

3.智財權政策的明文目的

兩個組織的智財政策都有明確的寫出，其採取無歧視要求，具有促進競爭的目的。TIA的智財政策是希望鼓勵智財權人，貢獻他們的科技給TIA標準化的努力，讓相競爭廠商可以實施，有利於製造商，最終有利於消費者。而ATIS的智財政策則是希望尊重智財權人的合法權利，但同時有助於公共利益。此外，TIA智財指引也明確指出，標準必要專利權人的FRAND承諾，是避免專利科技被納入標準化後，讓專利權人可以因為標準化的過程獲得任何市場的獨占[27]。

4.高通自己的授權行為

最後，高通自己的授權行為，也違反了其所謂的「自己不會授權給元件供應商（數據晶片供應商）」的說法。高通在訴狀中承認，曾經有另一家數據晶片供應商曾經得到其授權製造數據晶片。更重要的是，高通自己也在相同的標準下，從其他公司獲得製造數據晶片的標準專利授權，這些公司的數量甚至高達120家。也就是說，高通自己宣稱，其所謂的「契約解釋或業界標準是只對終端設備製造商授權」，跟「自己獲得大量授權以製造晶片」，兩者矛盾[28]。

甚至，曾經在另一起訴訟中，Ericsson控告高通的數據晶片侵害其二項專利。高通在該案中曾主張，TIA的智財政策要求，Ericsson應該授權其任何專利，給需要發產與該標準相符的產品。高通在該案主張，TIA的智財政策確保所有產業參與者可以去發展、製造和銷售與該標準相符的產品，而無庸擔心專利權人會關閉他們的運作。而高通的創辦人甚至指出，數據晶片就是高通認為符合TIA標準的產品之一[29]。

5.標準必要專利的性質

高通主張，其授權義務應該只及於設備供應商，而不及於數據晶片供應商，因為只有設備供應商，才會「實施」或「執行」該標準。但法院認為，在兩個組織的智財政策中，都沒有要求所有申請者，都必須「實施或執行」全部的標準。TIA的智財政策規定，申請者希望得到的授權是「在為了實施該標準的使用領域上、實施任一（any）或所有規範性部分（portions）所必要之範圍」 。亦即，TIA智財政策已經清楚指出，TIA標準會有所謂的「部分」或「元件」，申請者只需要得到TIA標準的「任一」部分實施所必要之授權。 ATIS的智財政策則提到，為了實施該標準（for the purpose of implementing）[30]。

而且，高通自己也指出，數據晶片就是通訊手持設備的核心元件，所以，數據晶片當然是為了執行或實施通訊標準之目的，而需要得到標準必要專利的授權。因此，根據無歧視授權原則，當然也應該授權給數據晶片供應商[31]。

FRAND授權承諾書解釋的結論

總結而言，加州地院認為，在考量契約文字，以及其他可被採納的外部證據，契約的意義並不模糊。亦即，TIA和ATIS的智財政策，都要求高通必須授權其標準必要專利給數據晶片供應商[32]。

加州北區地院的 Lucy H. Koh法官所作出的部分即決判決，乃就「FRAND授權承諾」中無歧視原則，作出了一審的具體判決。其認為，標準必要專利權人簽署FRAND承諾，尤其是其中的無歧視原則，就應該授權給所有上門請求授權的申請者，不論是元件製造商，還是終端設備製造商。也就是說，高通拒絕授權給數據晶片供應商，違反了其FRAND承諾，也算是違反了有拘束力的契約。

此判決只是就此一中間爭點，先作出判決。但這個中間爭點，有助於討論後續到底高通行為有無違反競爭法或聯邦貿易委員會法。若參考之前Lucy H. Koh法官2017年6月所作出的初步判決，可以推斷，Lucy H. Koh法官最終會認為高通行為已違反競爭法。

備註：

1. Federal Trade Commission v. Qualcomm, Case No. 17-CV-00220-LHK, partial summary judgement, at *1, (ND Cal. 11/06/2018).
2. Id. at *2.
3. Id. at *2.
4. TIA IPR at 8.
5. Federal Trade Commission v. Qualcomm, at *8.
6. Id. at *3.
7. ATIS IPR at 10.
8. Federal Trade Commission v. Qualcomm, at *8-9.
9. Id. at *3.
10. Id. at *4.
11. Id. at *7.
12. Id. at *7.
13. Id. at *7.
14. Id. at *7.
15. Id. at *9.
16. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884-85 (9th Cir. 2012).
17. Federal Trade Commission v. Qualcomm, at *9-10.
18. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.,696 F.3d at 876.
19. Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 795 F.3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015).
20. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.,696 F.3d at 876.
21. Id.
22. Id.
23. Federal Trade Commission v. Qualcomm, at *11.
24. Id. at *11.
25. Id. at *11.
26. Id. at *12.
27. Id. at *12.
28. Id. at *12-13.
29. Id. at *13.
30. Id. at *14.
31. Id. at *15.
32. Id. at *15.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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