在近年美國專利訴訟案件之見解，專利標的適格性雖屬於法律問題，然而有關專利標的判斷程序是否有事實爭議不無疑義。2018年2月，美國聯邦上訴巡迴法院（CAFC）首度在Berkheimer v. HP 案，針對專利適格性之判斷，是否亦有事實之爭議之問題做出判決。本文將針對此一案件進行摘要分析，提供專利實務人士之參考。

傳統美國案例法將專利是否有效之判斷定性為法律之判斷，然而近年來聯邦法院在多起案件亦宣告專利是否符合顯著性要件、請求項是否明確、以及專利說明書之揭露是否達到據以實施之要件，雖然屬於法律問題，然而這些法律問題亦涉及事實爭議。

專利適格性之判斷

有關專利適格性之判斷，自從2014年6月Alice v. CLS Bank 判決出爐後，產生革命性的變化。特別是有關軟體專利、商業方法專利、以及與生命科技相關專利之標的適格性爭議，已成為競爭對手挑戰專利有效性重要工具之一。在Alice 案所建立二階段適格性審查架構下，如果標的涉及司法例外，則需進行二階段判斷之檢驗。

首先，第一步驟須確認專利請求項之標的是否指向「自然法則」、「自然現象」或是「抽象概念」等三個其中一個司法例外（Judicial Exception）。在第一步驟中，如經判斷請求項係指向三個司法例外事項之一，則必須經過第二步驟的檢驗。第二階段之檢驗，則藉由單獨考慮個別請求項之元件，並將請求項元件組合來看，以確定是否有額外元件足以將司法例外事項，轉換（transformed）為遠大於司法例外事項。如果在第二階段的檢測中，確認請求項指向司法例外事項之一，然而有額外元件足以轉換不適格的專利標的為適格性，則通過第二階段檢驗，專利標的將被認定為適格。

至於哪些額外元件可以被認定將不適格之標的轉換為適格之標的，美國專利商標局（USPTO）將歷年來法院所承認之考慮因素加以整理，並整併於2018年最新公布之第九版專利審查基準中。其中包括技術之改良、是否為有意義限制，均曾被認定為足以轉換不適格之標的為適格標的。然而，若涉及「已知、常規和傳統的活動」，則被認定與司法例外無異，因此將判定被專利標的不適格；反之如果額外元件已超過「已知、常規和傳統的活動」，因此將判定被專利標的適格。

「已知、常規和傳統的活動」之爭議

由於過去美國案例法認為，專利適格性判斷，屬於法律的判斷而非事實上之判斷。因此，既然判斷額外元件是否為「已知、常規和傳統的活動」為專利標的適格判斷之一環，那麼該項判斷也將被界定為法律判斷[1]。然而，真實世界中，並非在所有案件中，有關是否為「已知、常規和傳統的活動」之爭議均屬於法律問題，若干案件該爭議之判斷仍涉及事實之判斷。且將「已知、常規和傳統的活動」間劃定性為法律問題時，於專利申請時，則審查官可以擱置當事人提供的事證，而自為判斷；於訴訟過程中，因為並非事實之爭議，因此主張專利標的不適格之一方，亦可請求法院針對專利適格性為即決判決（summary judgment）。反之，如果「已知、常規和傳統的活動」涉及事實爭議，專利審查官必須審酌專利人提出事證，法院亦不能為即決判決。

2018年2月，CAFC在Berkheimer v. HP [2]案件，審理「已知、常規和傳統的活動」之爭議是否可為簡式判決為之。簡單來說，其背後之爭議在分析「已知、常規和傳統的活動」之爭議是否涉及事實爭議。C AFC在本案對此爭議有三點見解值得注意[3]：

1. 對於該領域的技藝人員來說，個別元件或元件組合是否為已知、常規和傳統的活動的問題為事實問題。
2. 任何與專利無效結論相關之事實，例如「已知、常規和傳統的活動」之事實，必須藉由明確與令人信服的證據加以證明。
3. 如同專利請求項是否欠缺明確性、說明書揭露是否達到據以實施要件、或是專利是否不具顯著性及專利標的是否適格，均為法律問題，但是亦涉及事實之判斷。

本案另外重要之議題──專利適格性分析之代表請求項之特定

Berkheimer v. HP 案對於專利適格性判斷之程序具有重要意義，因為本案除了澄清了請求項是否指向適格之專利標的之，並非單純之法律判斷，尚涉及事實之爭議之外。其次，對於如何特定專利標的適格性分析之代表請求項亦有僅一步闡述。本案判決主筆法官認為，多數判決均以獨立請求項作為代表請求項，然而獨立項通常範圍較廣且有效性較弱，因為欠缺有意義之限制，因此用來作為判斷專利標的之代表項未必恰當。特別是獨立請求項一般會指向抽象概念，且會因為不具技術改良，而被認定欠缺發明概念，因而認定專利標的不適格。

法院進一步闡釋，以獨立項作為代表請求項以分析僅在專利權人未就獨立請求項作為代表請求項之爭執提出論證、抑或是同意獨立請求項作為代表請求項，此時以獨立請求項作為代表請求項並無爭議。例如，在Berkheimer v.HP 案中，Berkheimer 爭執以專利請求項第一項獨立項作為獨立請求項並不適當，而應與附屬項合併評估其專利標的之適格性，此時以獨立請求項作為評估代表請求項未必適當。

小結

自2014年美國最高法院作出Alice v. CLS Bank 判決，基本上改寫有關專利適格性判斷的法律，2014-2018年間，已有數百件聯邦法院之案件針對專利標的適格性進行審理，亦有越來越多的案例對於Alice 案所建立的2階段判斷標準提供更細步解釋與適用，包括何謂指向司法例外？何種情況具備發明概念？提供具體判斷方式。Berkheimer v. HP 則是對於二階段審理的程序問題做出判決，判決出爐後，USPTO立刻補充其新修正第九版審查基準有關適格性之部分，對於未來適格性之審查之影響值得進一步觀察。

備註：

1. Michael Borella，Berkheimer v. HP Inc. (Fed. Cir. 2018)，http://www.patentdocs.org/2018/02/berkheimer-v-hp-inc-fed-cir-2018.html
2. Berkheimer v. HP Inc., 2018 WL 774096 (Fed. Cir. Feb. 8, 2018)
3. CAFC states that “The question of whether a claim element or combination of elements is well-understood, routine and conventional to a skilled artisan in the relevant field is a question of fact. Any fact, such as this one, that is pertinent to the invalidity conclusion must be proven by clear
   and convincing evidence. See Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P’ship, 564 U.S. 91, 95 (2011). Like indefiniteness, enablement, or obviousness, whether a claim recites patent eligible subject matter is a question of law which may contain underlying facts.”

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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