自2014年美國最高法院在Alice案件宣告軟體無效後，有關軟體專利的適格性持續在聯邦法院被挑戰，多數面臨被宣告無效之命運。DDR Holdings是Alice案判決後，是第一件被聯邦巡迴上訴法院（CAFC）宣告軟體專利有效的案件，此後2014-2017間僅有9件訴訟案件的專利維持。2017年一共審理27件與電腦執行有關技術，其中有三件案件的專利有效性被維持，顯示有關軟體專利適格性的判斷仍然嚴苛。本文將摘要其中二件被聯邦上訴法院作為前例的案件，供軟體相關產業實務人士參考。

二階段專利標的適格性判斷標準提出與建立

自2010年起，美國最高法院陸續在Bilski[1] , Mayo[2] , Myriad[3] , 以及Alice[4] 案件中討論專利標的適格性，並建立專利標的審查的判斷流程，之後有越來越多的案件在聯邦法院以欠缺專利適格性的原因，被聯邦宣告專利無效。Bilski案的判決於2010年出爐，其專利涉及對沖基金風險控制之商業方法。在Bilski案，最高法院部分推翻聯邦上訴巡迴法院所建立判斷抽象概念是否專利適格性的基準，即所謂的「機械(machine)或轉換(transformation test)」測試標準[5]。最高法院認為雖然機械轉換測試標準是一個有用的標準，但卻不是判斷專利適格性的唯一標準。然而，最高法院當時並未提到除了機械轉換測試標準外，專利標的適格性標準應該如何判斷。

2012年，在Mayo案，美國最高法院再度針對專利標的適格性之問題作出判決，並正式提出二階段專利標的適格性的判斷標準。Mayo案的專利，涉及一種找出用於治療人類自身免疫性疾病的最適藥物劑量的方法。Mayo案的發明人因為發現了血液中某一種代謝物濃度與施用藥物和可能施用劑量有一定關係，這種代謝物的產生將使藥物產生有害的副作用或無效。發明人因而以代謝物濃度的高低，以決定施藥劑量過高或過低，而取得方法專利。最高法院認為在二階段專利適格性判斷標準下，Mayo案的方法專利並不適格。此一專利判斷標準後來被美國專利商標局以流程圖呈現（如圖1）。

2013年Myriad案，最高法院雖然遵循二階段測試法判斷專利適格性，但主要在判斷自然界產物的專利適格性。2014年在Alice案，最高法院再度處理軟體專利有關商業方法案件，則再度確認遵循二階段測試法判斷軟體專利的適格性，且在適用二階段測試法來判斷Alice專利後，宣告Alice案專利無效。

軟體專利適格性要件判斷標準趨嚴

受到Bilski[6] , Mayo[7] , Myriad[8] , 以及Alice案的影響，自2013年之後，有越來越多案件在聯邦法院挑戰專利的適格性，其主要與生物科技及電腦執行技術科技有關。電腦執行技術的專利主要以軟體例為主，且有很大一部分與商業方法相關。這些商業方法或軟體相關專利自2013年起，已有數十件案件以上軟體專利，經過聯邦法院以二階段測試法判斷後宣告專利無效[9] 。

圖1：美國軟體專利適格性的兩階段判斷標準
資料來源：USPTO, 2014 IEG

2014年以後軟體專利之命運

2014年最高法院在Alice Corp. v. CLS Bank International[10] 案，再次針對軟體專利標的，是否專利適格性進行審理，上述二階段分析，針對軟體專利案，其適用的方式可以簡化如下：

1. 第一階段分析，首先判斷請求項是否指向(direct to)不可專利性的抽象概念？如果有這種情況，必須進入第二步分析。
2. 第二階段分析，需單獨考慮每個請求項的元件，以及額外的元件是否足以改變請求項性質而符合專利適格性。

二階段檢驗架構，作為所謂判斷抽象概念是否專利適格之架構，對於判斷軟體專利適格性有決定性。但最高法院對此二階段檢驗並未進一步闡釋，因此也留下許多未解決問題。例如，何謂抽象概念？何為指向抽象概念之技術？以及所謂的第二階段判斷的細節所指為何？這些為解決問題，造成抽象概念可專利化的判斷標準，更加撲朔迷離，不易掌握。再加上一審法院不斷宣告軟體專利無效，且被CAFC所確認。頓時之間，軟體專利是否仍是美國專利法的專利適格標的引發學術界與實務界的懷疑?

2014年12月DDR Holdings[11] 是Alice案判決後，是第一件被CAFC宣告軟體專利有效的案件，2016年5月Enfish[12] 案，是第二件CAFC宣告專利有效之案件。這二個指標性案對軟體專利適格性帶來一些曙光，顯現CAFC無欲關閉軟體申請專利大門。

2017年CAFC專利適格性案件之進展

2017年CAFC審理27件有關軟體專利適格性的案件[13] ，有3件訴訟的專利被宣告有效，分別是Thales Visionix Inc. v. U.S.[14] 、Trading Technologies Int'l v. CQG Inc.[15] 、Visual Memory LLC v. Nvidia Corp.[16] 。其中Thales Visionix Inc.與 Visual Memory LLC被選為前例[17] ，將有更大影響性，以下簡述這二案處理過程。

1. Thales Visionix Inc.

對於本案，CAFC審理的主要爭議為：請求項如果與數學運算有關是否具有專利適格性？CAFC判定該專利並非指向專利抽象概念，而無須經過二階段分析，而判定專利有效。

本案處理U.S. Patent No. 6,474,159（以下簡稱'159專利）之專利適格性，該專利為物體相對於參考系統運動的慣性跟踪系統。'159專利權提供了一種方法，以消除過去移動平台上物體的位置和方向的定位解決方案內在的複雜性，發明人在說明書中並揭露本技術的多項優點。

CAFC指出雖然本案涉及數學演算，但是數學演算程序的存在並不能認定本案是單純的抽象概念。聯邦上訴巡迴法院進一步闡釋：本案專利範圍僅主張感應器非傳統配置之物理應用保護，因此並非指向抽象概念。

2. Visual Memory LLC

本案所涉之專利為5,953,740（以下簡稱'740號專利），該專利用來解決傳統電腦利用三層不同記憶體處理的缺點。這三層記憶體包括(1)低成本、低速的記憶體，如磁碟，用於儲存大量數據；(2)作為主要記憶體之中速記憶體；(3)作為處理快取記憶體(cache)之昂貴、高速的記憶體。這種型態的記憶體結構，雖然可以透過選定系統之特定類型處理器強化功能，然而若要為每種不同之處理器類型，設計不同的記憶體系統，將導致成本高昂，而將不同類型之處理器交互系統中， 也可能會降低其性能。

'740號專利則設計一種具有可編程特性的存儲記憶體系統，以克服了現有三層記憶體技術的限制。可編程特性的存儲記憶體系統藉由編程使多個不同的處理器可以一起使用而不降低性能，並可針對多個不同之處理器訂製，而不會產生效能能降低之可能。

CAFC認為740號專利係電腦內部儲存系統進行改良，因此並非分類數據的抽象概念。因此無須進入二階段分析。

小結

軟體專利是保障有關資通訊科技產業、網路科技、雲端科技、甚至是物聯網科技等產業的智慧財產權最重要的手段之一。然而，軟體專利長久以來存在可專利性的問題。美國專利法第101條規定：「任何人發明或發現新而有用之方法、機器、製品或物之組合，或新而有用之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。」雖然本條並未規定何種標的不得專利，但在長久案例法的發展下，排除自然法則、自然現象與抽象概念，可為專利之標的。

然而在科技發展下，有越來越多的自然界產物有關或是抽象概念有關的發明獲得專利，為了促進科技的進步，美國案例法也發展許多的判斷標準，除了單純的發現或單純的抽象概念難以專利，基本上僅要有運用技術去發現或實現抽象概念，都可能被專利保護，不再完全被排除。

2014年在Alice案之後，CAFC隨後就二階段判斷架構進行闡釋，雖然多數軟體專利陸續被宣告無效，同樣陸續也有軟體專利被宣告有效。由2017年這些專利有效性被維持的案件來看，其專利請權項詳細揭露技術如何進行，且無太過空泛與抽象的用語，當然，如此一來對於專利範圍大大限縮。因此，軟體專利發明是否具有專利性，回歸發明人主張範圍是否具體，雖然抽象請求項可提供較大較寬專利保護範圍，但有請求項指向抽象概念導致專利不適格的缺點。

備註：

1. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010). 56 Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, __U.S.__, 134 S. Ct. 2347 (2014).
2. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., __U.S.__, 132 S. Ct. 1289 (2012).
3. Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., __U.S.__, 133 S. Ct. 2107 (2013).
4. Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, __U.S.__, 134 S. Ct. 2347 (2014).
5. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593, at 604(2010).
6. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010). 56 Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, __U.S.__, 134 S. Ct. 2347 (2014).
7. Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., __U.S.__, 132 S. Ct. 1289 (2012).
8. Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., __U.S.__, 133 S. Ct. 2107 (2013).
9. 例如Accenture Global Servs., GmbH v. Guidewire Software, Inc., 728 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2013) (system and method for processing insurance claims); Affinity Labs of Tex., LLC v. Amazon.com Inc., 838 F.3d 1266 (2016) (system for delivering streaming content to handheld device)等案件。
10. 573 U.S. __, 134 S. Ct. 2347 (2014)
11. DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.    773 F.3d 1245, 113 U.S.P.Q.2d 1097 (Fed. Cir. 2014)
12. Enfish LLC v. Microsoft Corp.,822 F.3d 1327, 118 U.S.P.Q.2d 1684 (Fed. Cir. 2016)
13. Chart of subject matter eligibility court decisions (updated January 4, 2018), https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility
14. 850 F.3d 1343, 121 U.S.P.Q.2d 1898 (Fed Cir. 2017)
15. __ Fed. Appx. __ (Fed Cir. 2017).CAFC Appeal No. 16-1616
16. _ F,3d __ (Fed Cir. 2017), CAFC Appeal No. 16-2254
17. 有關前例在案例法的拘束性可參考元照英美法辭典:CASE Law http://lawyer.get.com.tw/dic/DictionaryDetail.aspx?iDT=40716

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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