美國聯邦最高法院在2017年的Star Athletica v. Varsity Brands案，就啦啦隊服上的表面設計，是否可受著作權法保護，提出了新的「分離性檢測法」。其判斷如下：(1)「分離並被辨認」（separate-identification）要件，判斷者只需要可以看著實用物品，並指出某些似乎具有繪畫、圖片、雕刻品質的平面或立體的元素。(2)就「獨立存在」（independent-existence）要件，判斷者必須判斷，該被分離辨認的特徵是否可獨立存在於該物品的功能面向之外，當想像該特徵與實用物品分離時，該特徵必須可以自身作為繪畫、圖形、雕刻著作而存在。

筆者在165期的「啦啦隊服設計是否受著作權法保護：2015年Varsity Brands v. Star Athletica案」一文中，介紹了第六巡迴上訴法院2015年8月的判決，該案後來上訴到聯邦最高法院，並於2017年3月作出判決。最高法院所提出的分離性檢測法，比起第六巡迴上訴法院所採取的方法較為簡單，但最後判決結果一樣。以下介紹該判決。

原告是Varsity Brands 公司，設計並註冊的200多件制服或服裝上的平面設計著作權。其指控被告Star Athletica公司所製造銷售的啦啦隊服侵害其五件設計的著作權，下圖就是該案原告所登記的設計圖：

圖一：系爭的啦啦隊服設計

圖片來源：USPTO

本案上訴到聯邦最高法院，以6比2票，支持上訴法院判決，並由Thomas大法官撰寫多數意見。

著作權法中的分離性要求

美國著作權法針對實用物品上的繪畫、圖形或雕刻著作是否可受著作權法保護，其規定單純實用物品本身不受著作權法保護。所謂的實用物品（useful article），乃指「本質上具有實用性功能之物品，而非僅描繪(portray)該物品之外觀或傳達訊息 (information) 。[1]」

但是，「實用物品之設計」（the design of a useful article），「可被認為係屬圖畫、圖形或雕刻著作，只有在該融入繪畫、圖形、雕刻特徵的設計，能與該物品實用面向分離並被辨認（identified separately from），且能與該物品實用面向獨立存在（existing independently of）[2]」。一般將上述判斷該特徵設計是否可與物品實用面向分離並被辨認，且能獨立存在的分析，稱之為「分離性」檢測（separability test）。

本案仍然需要進行分離性檢測

首先，Thomas大法官認為，本案仍然需要先進行分離性分析（separability analysis）。 原告主張，平面的表面裝飾，因為是在「實用物品之上（on a useful arts）」，而非實用物品之設計（design of a useful article），當然是受保護的圖形著作，所以根本不需要經過第101條的分離性分析，當然可與其物品分離。亦即，其認為實用物品表面的平面藝術特徵，「本質上是可分離的」[3]。 

但Thomas大法官認為，這個講法不符合第101條的文字。因為前述「實用物品設計」定義文字中，強調「融入實用物品設計」的「繪畫、圖形、雕刻特徵」，必須經過分離性分析，方能獲得著作權保護。所謂的「繪畫」和「圖形」特徵，包括圖片、繪畫、素描等平面特徵。因此，第101條定義中既然對融入「實用物品設計中」的「繪畫、圖片、雕刻著作」 給予著作權保護，則第101條當然有想到這樣的設計可以包含平面特徵[4]。 

此外，美國著作權局也提出意見，其認為由於原告曾經就設計圖和設計的照片向著作權局登記，已經有登記，該設計當然可以受著作權法保護，而不需要再進行分離性分析。但是，Thomas大法官認為，原告並沒有援引著作權局的意見，最高法院在此不討論著作權局的看法[5]。

最高法院所提出的分離性檢測法

其次，Thomas大法官認為，融入實用物品的爭是否「可以分離並被辨認」，以及是否可以獨立存在於該物品「功能面向」之外，是一個法條解釋問題[6]。 

首先，就「分離並被辨認」（separate-identification）這一要件來說並不困難。判斷者只需要可以看著實用物品，並指出某些似乎具有繪畫、圖片、雕刻品質的平面或立體的元素即可[7]。

其次，就「獨立存在」（independent-existence）這個要件，可能較難滿足。判斷者必須判斷，該被分離辨認的特徵是否可獨立存在於該物品的功能面向之外。換句話說，當想像該特徵與實用物品分離時，該特徵必須可以自身作為繪畫、圖形、雕刻著作而存在。若該特徵無法自身作為繪畫、圖形或雕刻著作而存在，就只是該物品功能面向的一部分[8]。

當然，要自身可以作為繪畫、圖形、雕刻著作，該特徵本身不能就是一個實用物品，或是通常作為一實用物品的一部分。此外，若是對一個實用物品改用其他媒介製作出複製品，例如用硬紙板作出一台車的模型，不能因而主張著作權。雖然該複製品本身可能可以獲得著作權保護，但是原始的實用物品不會因而取得著作權[9]。

Thomas大法官認為，若參考著作權法其他相關條文，也可以支持這個解釋。著作權法第113條(a)規定：「第106條重製繪畫、圖形、雕刻著作的專屬權，包含將作品複製在任何物品上的權利，不論該物品是否具有實用性。[10]」第101條乃保護第一次固著於實用物品之媒介的藝術；相對地，第113條(a)乃保護第一次固著於實用物品以外之有形媒介的創作，然後可重製於實用物品之上。這兩個條文可作為對照。從這兩個條文可以看出，繪畫、圖形、雕刻著作，不論其是獨立藝術創作，或是作為實用物品的特徵，著作權法都給予保護[11]。

套用在本案中的啦啦隊服

若將前述分離性檢測套用在啦啦隊服的表面裝飾來看，首先一個人要可以辨認出該裝飾乃具有繪畫、圖形、雕刻品質的特徵；其次，該啦啦隊服表面上顏色、形狀、線條、V形設計的安排，可與該制服分離，並套用在其他媒介上，例如套用在油畫帆布上，因而滿足第101條所定義的「平面的…藝術…著作」。此外，想像將表面的裝飾從制服中分離，並套用在另一媒介上，並不會重製該制服本身。事實上，著作權人真的有將該設計套用在其他表現媒介上，例如套用在其他種類的衣服上，而沒有重製該制服[12]。

Breyer大法官的不同意見認為，該設計無法分離，因為在想像中若將該設計從制服中分離，放到另一個表達媒介上，只是創造了一個「啦啦隊制服的圖片」。而被告同樣也主張，該表面裝飾若從實用物品抽離，仍然保留了啦啦隊服的外型，所以不受著作權法保護[13]。

Thomas大法官認為，這並非不受著作權法保護的理由。例如，平面的藝術作品的形狀，會受到所畫的畫布大小限制，而平面應用藝術的作品形狀，也會受到其應用之物品的外型限制。例如，如果物品表面平整四方，在其上的平面設計受到著作權法保護；若實用物品表面形狀特殊，在其上的平面設計會因物品形狀而受限，但前者受著作權法保護，後者卻不受著作權法保護，這樣並沒有道理[14]。

Thomas大法官指出，本案中受著作權法保護的標的，亦即啦啦隊服上的特徵，是指固著於制服織物之有形媒介上的平面藝術著作。即便本案原告最後在表面的裝飾上取得著作權，其並沒有權利禁止他人製造相同的啦啦隊服形狀、剪裁、大小等。著作權人只能夠禁止他人將其表面設計重製於任何有形表現媒介上，不論是在制服上或其他地方[15]。

概念分離後原實用物品並不需要保留實用功能

被告和政府（著作權局）舉出一些反對理由。首先，被告指出，所謂的獨立存在，是指該特徵獨立抽離出來之後，可獨立受著作權法保護，且在抽離後的實用物品，本身仍然具有實用性。但如果實用物品的特徵是為了促進該物品的實用性，則該特徵不應受著作權法保護。被告主張該特徵有兩個功能，一是標示該衣服為啦啦隊服，一是加強穿著者的物理表現。抽離這些設計的啦啦隊服，不再有相同實用性，因而其主張這些設計無法與該制服的能面向獨立出來[16]。

同樣地，著作權局也提出類似的主張，認為適當的檢測方法，是問：在藝術特徵移除後的實用物品，是否仍然具有相同的實用性？但其結論認為，一個全白的啦啦隊服，與帶有原告設計的啦啦隊服，具有相同的實用性[17]。亦即，不論被告和著作權局，都主張在表面設計移除後，是否仍有相對的實用性（relative utility）。

但Thomas大法官指出，分離性的判斷是要關心，抽離出來的特徵是否可受著作權法保護，而不需要去管想像中抽離後的原實用物品還剩餘什麼。在分離性檢測法下，法條並沒有要求想像中被抽離後的實用物品，是否還具有原本實用物品的完整功能[18]。

被告認為，法條只保護「純藝術」的特徵，而不保護有任何實用物品實用功能的特徵。但Thomas大法官指出，一個可受著作權法保護的藝術特徵，不能因為其最初是作為一實用物品設計的特徵，且讓該物品變得更加實用，就喪失著作權的保護資格[19]。Thomas大法官認為這符合Mazer案以來的規則，且與著作權法明文保護「應用藝術」（applied art）的規定相符合[20]。 

不需要採物理上分離檢測

另外，部分法院採取的分離性原則，區分「物理上之分離」（physical）與「概念上之分離」（conceptual）。所謂的物理上分離，乃指該特徵能用通常方式與實用物品在物理上分離，但仍保留該物品的實用面向。而所謂概念上分離，乃指若該特徵無法以通常方法與該實用物品分離時，就要採用概念上分離。 Thomas大法官認為，法條文字採取的分離，指的就是概念上的分離。由於分離性的思考並不需要在抽離該特徵後，原本的實用物品仍然保留原功能，因此物理上/概念上區分沒有繼續存在必要[21]。

不需要使用「設計過程判斷法」與「市場可能性判斷法」

接著，被告又主張，在分離性分析時，應該加入兩個客觀因素：(1)其要求判斷者應該考慮設計創作者的設計方法，亦即該特徵是否為設計者在設計時，除了功能考量外的藝術判斷。(2)該繪畫、圖形、雕刻特徵，在移除其實用功能用，是否可能有某程度的市場銷售空間[22]。

Thomas大法官反對加入這些考量。他認為，第一個因素是要求判斷者考慮創作者的設計方法、目的、理由等證據。但是著作權法的條文中，只要求判斷該物品與特徵如何被感知，而非它們如何被設計。第二個因素則是要求考量該設計特徵的市場銷售調查，但是這會涉及人們對著作的價值判斷，或者以法官的美感取代著作權法中的政策選擇。亦即，在判斷是否可獲著作權保護時，不需要做市場調查[23]。

國會並沒有說所有工業設計都不受著作權法保護

最後，被告主張，美國國會於1976年制定著作權法時，將工業設計（包括衣服的設計）排除受著作權法保護，若是將表面裝飾當作受著作權法保護的創作，這與國會的前述目的相違背。此外美國國會對特殊的實用物體設計，例如半導體晶片設計[24]，以及船身設計[25]，給予獨立的法律保護，但卻沒有對其他工業設計給予法律保護。國會是想透過設計專利給予工業設計保護。因此，其認為不應該給予衣服表面設計著作權保護[26]。

但Thomas大法官認為，設計專利權與著作權並不是彼此互斥，且國會對工業設計的某些特徵也給予有限的保護，因此，認為對工業設計不該給予保護，反而抵觸了國會的選擇。而且，Thomas大法官再次強調，其所採用的分離性檢測法，並不會讓啦啦隊服的形狀、剪裁、物理大小受到著作權法保護[27]。

備註：

1. 17 U.S.C. § 101.
2. 17 U.S.C. § 101.
3. Star Athletica v. Varsity Brands, 137 S.Ct. 1002, 1009 (2017).
4. Id. at 1009.
5. Id. at 1009.
6. Id. at 1010.
7. Id. at 1010.
8. Id. at 1010.
9. Id. at 1010.
10. 17 U.S.C. § 113(a)(“… exclusive right to reproduce a copyrighted pictorial, graphic, or sculptural work in copies under section 106 includes the right to reproduce the work in or on any kind of article, whether useful or otherwise.”).
11. Star Athletica v. Varsity Brands, 137 S.Ct. at 1011.
12. Id. at 1012.
13. Id. at 1012.
14. Id. at 1012.
15. Id. at 1013.
16. Id. at 1013.
17. Id. at 1013.
18. Id. at 1014.
19. Id. at 1014.
20. Id. at 1014.
21. Id. at 1014.
22. Id. at 1015.
23. Id. at 1015.
24. 17 U.S.C. §§ 901–914.
25. 17 U.S.C. §§1301–1332.
26. Star Athletica v. Varsity Brands, 137 S.Ct. at 1015.
27. Id. at 1015-16.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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