日本法院在專利侵權案件論及均等論時，會依五要件判斷是否構成均等侵害，其中第五要件「特殊情事」之樣態並未具體明確。在日本最高裁平成29年3月24日第二小法廷判決「馬沙骨化醇（Maxacalcitol）之製造方法」案件中，即針對均等論第五要件予以著墨並指出具體樣態之一，引起很大關注。

在專利侵害案件中，判斷是否構成侵權時，「均等論」亦為判斷方法之一。根據2016年版專利侵害鑑定要點，「均等論係基於保障專利權人之利益的立場，避免他人僅就系爭專利之請求項的技術手段稍作非實質之改變，即規避專利侵權的責任。」簡言之，就被控侵權對象與系爭專利請求項之技術特徵相異部分比對以判斷是否構成均等侵權時，若被控侵權之對象製品與系爭專利之請求項具有實質差異者，則不適用均等論，即不構成均等侵權。反之，則適用均等論而構成均等侵權。

除美國及台灣均於判斷專利侵權案件時使用均等論外，日本亦同樣採用均等論判斷之。惟針對均等論之要件，在日本最高裁平成10年2月24日（1998年2月24日）第三小法廷判決「無限滑動用滾珠栓槽軸承事件」（平成6年（オ）第1083号特許権侵害差止等請求事件—「無限摺動用ボールスプライン軸受」）之前，向來莫衷一是。經此判決將均等論之要件具體為五要件，可謂首度將均等論之要件予以明確化，其後日本法院在專利侵權訴訟上關於均等論的要件判斷，幾乎可謂都是依據此五要件判斷之。

在最高裁平成10年2月24日（1998年2月24日）第三小法廷判決「無限滑動用滾珠栓槽軸承事件」中，提及「即使申請專利範圍所載構成裡有與對象製品等相異部分，若有以下五要件之情形者，則應解為對象製品等與申請專利範圍所載構成均等，屬該專利發明之技術範圍。」而此五要件即為：

(1) 非本質部分：該部分並非專利發明的本質；

(2) 置換可能性：該部分若以對象製品等取代，仍可達成專利發明之目的，且發生同一功用效果；

(3) 置換容易性：該發明所屬技術領域具有通常知識之人（＝当業者，即「a person skilled in the art」），於製造對象製品等時容易聯想到上述取代；

(4) 容易推測性：對象製品等並非與發明專利申請時之公知技術同一或「當業者」得在申請專利時所容易推測者；

(5) 特殊情事：對象製品等並無在專利申請程序中有意自申請專利範圍排除之特殊情事等。

針對以上五要件，前四要件尚稱明確，至於如何具體適用第五要件，以及所指｢特殊情事」為何，則不具體明確，也因此向來是諸多學界及實務界的關注焦點之一。關於第五要件，乃係基於禁反言法理而來，即若在申請階段有意自申請專利範圍排除者，即不應再容許其之後再主張均等。而針對第五要件之「特殊情事」，有論者舉例謂：修正申請專利範圍後經減縮而排除者，或申請程序及審判程序中提出之書面中有承認不屬於技術範圍者等[1]。此外，尚有論者經研究謂，在均等侵害案件中，違反前述第一要件者為最多，次為第五要件[2]。據此，可以看出此二要件在判斷有無均等侵害之重要性。

然而，如前所述，第五要件「特殊情事」之判斷並無明確標準。時逢日本最高裁判所於2017年3月24日在最高裁平成29年3月24日第二小法廷判決「馬沙骨化醇（Maxacalcitol）之製造方法」案件中，針對均等論第五要件予以著墨探討。由於此判決之原審判決知財高裁大合議平成28年3月25日判決（平成27年（ネ）第10014号）中，亦針對均等論之五要件予以探討，因此本文除介紹原審法院在判斷是否構成均等侵害時審酌之五要件外，另亦將就最高裁平成29年3月24日第二小法廷判決「馬沙骨化醇（Maxacalcitol）之製造方法」所審酌之第五要件予以介紹，以期一窺日本法院在均等論之要件判斷。

案件概要

本案上訴人岩城製藥等公司（即原審被告）及被上訴人中外製藥（即原審原告）均為製藥相關公司，而本案係雙方針對含有治療角化症有效成分「馬沙骨化醇（Maxacalcitol）」之化合物製造方法提起專利侵權訴訟。

本件被上訴人中外製藥係該專利（特許第3310301號「ビタミンD及びステロイド誘導体の合成用中間体及びその製造方法﹝即，維生素D及類固醇誘導體之合成用中間體及其製造方法﹞」）之專利權人。其於申請過程中曾針對請求項13提出修正，是以在本案中主張上訴人所進口販售之藥品製造方法，與前述專利之請求權範圍所載構成均等，屬該專利發明之技術範圍，因此請求禁止該藥品之進口販售等。

對此，上訴人主張本案被上訴人所製造之製品或製造方法（下稱「對造製品等」）係於發明專利申請時有意識自申請專利範圍排除之特殊情形，因此不得謂為與前述申請專利範圍所載部分構成均等。 

針對本案，原審判決知財高裁平成28年3月25日判決（平成27年（ネ）第10014号）認為上訴人方法與修正後之發明均等，屬修正後發明之技術範圍，構成均等侵害。而原審法院就前述五要件之見解如下。

(1) 第一要件（非本質部分）：原審法院認為該修正之申請專利範圍記載中，構成先前技術所無之特有技術思想的特徵部分以外之作用效果，而有相異部分者，該部分並非專利發明之本質部分。

(2) 第二要件（置換可能性）：原審法院認為將修正後發明中之中間體等以上訴人方法置換，也可以達成與修正後發明之相同目的，並產生相同作用效果，故符合第二要件。

(3) 第三要件（置換容易性）：原審法院認為與修正後發明之目的物質相同之上訴人方法，為當業者容易由修正後發明聯想者，故符合第三要件。

(4) 第四要件（容易推測性）：原審法院並未對此多有著墨，但認為並非容易推測者，因此符合第四要件。（按：因法院不認為屬於申請時容易推測者，故符合第四要件）

(5) 第五要件（特殊情事）：原審法院針對「特殊情事」，認為若客觀上可認為申請人認識到申請時將申請專利範圍以外之其他結構取代申請專利範圍所載結構中之相異部分時，如申請人未在申請專利範圍記載該其他結構，則可認為屬「特殊情事」。原審法院並舉例，可看出申請人在專利說明書裡記載該其他結構之發明之情形，或申請人於申請當時在公開論文等記載申請專利範圍外之其他結構之發明之情形，即屬之。

對於原審法院之判決，最高裁平成29年3月24日第二小法廷判決雖亦認為構成均等侵害，但該判決則在要件審酌部分重點著墨於第五要件。

關於第五要件，原審認申請人僅因未把容易聯想之申請專利範圍以外的結構載於申請專利範圍，即不能謂存在特殊情事；客觀上，外形上若承認申請人申請時認知到，以申請專利範圍以外之其他結構置換為申請專利範圍所載結構之相異部分者，則可謂存有特殊情事。對此，最高裁判所認為原審法院對於「特殊情事」之範圍，未免過於狹窄，並認為若僅因容易聯想到之對象製品等之結構未載於申請專利範圍者即一律不構成均等侵權，則無啻強制先權利人在申請時即須預先預想好將來可能的所有侵權態樣。

最高裁判所尚認為，申請人在申請專利時，儘管關於申請專利範圍所載結構中與對造製品等相異部分，容易聯想起對造製品等之結構，但僅僅只有未載於申請專利範圍者，尚不能謂該當對象製品等在專利申請程序中有意自申請專利範圍排除之特殊情事。換言之，若該部分容易聯想起對造製品等之結構，亦不能因其未記明在申請專利範圍中，即認為此係有意排除之特殊情事。此外，最高裁判所亦不厭其煩指出，若係申請程序中有意自申請專利範圍中排除者，自不應容認均等之主張。此亦承襲前述最高裁平成10年2月24日（1998年2月24日）第三小法廷判決「無限滑動用滾珠栓槽軸承事件」之見解，重申禁反言之法理。

結語

日本法院在判斷是否構成均等侵害時，向以五要件判斷之。而最高裁平成29年3月24日第二小法廷判決（原審平成28(受)1242）「馬沙骨化醇（Maxacalcitol）之製造方法」係日本法院首度將均等五要件運用在醫藥相關領域之專利侵權案件。此外，不同於在修正時有意減縮申請專利範圍，該判決似以「有無記載於申請專利範圍」判斷是否屬申請專利範圍有意排除之部分而成為「特殊情事」之判斷內容，因此可以說在某程度上，不僅提供了「特殊情事」具體樣態之一，也使未來申請專利範圍如何撰擬始能避免均等侵害益形困難。

台灣在判斷專利是否構成侵害時，就均等之成立要件多半討論「置換可能性」及「置換容易性」，至於其他則以有無限制事項輔以判斷。然而，台灣亦有判決採前述五要件以判斷有無構成均等侵害，根據智慧財產法院100年民專訴字第23號及智慧財產法院99年民專訴字第150號二判決，「按被控侵權物品落入申請專利之均等範圍，必須符合：(1) 被控侵權物品與申請專利範圍之差異部分，非專利發明之本質部分（即，非發明本質部分），(2) 被控侵權物品經換置之差異部分，仍可達成專利發明之目的，並可產生同一之作用效果（即，置換可能性），(3) 被控侵權物品之差異部分於製造之時點所能容易思及（即，置換容易性），(4) 被控侵權物品之差異部分不可與專利發明申請時之公知技術同一，或為公知技術所能輕易推想（容易推測性），(5) 被控侵權物品於專利發明申請程序中並無遭有意識地自申請專利範圍中排除之特別情事存在（特殊情事）。如被控侵權物品無法符合上開5 個要件其中之一，即不能認為被控侵權物品落入申請專利之均等範圍。」 據此，台灣之法院是否在將來也可能持續採用日本均等論五要件以判斷是否構成均等侵害，值得觀察。

在專利侵害案件中，是否符合均等要件，將決定侵害是否成立，因此應盡可能使要件明確具體，始有迅速解紛止爭之可能。如日本判決一一檢視「發明本質」、「置換可能性」、「置換容易性」、「容易推測性」、「特殊情事」，雖然在「特殊情事」部分目前尚未具體明確，但其仍有要件較為明確之優點，對於是否構成專利侵害仍有實益，未來日本法院是否可能再針對第五要件提供更具體明確的樣態及說明，則尚待追踪。

參考資料：

1. 判決書連結 － 最高裁平成29年3月24日第二小法廷判決（原審平成28(受)1242）「馬沙骨化醇（Maxacalcitol）之製造方法」

備註：

1. 高部真規子，均等成立の要件－ボールスブライン事件，特許判例百選2012，有斐閣，第135頁，2012年4月。
   
2. 牧山皓一，特許権侵害訴訟における均等論の適用「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の解釈についての一考察，パテント2016，Vol. 69 No. 12，http://www.jpaa.or.jp/old/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201610/jpaapatent201610_063-074.pdf

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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