美國專利法第286條之六年請求權限制外，被告另外可主張專利權人請求賠償的時間太慢，構成遲延。根據聯邦巡迴上訴法院1992年的A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co.案判決認為，即便在專利權人的六年請求權時間內，被告仍可主張專利權人構成遲延，而阻礙其行使請求權。不過在2014年，美國最高法院於Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案，對於著作權法的消滅時效與遲延抗辯之關係做出判決，認為只要在消滅時效內，就無遲延抗辯之適用。而2017年3月，美國最高法院於SCA v. First Quality案中，亦延續了相同之見解。

美國專利侵權請求時限

根據美國專利法第286條規定：「除法律另有規定外，對在起訴或反訴提出前六年以前發生的侵害，不能請求賠償。[1]」其寫法與一般請求權消滅時效不同，並不是寫「從侵害發生時起算，六年後消滅」，而是寫「起訴前六年之侵害不能請求損害賠償」，亦即，專利侵權之請求權其實不會消滅，不管多晚請求，均能請求前六年內之損害賠償。例如，假若從侵權發生時起已經持續10年，專利權人才請求賠償，專利權人可請求的是第5年到第10年的損害賠償，第1年到第4年的不得請求。因此，嚴格來說，第286條或許不該稱為消滅時效，而該稱為請求時限（限制求償六年）。

遲延抗辯

除了此一請求時限規定外，美國專利法第282條(b)規定的侵權抗辯有很多種，包括：「(1)不侵權、無侵權責任或無法實施（unenforceability）。(2)…[2]」所謂的無法實施，傳統上包括專利權人「遲延」（laches）。所謂的遲延，乃指專利權人行使專利權有所遲延，該遲延乃不合理（unreasonable）且對被告造成不公平之傷害（impartial prejudice）。

因此，傳統上，除了專利法第286條之六年請求權限制外，被告另外可主張專利權人請求賠償的時間太慢，構成遲延。根據聯邦巡迴上訴法院1992年的A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co.案判決，認為即便在專利權人的六年請求權時間內，被告仍可主張專利權人構成遲延，而阻礙其行使請求權。

不過，在2014年，美國最高法院於Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案，對於著作權法的消滅時效與遲延抗辯之關係，做出判決，認為在消滅時效內就無遲延抗辯之適用。而2017年3月，美國最高法院於SCA v. First Quality案中，也延續相同見解，認為在專利法六年請求時限內，亦無遲延抗辯之適用。

SCA v. First Quality案事實

本案專利權人是SCA，其製造和銷售成人失禁用品（adult incontinence products）。2003年10月，SCA寄送警告信函給First Quality公司，主張被告所製造銷售的產品，侵害了SCA的美國第6,375,646號專利（簡稱’646號專利）。但First Quality主張，他們公司的第5,415,649 號專利（簡稱Watanabe專利），早於第’646號專利，且揭露了相同的紙尿布結構。因此，First Quality主張，第’646號專利是無效的，而不構成侵權。SCA後續寄發的信件中，沒有再提到’646號專利，而First Quality也開始開發銷售其產品[3]。 

圖一、美國專利號第6,375,646號專利代表圖

2004年7月，SCA在沒有通知First Quality的情況下，向美國專利商標局申請再審查，想確認第’646號專利會不會因為Watanabe專利而無效。2007年3月，美國專利商標局審查結果，確認了第’646號專利之有效性[4]。

又過了三年，2010年8月，SCA向First Quality提起訴訟，主張其侵害專利。而被告First Quality請求即決判決，主張遲延（laches）抗辯和「衡平禁反言」（equitable estoppel）。而地區法院認為，SCA在2003年10月就已經知道侵權發生，卻遲至2010年8月才提起訴訟，該遲延乃不合理（unreasonable）且對被造成不公平之傷害（impartial prejudice），故確實構成遲延[5]。另外，地區法院也認為，SCA之行為，確實構成誤導行為（misleading conduct），而被告信賴（reliance）該行為，若允許原告請求將造成被告實質傷害（material prejudice），構成所謂的衡平禁反言[6]。基於遲延及衡平禁反言這兩項抗辯，地區法院判決原告敗訴[7]。

SCA因而向聯邦巡迴上訴法院上訴，在上訴期間，最高法院剛好判決了Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案[8]。該案乃處理美國著作權法上消滅時效與其遲延抗辯（laches defense）之間的關係。最高法院在該案認為，既然著作權法已經明文規定三年的消滅時效，原則上在三年內沒有傳統的遲延抗辯之適用。但是，最高法院該案只是處理著作權法上消滅時效與遲延抗辯之關係，而專利法上，根據聯邦巡迴上訴法院1992年的A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co.案[9]，則認為縱使在專利法六年的請求時限內，仍然有遲延抗辯與衡平禁反言之適用。因此，上訴法院的三人庭判決，根據仍有效的Aukerman 案判例，SCA因為遲延而無法請求損害賠償[10]。

該案又申請聯邦巡迴上訴法院全院審理（en banc），請求參考最高法院的Petrella案判決，檢討是否不再適用Aukerman案判例？聯邦巡迴上訴法院最後以6票比5票，維持Aukerman案之判例見解，認為在專利法的六年請求時限內，仍然可以主張原告構成遲延，而阻礙其行使損害賠償請求權。全院判決認為，國會在制訂專利法納入六年請求時限時，將遲延抗辯納入了專利法第282條的各式廣泛抗辯中[11]。

該案上訴到聯邦最高法院時峰迴路轉。最高法院於2017年3月21日以7比1票，做出判決，推翻了Aukerman案等相關判例，認為在專利法六年之請求時限內，沒有遲延抗辯之適用。多數意見由Alito大法官撰寫。

國會制訂消滅時效規定填補漏洞

首先，Alito大法官指出，最高法院2014年的Petrella案的判決理由有兩方面，一方面來自於權力分立原則，二方面來自於遲延在衡平中的傳統角色。該判決指出，消滅時效的規定，乃是國會所做的決定，認為時效問題應該用一個固定、快速的判斷方式認定，比法院進行個案判斷的方式好。如果在國會制訂的消滅時效期限內，仍然有遲延抗辯之適用，乃是給予法官一個「推翻立法」（legislation-overriding）的角色，而逾越了司法權[12]。此外，衡平法院之所以要創造遲延抗辯，是想填補沒有消滅時效規定的漏洞，若已經有消滅時效規定，就沒有漏洞需要填補了，若還適用遲延抗辯，將違反其目的[13]。

Alito大法官指出，最高法院Petrella案雖然乃討論著作權法第507條(b)，但其論理完全適用於專利法第286條。Petrella案中，最高法院認為，著作權法條文已經顯示國會的決定，亦即在請求權產生之三年內，不能適用遲延抗辯。同樣地，專利法第286條也顯示出國會之決定，亦即在起訴前六年內之侵權，專利權人均可請求損害賠償[14]。

被告First Quality主張，此案與Petrella案不同，因為著作權法第507條(b)是寫「請求權產生起三年內」（向後計算），而專利法第286條是寫「起訴前六年內 」（向前計算）。不過，Alito大法官指出，實際上在Petrella案中，仍然是將著作權法第507條(b)解釋為從起訴時向前算三年[15]。被告 First Quality又主張，真正的消滅時效，是從原告發現訴訟原因（discovery a case of action）時起算，而專利法第286條卻不是這麼規定。但是Alito大法官指出，一般消滅時效就是從請求權形成（claim accrues）之日起算，而不是從發現訴訟原因時起算[16]。

專利法第282條是否納入了遲延抗辯

聯邦巡迴上訴法院認為，專利法第286條一開始寫「除法律另有規定」，而專利法第282條就是這裡的另有規定；而第282條的廣泛的文字，已經把遲延抗辯納入。First Quality也主張，遲延抗辯屬於第282條(b)(1)的「無法實施」（unenforceability）的情形之一。但Alito大法官認為，即便第282條(b)(1)已經將遲延抗辯納入，但也不必然表示，在第286條的六年請求時限內，還可以援引遲延抗辯。事實上，國會既然在專利法已經放入第286條的請求時限，還另外保留遲延抗辯，這個可能性很低。聯邦巡迴上訴法院和被告並沒有舉出其他例子，證明國會對一個時效問題同時賦予雙重保護[17]。

聯邦巡迴上訴法院和First Quality引用了一些1952年專利法制訂前的判決先例，主張當時就已經有一個穩固的實務見解，認為「遲延抗辯可以對抗專利侵權的損害賠償請求」，並進而主張，1952年制訂專利法時，第282條已經納入了1952年前就存在的遲延抗辯。但是，Alito大法官認為，1952年立法當時，有一個最重要的一般法律規則，就是在國會所明訂的消滅時效內不可再援引遲延抗辯，並為多個最高法院判決所承認。而最高法院Petrella案也確認並重申此一規則，因此，光引用一些下級法院判決，並不足以支持，專利法第282條(b)(1)已經納入了一個不同的專利法規則[18]。

1952年前的判例是否承認遲延抗辯

聯邦巡迴上訴法院和First Quality引用了三類的案件：1. 1938年前的衡平案件（equity cases）；2. 1938年前根據法律所請求之案件（claims at law）；3. 1938年後法律和衡平合併之後判決之案件[19]。但Alito大法官分別攻擊了這三類案件，認為這些案件無法證明，當時存在一廣泛明確之實務共識，可將遲延抗辯適用於專利侵權損害賠償。

Alito大法官認為，「1938年前的衡平案件」中，許多案件原告並沒有請求損害賠償，即便有請求損害賠償的案件，也只是在判決旁論中提及遲延可能會阻礙損害賠償請求。將遲延適用於損害賠償請求的案件太少，無法證明當時已經有穩定的全國共識。總之，從1938年前的衡平案件中，最多可以知道，在衡平法院下可以援引遲延抗辯，但無法推論出遲延抗辯可以完全阻礙專利權人獲得賠償[20]。

其次，Alito大法官認為，First Quality 所引用的三個「1938年前根據法律所請求之案件」，好像認為在消滅時效內仍然可以適用遲延抗辯。但其認為，原則上國會立法是採取普通法之原則，被告所引用的案件數量太少，不足以推翻上述推定。First Quality主張，因為在1870年後根據法律請求之專利案件不多，所以可引用之案件不多，但Alito大法官認為這是First Quality該負的舉證責任[21]。

最後，於第三類「1938年之後的案件」，Alito大法官認為，在法律與衡平法院合併後，更少案件可以支持，法院持續援引遲延以對抗請求權。只有兩個上訴法院認為，遲延可以對抗請求權，但這不足以構成一個「遲延抗辯可對抗專利請求權」的穩定、一致的實務見解[22]。

故意遲延提起訴訟問題

最後，最高法院指出，衡平禁反言原則可以保護First Quality 所擔心出現的濫用問題，例如，不道德的專利權人引誘潛在的侵權對象先進行生產投資，然後過了多年後才提起訴。亦即，最高法院認為，在美國專利法第286條所定的期限內（起訴前六年）沒有遲延抗辯之適用，但仍然有衡平禁反言之適用。至於本案是否有衡平禁反言之問題，發回給上訴法院認定[23]。

撰寫反對意見的大法官Breyer特別指出，在專利領域中，某些專利權人會故意等待潛在侵權人做了重大投資，且投資到了轉換成本過高時，再提起侵權訴訟[24]。對於這種惡意行為，雖然衡平禁反言仍可作為一種防止工具，但似乎不夠。故其認為，多數意見認為不適用遲延抗辯，將來這種專利惡意行使的問題將更加嚴重[25]。

備註

1. 35 U.S.C. § 286(“ Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.”).
2. 5 U.S.C. § 282(b)(1)(“(b)Defenses.—The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:(1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability….”).
3. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 2017 WL 1050978, at 3 (2017).
4. Id. at 4.
5. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 2013 WL 3776173, at 4-8 (W.D. Ky., July 16, 2013).
6. Id. at 8-12.
7. Id. at 12.
8. Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 134 S. Ct. 1962 (2014).
9. A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (Fed Cir. 1992).
10. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 767 F.3d 1339 (Fed. Cir., 2017).
11. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 807 F.3d 1311, 1323-1329 (Fed. Cir., 2015)(en banc).
12. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 2017 WL 1050978, at 5 (2017).
13. Id. at 5.
14. SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC, 2017 WL 1050978, at 6 (2017).
15. Id. at 7.
16. Id. at 7.
17. Id. at 8.
18. Id. at 8-9.
19. Id. at 9.
20. Id. at 9-10.
21. Id. at 11.
22. Id. at 11.
23. Id. at 12.
24. Id. at 20 (Breyer J. dissenting).
25. Id. at 20 (Breyer J. dissenting).

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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