我們在第167期的「提供一個元件到海外是否構成美國海外引誘侵權：2014年Promega Corp. v. Life Technologies Corp.案」，介紹過聯邦巡迴上訴法院這一則關於美國專利法第271條(f)(1)海外引誘侵權的案例。該案涉及的是「提供一個元件」到海外，是否構成條文中所講的「實質部分」。上訴法院當時認為，所謂的實質部分 乃指「重要或必要」，只要該元件是該發明的重要部分，就可以算是實質部分。該案後來上訴到聯邦最高法院，最高法院於2017年2月宣判Life Technologies Corp. v. Promega Corp.案，推翻了上訴法院的見解，認為單一元件不算是該條的實質部分。

基因檢測組專利

首先先回顧一下Life Technologies Corp. v. Promega Corp.案件中的系爭專利。本案的專利權人是Promega公司，其擁有關於DNA短縱列重複序列（STR）基因座複合擴增（multiplex amplification of STR loci）的發明。其中四個是Promega 擁有的專利，另外一個則是得到Tautz專屬授權的專利（簡稱Tautz專利）。

圖一、 Promega公司

圖片來源：Promega

Tautz專利的請求項針對的是一個STR基因座檢測程序，包括了下述幾個部分：(1)a mixture of primers，(2) a polymerizing enzyme such as Taq polymerase，(3) nucleotides for forming replicated strands of DN; (4) a buffer solution for the amplification，(5) control DNA。

該案被告是LifeTech公司，系爭產品的基因檢測試劑，包含(1) a primer mix、 (2) 聚合脢連鎖反應PCR reaction mix、 (3) a buffer solution、 (4) control DNA，和(5) 聚合酶 (Taq )，其為聚合酶連鎖反應擴增的必要元素。

原告Promega公司是Tautz專利的專屬被授權人，其乃將該專利再授權給被告LifeTech，授權範圍包括全球，但只限定在特定的執法領域中使用（例如犯罪偵查）[1]。被告LifeTech只在美國境內製造此一Taq聚合酶，並 將此元件輸出到英國的工廠，加上其他元件 組成基因檢測試劑，然後銷售到美國以外的全球市場。

圖二、 Life Technologies公司及商標

圖片來源：Life Technologies

只在美國製造一個元件

後來LifeTech將該產品銷售到未被授權的市場，包括臨床診斷與研究市場，因而Promega公司在美國提起訴訟，主張其雖然只有在美國製造並輸出其中一個元件，但仍構成了美國專利法第271條(f)(1)海外引誘侵權之規定[2]。

美國專利法第271條(f)(1)規定：「任何人未經許可，提供、或使人提供，該美國專利的全部或實質部分（all or substantial portion）的元件，這些元件在美國境內尚未組裝，而積極地引誘該些元件在美國境外組裝，其組裝完成之物若在美國境內可以產生專利侵權的效果時，則應被視為侵權。[3]」

一審時，陪審團判決LifeTech構成蓄意侵權，LifeTech則請求法院依據法律自為判決，主張其只在美國製造一個多元件發明的其中一項元件，所以不構成第271條(f)的「實質部分」。而地方法院同意其看法，認為只有一個元件不構成所謂的實質部分。

但聯邦巡迴上訴法院推翻地區法院看法。上訴法院認為，所謂的實質，乃指「重要」（important）或必要（essential），故單一元件也可能是所謂的實質部分。而專家出庭作證，認為Taq聚合酶是該檢測組中的「主要」「重要」部分，故認為該單一元件已經符合第271條(f)(1)的實質部分[4]。

最高法院判決採取量的衡量

不過，當本案上訴到最高法院時，最高法院以多數判決（7票對0票） 推翻上訴法院之認定。多數意見由Sotomayor大法官撰寫。

首先，其認為第271條(f)(1) 中的實質部分，指的是一種「量」的衡量。專利法本身並沒有定義何謂「實質」，而實質這個字的一般用法，有時可以指「質」的重要性，有時亦可指「量」的比例。但法院認為，在這裡應該指的是量的意義。在第271條(f)(1)條文中，在「實質」這個字的前後文是「全部」（all）和「部分」（portion），表達的就是量的意思，在前後文中看不出來表達的是「質」的意思。而且，法條中講的全部和實質部分針對的是「元件（複數）」（of the components），如果採取質的解釋，那麼就可以省略中間的「of the components」，而只需要寫「all or substantial portion of patented invention」。因此法院認為，只有採取「量」的意思，這個條文才需要這樣寫[5]。

原告Promega公司所提出的「個案判斷法」（case-specific approach），必須由事實認定者去判斷，不論採取量的檢測或質的檢測，該些元件是否構成所謂的「實質部分」。法院認為，給陪審團這種個案判斷的任務，只會惡化該法條的模糊，而非解決該問題。Promega公司所提的一種分析架構，同時考量該元件的質與量，只會讓 事實認定者的審查工作更複雜，而非協助其審查[6]。

單一元件不構成第271條(f)(1)的實質部分

進一步，最高法院既然認為所謂的實質部分，指的是量上的判斷，那麼，單一元件是否可能構成第271條(f)(1)的實質部分呢？法院認為答案是 否定的。首先，在法條文字上，第271條(f)(1)中多次提到元件，都是用複數形式（components）。包括提供實質部分「元件」（of the components），「這些元件」（such components）在美國境內尚未組裝，並積極引誘「這些元件」（such components）在海外組裝[7]。

而在條文體系上，若對照第271條(f)(2)的海外幫助侵權的條文，用到的就是「任何元件」（any component），採單數形式，可以包括單一元件，其明確的指出「特別是當此一元件係為了該發明而特別製造或適用」，指的是一個元件。這一條的前後二款應採不同解釋，才能讓這二款有不同的適用情況[8]。

雖然單一元件不可能構成實質部分，那麼到底要幾個元件才算事實質部分？對於這一點，最高法院明確地說，本案不予回答這個問題[9]。

歷史解釋

最後最高法院 提出，上述解釋 也符合第271條(f)被制訂的歷史。當初國會制訂這一條，乃是針對1972年的Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案[10]的結果。該案中，廠商在美國製造所有零件，但卻輸入到海外才組裝。而國會制訂第271條(f)，就是要解決這個漏洞[11]。

因此，若要符合國會的立法目的，會構成第271條(f)(1)責任者，提供者必須提供該發明全部或實質部分的零件；相對地，會構成第271條(f)(1)責任者，提供者只需要一個單一元件，只要該元件乃特別製造或適用於該發明，且非具有其他非侵權用途的一般物品。不過，在本案中，該產品乃在國外製造，除了一個元件在美國製造外，其他元件都在海外製造，最高法院認為不在本條打擊範圍內[12]。

不過，對於最後一點，Alito大法官和Thomas大法官提出協同意見，認為國會當初制定第271條(f)，雖然是因為1972年的Deepsouth案而起，但並不 只是想解決Deepsouth案本身的問題，所以才會有第271條(f)(2)的幫助侵權的規定。只是，到底第271條(f)的射程範圍有多大，從 該法條的立法原因無法協助回答這個問題[13]。

結語

根據美國最高法院2017年Life Technologies Corp. v. Promega Corp.案判決，最後的結論是：第271條(f)(1)海外引誘侵權條文中的實質部分，乃從量上去做判斷，而若只提供一個多元件產品的單一元件，不會構成該條的實質部分。也就是說，若提供者只出口某發明的單一元件，到海外與其他元件組裝，將不會構成第271條(f)(1)的海外引誘侵權。此判決推翻了聯邦巡迴上訴法院2014年的「一元件從質上面來看是重要或必要的，就可能構成實質部分」的見解。

備註

1. Life Technologies Corp. v. Promega Corp., 2017 WL 685531, at 3 (2017).
2. Id. at 3.
3. 35 USC §271(f)(1)(“Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”).
4. Promega Corp. v. Life Technologies Corp., 773 F.3d 1338 (2014).
5. Life Technologies Corp. v. Promega Corp., 2017 WL 685531, at 5.
6. Id. at 6.
7. Id. at 6.
8. Id. at 7.
9. Id. at 8.
10. Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).
11. Life Technologies Corp. v. Promega Corp., 2017 WL 685531, at 8.
12. Id. at 8.
13. Id. at 10 (Justice Alito, concurring).

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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