2016年12月，美國最高法院在Apple v. Samsung案件中宣布，如果複合式產品只有侵害某一些設計特徴，並不一定適用侵權者銷售整體產品總利潤的損害賠償計算方式，不過，這前提是要計算複合式產品的損害賠償。然而，對於這一部分的審查理由，最高法院在說明，第289條所稱的「工業製品」是指「出售給消費者的產品及該產品的零組件」。筆者認為，最高法院推理的論點存在根本性的缺陷，而且再一次的扼殺工業設計的商業價值，本文將探討相關的判例法和立法相關的歷史沿革。

※本文摘錄自[美國最高法院再次扼殺工業設計的商業價值]

工業設計的商業價值

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）對於工業設計定義如下：指物品的裝飾性或美學特徵，可以是立體的設計特徵，例如：物品的形狀或外表，也可以是平面特徵，例如：圖案、線條或顏色。工業設計也可能是相關的圖形符號，圖形化使用者介面（GUI）和標誌。

圖1：工業設計應用在日常生或中的各種產品

DM083 177（GUI）	DM084 611（座椅）
DM080 984（葉子板）	DM/085 596（手機支撐座）

工業設計能使產品富有吸引力並能引起人們的注意，因而增加產品的商業價值，並提高其銷售力。工業設計受保護時，有助於確保投資得到公平回報。一個有效的保護制度也通過促進公平競爭和誠信交易而有利於消費者和社會公眾。工業設計的保護還可以在工業和製造部門鼓勵創造，促進商業活動的擴大，提高本國產品的出口，從而有助於經濟發展。簡言之，工業設計是功能與造形的結合，是以新造形及新的視覺效果給予產品新的生命，是讓一個產品吸引消費者，讓消費者選擇一個產品而不選擇另一個的關鍵因素之一。

圖2：Apple的iPhone與Samsung前後期智慧型手機之比對

工業設計的保護

在大多數國家，工業設計需要註冊才能取得法律保護。在一些國家，工業設計是以專利法中的「設計專利」制度予以保護，例如：美國、中國、台灣。有些國家及地區是以獨立的「設計法」提供工業設計的法律保護，例如：日本、南韓、歐盟等，歐盟除了註冊設計制度之外，另有無需註冊的設計保護制度，提供期間較短（從公開之日起算3年）的有限保護。另外有些國家，則以著作權法來保護工業設計。

Apple與Samsung侵權訴訟（2011-CV-01846）[1]

地方法院與CAFC的設計專利損害賠償計算

2011年，Apple v. Samsung的侵權訴訟中，Apple所主張的3項設計專利中，2個是iPhone手機的外殼及顯示螢幕部分的設計（如圖3所示），另一個是顯示螢幕上由圖像所構成的圖形化使用者介面。Apple因為Samsung侵害其所主張的發明、設計專利及商業外觀而獲得的陪審團裁定的損害賠償金額約為6億美元，裁決中主要的3.99億美元損害賠償是由於Samsung侵害Apple的設計專利。Samsung不服，向CAFC提起上訴[2]。

圖3：Apple公司的電子裝置之部分設計專利

上訴時，Samsung辯稱，地方法院在法律上的錯誤是允許陪審團將其銷售侵權智慧型手機的全部利潤判給損害賠償，應該限制在該設計對於侵權利潤的貢獻度之「因果關係原則」。CAFC拒絕了Samsung的「因果關係」論點，因為Samsung所主張的「分攤原則」是國會拒絕的。而且，CAFC援引了1998年Nike控告Walmart案件的判決[3]：分攤原則是要求專利權人證明侵權者的利潤，或他自己損失的利潤的哪一部分出於產品本身的設計。

美國最高法院的決定及理由

2015年12月，Samsung向美國最高法院提出訴訟請求，要求對利潤總額作出裁決。法院於2016年3月批准了請願書，將其審查限縮在請願書的問題2：如果設計專利僅應用於產品的某一組件，則侵權者的利潤應限定在該零組件對於總利潤的貢獻度。2016年12月6日，最高法院發布全體一致同意但有限的決定，撤銷CAFC的決定，發回更審。

最高法院認為，該案件的議題不涉及「總利潤」含義的任何問題，而是「工業製品」一詞的含義。最高法院說明：專利法第289規定中所使用「工業製品」的術語應該被較廣義的解釋，得以包括銷售給消費者的產品和該產品的零組件。換句話說，侵權者的總利潤的損害賠償所針對的相關「工業製品」，如果是複合式產品，可能只能估算那些侵害設計權的零組件之總利潤。值得注意的是，法院拒絕提出任何確定有關「工業製品」的檢測或標準，而是發回由CAFC及地方法院進一步澄清及處理所有的問題。

字典中工業製品的解釋

最高法院對於「工業製品（article of manufacture）」法律術語的寬廣解釋，主要是基於兩個字典，其中之一的是J. Stormonth的英語詞典[4]，「物品」只是一個特定的物件（a particular thing）。另外一個是美國遺產詞典（American Heritage Dictionary），一個特定的事物或種類的元素；一個特定的物件或項目[5]。而「製造」是指「用手工或機械將原料轉化成適合人類使用的製品」及「如此製造的製品」。總而言之，「工業製品」只是手工或機器製造的東西。

最高法院認為：「工業製品」的解釋應寬廣到足以包括銷售給消費者的產品，也包括該產品的零組件。零組件是它們所屬產品的一部分，無論是手工還是機器，最終仍是由人類所製造的東西。

工業製品的法律解釋

美國專利法第171條規定是設計專利主要的法條，其中（a）款規定「任何人對於工業製品之新穎（new）、原創的（original）及裝飾的（ornamental）設計，合於本法之規定及要件，取得專利」。USPTO和法院都理解第171條規定允許設計專利之法定標的可擴展到複合式產品的一個零組件或其部分[6]。最高法院認為，專利法第289條中的「工業製品」寬廣的解釋必須與第171條規定一致。

在Samsung案中，最高法院認為專利法第101條部分規定的支持也支持「工業製品」的廣泛解釋足以涵蓋產品的零組件。第101條中將「製造（manufactures）」列為發明專利之法定標的種類之一，不過「製造」並不是「工業製品」，這是個字面及意涵上不一致的連結。另外，最高法院又援引早先在Chakrabarty案件的裁決[7]以及其他兩項專利法律文書[8]來支持這不完全一致的字面上連結。

第289條損害賠償規定的立法沿革

1886年，在一系列Dobson的地毯設計專利侵權案件（如圖4所示）[9]中，法院將發明專利的分配原則直接適用於設計專利，因此，地毯設計的專利權人Dobson僅能獲得六分美金的損害賠償。這些判決使得產業界的憤怒發展到了沸點。

圖4：Dobson被侵害的地毯之設計專利

USD6,822（地毯）	USD10,778（地毯）

1887年，美國國會的報告中說明：現行設計專利的法律規定並沒有提供有效的損害賠償。自從1886年4月美國最高法院對Dobson的設計專利侵權案件作出決定後，專利局在設計部門的收入下降超過50％，且每星期所核准的設計專利數量也降到只有一半。因此，國會迅速回應Dobson案件所造成的影響[10]，將產品設計類比於商標法中在市場上的良好商譽，特別在設計專利的損害賠償請求侵權者的所得利益部分，刪除有關分攤法則之要件。

國會報告中說明：「應以侵權者銷售侵權產品所得的全部利潤作為損害賠償的基礎，因為設計與產品是不可分割的」（如圖5所示）。並在1887年的法案第1項中明文規定：任何人未經外觀設計專利權人的授權，（1）以銷售為目的，在產品上應用獲准專利之設計，或（2）出售或公開發售的任何應用獲准專利之設計的產品，或是以相同方式實施該設計，即屬違法。該法案規定，凡設計專利的侵權者應擔負其製造或銷售侵害設計專利的物品所得利潤總額之賠償責任，且不得低於美金250元的損害賠償。

1946年，美國國會刪除發明專利可獲得侵權者所得利潤的損害賠償，對於設計專利權人可請求「侵權者非法侵權所得利益」的特殊規定，卻保持不變。國會為什麼選擇保留該特別規定於設計專利的損害賠償，其理由並不明確。不過，1952年，國會將1887年的法案中有關設計專利的損害賠償編入專利法第289條[11]。

圖5：Dyson的風扇設計、BMW的汽車設計與產品是不可分的[12]

Dyson無葉風扇的設計專利	BMW的mini cooper設計專利

整體產品的銷售總利潤

在Nike v. Wal-Mart案件[13]中，系爭設計專利是關於運動鞋鞋面部分的設計（如圖5示）。CAFC說明：對於設計專利權人而言，舉證說明分攤法則（Apportionment）是特別困難的問題，美國國會認為產品設計應類比於商標法中在市場上的良好商譽，特別訂定設計專利的損害賠償可請求侵權人的所得利益部分，同時也在1887年的法案中刪除最高法院所要求的分攤原則之要件。因此，依據第289條規定請求侵權者利益之損害賠償，應無分攤原則之適用，而且，所得利益的損害賠償應以侵權之整體產品的銷售利益最為計算之基礎。

圖6：Nike的D348,765運動鞋鞋面的設計專利

在Pacific Coast Marine案件[14]中，Pacific Coast公司控告Malibu造船公司得產品侵害D555,070設計專利（如圖6所示），主張依據專利法第289條規定，請求被告Malibu銷售整體船隻的利益作為損害賠償之計算基礎。法院說明：專利法第171條規定：凡對於工業產品之任何新穎、原創的、及裝飾的設計，合於本法之規定及要件，可取得專利。被告Malibu主張，本案中的「工業產品」必須僅僅是擋風玻璃罩，而不是整個船隻（not the entire boat）。被告會主張這樣的解釋，顯然並不瞭解專利法第289條規定中「任何（any）」用詞的意義。第289條規定「如果該設計專利被應用於任何工業產品上，專利權人可請求所有利益的損害賠償」。其中的「任何」一詞為了是要能更寬廣地解釋工業產品，比第171條規定的解釋更為寬廣，這個解釋與原告Pacific所主張銷售整個船隻所得利益的損害賠償的說法是一致的。

圖7：Pacific Coast的擋風罩設計專利與被告產品之比對

美國D555,070設計專利	被告Malibu的產品

法庭之友（amicus curiae）意見書的反面意見

圖8：Walter Lane的Piano case設計專利

USD37,501（鋼琴外箱）

結語

在1887年法案之前，專利法中對於侵權人利潤（或專利權人的損害賠償）的分攤原則已有充分的理解；1887年，在Dobson案件中，最高法院的決定將損害賠償的分攤原則擴大適用於設計專利，而造成美國設計專利的重大災難，最後由國會及時收拾解決問題。2016年，最高法院在Apple v. Samsung的侵權訴訟中，利用「工業製品」的解釋再次讓分攤原則重新適用於設計專利，又一次扼殺設計專利的商業價值。

在1887年法案的立法沿革中，眾議院和參議院報告最終拒絕了地毯案所採用的分攤原則。在國會報告討論記錄中的備註，可能讓該法案的眾議院贊助者對其內容到困惑，但這些討論的內容不能作為改變「總利潤」用辭含義的證據。1893年，第二巡迴法院在Untermeyer案件的裁決是解釋1887年法案的第一個重大案件，證實了國會拒絕「分攤原則」適用於設計專利。其實，1887年法案也反映了設計專利侵權所造成的損害不同於發明專利侵權，反而比較類似於商標權人在商標侵權案例中造成的聲譽損害。

在Apple v. Samsung的案件中，CAFC認為，依據專利法第289條明確的法律用語及立法沿革，其中所提及的「總利潤」是表示可根據銷售給消費者的整個產品的銷售計算這些利潤。儘管，最高法院承認法庭之友的政策論述，認為授予設計專利侵權者的總利潤的損害賠償在現代的世界中是沒有意義的，不過，這些主張及論點應該提交國會來決定，而不是CAFC或地方法院。

註釋

1. 圖片來源APPLE, INC., v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., No. 11–CV–01846–LHK., July 23, 2012,1299 Apple's Trial
2. 參照Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD., 11-CV-1846-LHK, Case :2014-1335-1368, Filed: 05/23/2014。
3. 參照Nike, Inc. v. Wal–Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1441 (Fed.Cir., 1998)。
4. 參見A Dictionary of the English Language 53 (1885) (Stormonth)。
5. 參見see also American Heritage Dictionary, at 101 (“[a]n individual thing or element of a class; a particular object or item”)。
6. 參見the Court of Custom and Patent Appeals’ [CCPA’s] 1980 decision Application of Zahn, in which Judge Rich wrote for a five-judge panel that “Section 171 authorizes patents on ornamental designs for articles of manufacture. While the design must be embodied in some articles, the statute is not limited to designs for complete articles, or ‘discrete’ articles, and certainly not to articles separately sold . . .”。
7. 參見Samsung Elecs., __U.S. at __, __ S. Ct. at __, 2016 WL 7078449, at *5 (citing Chakrabarty, 447 U.S.303, 308, 100 S. Ct. 2204, 65 L. Ed. 2d 144 (1980)。
8. 參見Samsung Elecs., __U.S. at __, __ S. Ct. at __, 2016 WL 7078449, at *5 (citing cf. 8 D. CHISUM, PATENTS § 23.03[2], pp. 23–12 to 23–13 (2014) (noting that “article of manufacture” in § 171 includes “what would be considered a ‘manufacture’ within the meaning of Section 101”); citing also 1 W. ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS § 183, p. 270 (1890) (the broad term includes “the parts of a machine considered separately from the machine itself.”)). Section 183 of Robinson’s Book I is titled “‘Manufactures’ a Comprehensive Class of Inventions.”The section provides in pertinent part that “[t]he species of inventions belonging to this class are very numerous, comprehending every article devised by man except machinery upon the one side, and compositions of matter and designs upon the other. Thus the parts of a machine considered separately from the machine itself, all kinds of tools and fabrics, and every other vendible substance which is neither a complete machine nor produced by the mere union of ingredients, is included under the title ‘manufacture.’” 1 W. ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS, §183, p. 270 (1890)e。另參見 網頁https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3124815;view=1up;seq=436。
9. 參照Dobson v. Hartford Carpet Co. 114 U.S. 439 (1886) 及Dobson v. Dornan (1886) 118 U.S. 10, 17-18 (1886)。
10. 參照Frederic H. BeTTs, M. A Ll.B. .of The New York Bar, “Questions under the design patent Act of 1887”, Law Journal, Vol.Ⅰ, No.5, May , 1892, P.182-P.192。
11. 參照Nike Inc. v. Wal-Mart Stores, 138 F.3d 1437, 1440 (Fed. Cir. 1998),其中引述The Act of 1790, 1 Stat. 111; The Act of 1793, 1 Stat. 318; The Act of 1800, 2 Stat. 37. 在判決中Newman 法官對於專利侵害損害賠償立法沿革、設計專利侵害之損害賠償及格法案條文的意涵詳細說明。其中相關原文為”Indeed, whether it was the 1946 or 1952 Act or the decision in Aro Manufacturing that eliminated recovery of infringer's profits in utility patent infringement, this remedy for design patents was unaffected。
12. Dyson無葉風扇的設計專利由左而右依序為USD602,144、USD605,748及USD602,144，BMW的USD664,896汽車設計，這些設計都是功能與造形的結合，這些外觀設計與整體產品是不可分的，大部分消費者選擇這些產品是要求功能兼具外觀設計。
13. 參照Nike, Inc. v. Wal–Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1441 (Fed.Cir., 1998)。
14. 參見Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, No. 6:12-cv-33, 2012 WL 6721060 (M.D. Fla. December 27, 2012以及Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, 739 F.3d 694 (Fed. Cir. 2014)。
15. 參見Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 234 F. 79 (2d Cir. 1916) 以及 Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 222 F. 902 (2d Cir. 1915)。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們