171期
2016 年 11 月 2 日
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美國最高法院維持美國聯邦上訴巡迴法院之裁定:不可對USPTO確立IPR的決定提出上訴
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
李淑蓮 整理╱北美智權報 編輯部

美國最高法院維持美國聯邦上訴巡迴法院之裁定,即不可對美國專利商標局(USPTO )確立多方複審(inter partes review, IPR)的决定提出上訴;並授權USPTO根據最廣泛合理的解釋 (broadest reasonable interpretation, BRI))標準來解釋IPR的專利項目。Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, Case No. 15-446(US, June 20, 2016)(Breyer, J)(Thomas, J, concurring)(Alito, J, concurring in part and dissenting in part, jointed by Sotomayor, J)

案件背景

Cuozzo是一項車速速度計的專利權人,當車輛的速度超過限速時,此速度計便會顯示訊息讓駕駛員知道。 Garmin公司提交了一份專利多方複審程序申請,針對Cuzzo專利所有20個專利請求項尋求IPR。 Garmin的訴請書描述了專利請求項第17項根據現有技術是顯而易見的。專利審查和上訴委員會(PTAB)同意重新審查專利請求項17,也包括專利請求項10和14。雖然訴請書沒有以根據專利請求項第17項同樣的理由,明確質疑第10和14專利項目,但專利請求項第17項是依賴於專利請求項第14項,而請求項第14項則是依賴於請求項第10項。因此,PTAB推斷Garmin已經隱性的質疑請求項第10項和14項,最後判决請求項第10項,14項和17項明顯無效。Cuozzo提出上訴。

在上訴中,Cuozzo認爲,PTAB不當複審請求項第10項和14項,因爲Garmin公司還沒有明確的挑戰那些專利請求項。Cuozzo還認爲,PTAB根據BRI標準不當解釋專利請求項,應該以一審法院所使用的標準,其中專利請求項被賦予像是本領域技術人員所理解的普通含義。(註:在專利訴訟中,法院與USPTO採用不同標準來解釋專利請求項的範圍,法院採用該「專業領域」或專業技術員提出公認定義,而USPTO會以最廣泛合理的解釋。)在法院的標準下,現有技術與專利請求項第17項並無交集;但在USPTO解釋標準下,現有技術與專利第17項便有交集,第17項專利就顯而易見了。

上訴法院拒絕了Cuozzo的兩項反駁,發現專利法中指出:不可對USPTO確立IPR的決定提出上訴(IPR Institution Decisions not Appealable)」,而且其所採用的BRI標準是合理且合法的,USPTO只是在行使國會的制定授權。 Cuozzo遂向最高法院提出上訴。

最高法院同意上訴法院對於IPR的確立是不可上訴的判决。首先,專利法規明確規定,USPTO確立IPR的决定爲「最終且不可上訴的」。其次,雖然憲法中提到行政或司法判决如有「特殊性」就可上訴,但是專利法中按照法令有明確的法律文字是禁止上訴的。雖然最高法院承認上訴是有利於司法重新審查的,但國會可以通過明確的法律文字加以限制。最高法院强調,對是否可以上訴,也需符合法律規定。具體來說,這種情况下,國會制定法律明確指出不得上訴,因此,Cuozzo認爲憲法指出可以上訴的說法是沒有根據的。

BRI的使用標準是合理的

最高法院還同意上訴法院對於BRI的見解,法令賦予USPTO的法律權威是根據BRI標準來解釋專利項目。最高法院發現,該法規沒有明確指示USPTO使用一個專利請求項解釋標準或其他;因此,專利審查委員可來合理的解釋法規的文字、本質和宗旨。

最高法院解釋說,採用BRI標準是USPTO規則制定權的合理行使,而且BRI標準鼓勵申請人以小範圍草擬專利請求項,同時鼓勵披露,使公衆能更有效的瞭解專利請求項的法律限制,以保護公衆免受過於廣泛的專利請求項解釋。此外,最高法院指出,USPTO採用BRI標準已超過100年。

內容參考:https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 

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