TRIPS（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，與貿易有關之智慧財產權協定）第25條工業設計的保護要件中，排除全然取決於技術或功能性需求之功能性設計[1]，然而，第15條商標的保護客體（protectable Subject Matter）與註冊要件中並未有非功能性之排除規定。美國專利法雖未有排除規定，不過隨著非傳統性商標或商業表徵（Trade Dress）[2]的發展，為了防止原本應以有期限性的發明專利（或新型專利）或設計專利制度來保護的客體，而利用無期限的商業表徵制度來延伸其保護，因此各國紛紛在商標法中訂定排除功能性商標之法律規定[3]。
本文將簡單介紹美國商業表徵的內容及保護要件，功能性原則之目的與發展、實用功能性與美感功能性之定義、商業表徵的功能性審查原則，最後釐清商業表徵的功能性原則不同於設計專利的功能性設計審查原則。

※本文摘錄自[淺談美國商業表徵的功能性原則與判斷]

美國商業表徵的保護制度

美國對於商標的保護採用雙軌的制度，一是依據州普通法取得商標保護，其二是依據1946年的聯邦商標法（15 U.S.C, Lanham Act,一般稱為蘭哈姆法案）註冊而取得保護。早期，商業表徵的保護是在州普通法之下，以不公平競爭法主張保護，1988年修訂聯邦商標法（the Trademark Law Revision Act of 1988, 以下稱商標法）時，將沒有註冊的商業表徵列入第43條(a)項的保護之中。

商業表徵的內容

商業表徵可構成商標法第2條（§1052）所稱之「符號」或「裝置」[4]。最初，商業表徵只包括商品的包裝、標籤或容器，後來發展到商品本身的設計，近年來已擴大到包括產品設計、營業場所的裝潢、菜單與佈置、建築物的設計等[5]。在Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co. 案件[6]中，Qualitex公司在銷售的乾洗機壓板墊布上使用一種特別的綠金色（green-gold color, 如圖1所示），最高法院說明：單一顏色是可以被商標保護的，只要不具功能性，且能取得第二重意義，表彰墊布的來源。

圖1 Qualitex公司主張墊布的綠金色商標[7]

商業表徵包括一個產品設計，銷售產品的包裝設計，銷售的產品或包裝中的顏色，以及一個產品的味道（flavor）；全套的兒童服裝設計是可構成的產品設計[8]；銷售場所內部的佈置（如圖2所示）或是餐廳內部的裝潢與擺設（如圖3所示）類似於產品包裝[9]。在In re N.V. Organon案件[10]中，商標審理及上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）說明：味道類似產品的設計是可以被保護的，除非它是功能性設計。

以上所列舉的不是一個詳盡的清單，因為「幾乎所有能夠帶有意涵的事物」都可作為一個「符號」或「裝置」來使用。如果要確定申請的商標屬於產品包裝或產品設計的難度很高時，這種曖昧不明的商業表徵被視為是產品設計[11]。

圖2 Apple公司取得零售商店內部擺設的商業表徵[12]

圖3 Spearmint Rhino公司的餐廳內部布置的商業表徵[13]

商業表徵的保護要件

當申請人申請註冊一個產品設計、產品包裝、顏色或商品的其他商業表徵或服務時，審查人員必須個別考慮兩個實質要件：（1）非功能性（non-functionality ）及（2）識別性（distinctiveness）的問題[14]。在許多申請案中，拒絕產品設計的商業表徵之商標註冊，除了該產品設計具有功能性之外，還必須說明不具識別性之理由，例如：因為產品設計從來都沒有固有的識別性（product design is never inherently distinctive）的理由而拒絕[15]。

圖4 Wal-Mart兒童套裝與Samara Brother的兒童套裝比較[16]

功能性原則之目的與發展

基於公共政策的因素，美國法院發展出功能性原則（the functionality doctrine），排除產品的功能性特徴以商標保護。最高法院說明：功能性原則是禁止產品功能性特徴的商標註冊，旨在藉由維持商標法和專利法之間的適當平衡，鼓勵合法競爭[17]。

功能性原則確保實用性產品的特徴應經由有期限的專利取得適當的保護。在發明專利期間屆滿，由專利所涵蓋發明進入公共領域，並且在該專利中公開的功能性特徵，可供他人複製與利用，從而可鼓舞或刺激產品設計和製造技術的進步。

功能性的定義

在Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs.案件[18]中，最高法院提出「功能性」的定義：產品的特徴若為該產品之使用或其目的所必須的，或會影響該產品的成本或品質時，則該產品特徴為功能性特徴。有一些法院發展出的功能性定義只集中在「公平競爭的需要」。不過最高法院認為，這種功能性的定義是不正確的，然而在功能性原則中，保留競爭是一項重要的政策，仍然是決定功能性的顯著考量因素。

事實上功能性與法律上功能性

在2002年之前，USPTO在評估商標註冊之標的（通常為產品的特徴或產品的配置）是否為功能性時，使用「事實上的功能性（de facto functionality）」與「法律上的功能性（de jure functionality）」。這種區分起源於美國關稅及專利訴願法院（Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）在In re Morton-Norwich Prods., Inc.案件[19]的決定。CCPA說明：「功能性」有雙重意義，在一般意義中，功能性可表示任何物品在正常運作下產生的作用。另一種意義是法律層面的意義，若為「法律上」的功能性，該設計則不能以商標來保護。

本質上，功能性是指一個產品設計的某種實用功能，亦即任何瓶子設計都是要能盛裝或保持液體，而事實上功能性不一定不能註冊。法律上的功能性，係指該產品具有特定的形狀或外觀設計，因為該形狀或特徵而使得產品能有更好的功能、更具有實用性。然而，最高法院在TrafFix Devices, Inc.案件、Wal-Mart Stores, Inc.案件及Qualitex Co.案件中已不再區分「事實上」與「法律上」的功能性。

實用功能性與美感功能性

關於實用功能性（utilitarian functionality）之意義與判斷，美國各法院的見解不同。CCPA在Morton-Norwich案件中說明，「實用性」係指在產品功能或製造的經濟上較具優勢。同一年，最高法院在Inwood案件中說明：產品的特徴對於物品的用途或目的不可或缺，或是影響其成本或品質，則具有功能性。美感功能性（aesthetic functionality）是指設計的美學或裝飾價值、視覺吸引力，使該商品比其他類似商品更具吸引力。美感功能性最早出現在1952年Pagliero v. Wallace China Co.案件中，上訴法院強調瓷器上的花紋設計應屬特殊，其設計目的是為了滿足美感的需求，故具有美感功能性。不過，CCPA並不認同這個法律見解。

最高法院在TrafFix案件[20]中說明：美感功能性是用於能提升商品吸引力的顏色與商品特徵，這些雖無法提供實用性的優勢，仍是個有效的法律概念。相對於實用功能性，美感功能性的概念與定義多年來一直很混亂。USPTO的TMEP中採用TrafFix案件中美感功能性的見解，說明如果產品的顏色或特徴雖未使產品有實用性優勢，則應保留在公共領域（public domain）供大眾自由使用[21]。

商業表徵功能性之審查判斷

功能性的確認是事實問題。審查人員不僅要檢查申請案的內容（例如：圖式，商標的描述，商品或服務的確認，和使用證明），而且還要分別進行檢索以獲得證據支持拒絕的理由。很重要的一點是，功能性審查的重點是以實用性特徵或特徵的組合用來主張商業表徵的保護。在單方案件中建立功能性的初步證據，申請人經常是審查人員所依賴的證據資料的來源。

Morton-Norwich因素

在In re Morton-Norwich Prods., Inc.上訴案件中，上訴人將噴霧器的形狀（container configuration）申請註冊商標，但上訴人在1973年取得與「噴霧器噴頭機構」有關的美國第3,749,299的發明專利，1976年取得D238,653的「噴霧容器」設計專利（如圖5所示），USPTO認為該容器的外觀設計不具識別性，且未取得第二重意義，該噴霧器設計在本質上具有實用功能性，不予註冊商標。TTAB維持USPTO的決定並說明，系爭申請案是功能性，即便有第二重意義，也不得註冊為商標。

上訴人不服上訴到CCPA。CCPA釐清功能性與識別性的關係，並列出四個判斷功能性可參酌的因素（又稱為「Morton-Norwich因素」）：（1）申請商標註冊的設計是否取得發明專利，且該專利揭露該設計的實用性優點；（2）申請人是否在廣告中以該吸引顧客設計的實用性優點來吸引顧客；（3）是否存在具有相同實用性優點的替代設計；以及（4）該設計的製造方法是否較簡單且較便宜。CCPA說明：一件物品的設計是否有功能性應謹慎檢驗，不能因為該設計缺乏識別性而直接認定有功能性。因此，噴霧器不具備功能性。

圖5 Morton-Norwich公司的發明與設計專利及商標註冊申請案

在商業表徵的商標註冊申請中，當有理由相信所提出的商標可能是功能性的，審查人員必須去檢索證據來支持Morton-Norwich因素，第一個核駁通知必須要求申請人提供有關確認所請商標的功能性相關資訊。

此外，並不需要Morton-Norwich的所有因素都能支持功能性的拒絕理由。在In re Udor U.S.A., Inc.案件中，TTAB說明：確定「噴霧器噴嘴上的圓形盤噴頭」是功能性而拒絕註冊，其中第三和第四項因素證明，申請人的競爭對手所製造及銷售的噴霧器具有同樣特徵的噴嘴，所述的噴嘴形狀是該行業比較喜歡選用的；在In re N.V. Organon案件[23]中，TTAB說明：事實認定有橘子味的藥品是功能性的，即使該商標不是一個專利申請標的或專利申請案，沒有證據表明該味道會影響了產品的成本。

Inwood的功能性判斷標準

在TrafFix案件[23]中，原告Marketing Display, Inc.（簡稱MDI）有兩件關於「在逆風中用以保持臨時路標或其他室外招牌直立的雙彈簧設計（dual-spring design）」的發明專利（如圖6左側所示），MDI以此設計製造、銷售路標基座。被告Traffix Devices, Inc.（簡稱Traffix）銷售的路標基座具有雙彈簧設計（如圖5右側所示）。MDI控告Traffix侵害其商業表徵，而Traffix亦提起反訴。

美國最高法院在2001年作成判決，認為MDI的雙彈簧設計具有功能性，不受到商業表徵的保護。該判決的幾個重點：（1）美國最高法院採用Inwood案件中對功能性判斷的標準：如果產品的形狀或設計特徵對於商品的使用或目的是不可或缺的，或會影響產品的成本或品質時，即認為該等形狀或設計具有功能性。（2）如果商品的形狀或設計有一屆期的發明專利，即推定該設計具有功能性。（3）重申一旦商品的形狀或設計被認定具有功能性，即不受商業表徵的保護。

圖6 MDI的第3,646,696發明專利與TrafFix的標識架之比較

實用功能性與實用功能

產品的特徵是否為功能性的問題，與產品是否能執行其實用功能或者「無法執行商標的功能」不應混淆。通常，大多數的物品都能執行它的功能，不過，若只有某些配置才會使得一個物品能更好地執行其功能，這就是功能性。如同法院在Morton-Norwich案件中說明，實用物品的實用性設計才是我們所關注的。

商業表徵與專利

在TrafFix案件[24]中，美國最高法院說明：在主張註冊商標之特徴是功能性時，發明專利是一項強而有利的證據，如果要證明請求商業表徵保護的特徴是功能性，以前的專利是其具有功能性的強勢證據，可推定該特徴具被功能性而不應商業表徵的保護。在In re Howard Leight Indus., LLC,案件中，TTAB說明：申請人屆期的發明專利中特別揭露且主張申請人的耳塞配置，清楚的證明有爭議的形狀會影響該裝置的品質，這證據本身就足以證明耳機的配置是功能性。

結語

由以上的分析可得知，美國商標及商業表徵的功能性可分為兩種，一種是「實用功能性」：產品、容器或其包裝的形狀或設計，具有實用性的效益，或有製造上的利益，致使其在市場上有競爭之優勢。另一種是「美感功能性」：產品、容器或其包裝的形狀或設計，藉由外觀的美學或裝飾價值使該產品更具吸引力。

然而，設計專利中所稱的「功能性設計」是指創作該設計的因素是全然取決於功能性考量，功能性因素可包含：實用目的、操作功能、或使之產生較佳的運作、或會影響物品之品質或成本 。雖然在一些專利侵權訴訟中，有些法官會借用商標功能性判斷的Morton-Norwich因素中第3及第4項因素或是Inwood的功能性判斷標準，來輔助設計專利的功能性設計的判斷，不過為數並不多。

備註

1. 原文為「Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members
2. 「Trade Dress」一詞在國內有人譯為「商業表徵」、「營業表徵」、「商業外觀」、「商業外裝」、營商業外觀」等、我國商標法中稱之為「立體商標」，本文系討論美國商標法中的功能性原則，故使用「商業表徵」。
3. 歐盟商標法第七條規定，具有下列情形之一者，不得註冊：(a)符號不符第四條所定之要件者；(b)商標不具識別性；(c) 商標為描述性；(d商標為)通用標章與用語；(e)符號為物品自身的形狀或本質、符號具有功能性、符號的形狀或特徵增加商品的價值；(f) 商標違反公序良俗；(g) 商標會混淆來源；(h) 商標未經主管機關之認可且依巴黎公約第條條之三應予拒絕者；(i)巴黎公約第6條之三以外及具特定公共利益之徽章未經適當機關同意予以註冊者。(j)申請葡萄酒之商標，而該葡萄酒或酒類非產於該地者。
4. 參見Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 209-210, 54 USPQ2d 1065, 1065-66 (2000)。
5. 參照Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 n.1, 23 USPQ2d 1081, 1082 n.1 (1992)。
6. 參照Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995)。
7. 圖片來源自 “Museum of Intellectual perpioty”, http://www.museumofintellectualproperty.org/exhibits/expansion_of_trademark_law.html。
8. 參照Wal-Mart, 529 U.S. at 205, 54 USPQ2d at 1065。
9. 參照Two Pesos, 505 U.S. at 763, 23 USPQ2d at 1081。
10. 參照In re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006)。
11. 參照Wal-Mart , 529 U.S. at 215, 54 USPQ2d at 1066。
12. US 圖片來源自USPTO網站的Trademark Status & Document Retrieval (TSDR)，2010年5月，Apple公司於提出關於零售商店知簡約設計和內部佈局的商業表徵的註冊申請，註冊號：4277913/4，其中描述著：「該零售商店門面是鑲著透明玻璃門板，店內排列著長方形的桌子及凳子，其高度低於兩側牆面設置電視螢幕」。2013年1月22日，美國專利商標局（USPTO）中於授予Apple公司該商業表徵的商標保護。
13. 圖片來源自USPTO網站的Trademark Status & Document Retrieval (TSDR)，Spearmint Rhino Companies Worldwide 公司.註冊號：3713935的商業表徵的商標註冊。
14. 參見See TrafFix Devices, Inc. v. Mktg.Displays, Inc., 532 U.S. 23, 28-29, 58 USPQ2d 1001, 1004-1005 (2001); Two Pesos, 505 U.S. at 775, 23 USPQ2d at 1086; In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 1343, 213 USPQ 9, 17 (C.C.P.A. 1982)。
15. 參見Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 209-210, 54 USPQ2d 1065, 1065-66 (2000)。
16. 圖片來源自 “INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION FOR PRODUCT DESIGNS -The Search for an IP Trifecta”, http://www.acc.com/chapters/del/upload/Intellectual-Property-Protection-for-Product-Designs-The-Search-for-an-IP-Trifecta.pdf。
17. 參照Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 164-165, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995)。
18. 參照Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 850, n.10, 214 USPQ 1, 4, n.10 (1982)。
19. 參照In re Morton-Norwich Prods., Inc., 671 F.2d 1332, 213 USPQ 9 (C.C.P.A. 1982)。
20. 參照TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 33, 58 USPQ2d 1001, 1006 (2001)。
21. 參見Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 165, 34 USPQ2d 1161, 1163-1164 (1995)。
22. 參見In re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006)。
24. 同註23。
25. 參照Avia Group International Inc. v. L.A. Gear California Inc., 853 F.2d 1557, 1563, 7 USPQ2d 1548, 1553（Fed. Cir. 1988）。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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