歷年來，我國法院鮮見有關功能性設計的行政爭訟案件，2015年10月，智慧財產法院在一零四年度行專訴字第32號的行政判決中清楚說明功能性特徵的判斷原則：「判斷一設計是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同之視覺效果，即不應認定其為純功能性特徵。」本文僅藉由該案件來探討其中有關功能性造形（設計）與功能性設計特徴之審查判斷，分析各國及我國功能性設計（造形）及設計特徴之審查判斷，提出我國有關功能性造形及設計特徴之審查及判斷的建議，希望能釐清我國設計專利審查實務中的紛爭，提供國內學者、專利業者以及法界人士作為設計專利申請與舉發案件參考之用，亦能作為設計專利審查基準修訂的參考。

※本文摘錄自[解析我國設計專利中功能性設計之審查判斷]

Apple公司的設計專利申請案之初審歷程

2011年8月17日，Apple公司向我國智慧財產局（以下稱智財局）提出「電子裝置之組件」的設計專利申請案（如圖1所示），申請序號第100304225號（以下稱系爭申請案）。

圖1 Apple公司的系爭設計專利申請案的圖式

初審階段審查人員認為設計名稱空泛與物品用途不明確；2012年5月，Apple公司將設計名稱修正為「攜帶式顯示裝置之組件」。2013年4月，審查人員以系爭申請案不具新穎性而核駁，引證2011年1月出版之Electronics第161頁所刊載之平板電腦產品（以下簡稱引證案）。

圖2 系爭專利申請案與初審引證案之比對圖式

Apple公司申復說明：系爭申請案正面下方中央有一圓形穿孔，背面上段與下段都有外凸之部分之設計特徴（如圖2左側紅色圈標示之處），而引證案則無該等設計特徴，另創作性之審查原則所述「創作性之審查應以圖面所揭露之點、線、面所構成申請專利之新式樣的整體設計為對象」，而引證案只揭露該產品的正面。不過未能說服審查人員，初審核駁理由說明：「系爭申請案本體正面下緣具圓形按鈕已見於引證案（如圖2右側所示），而其背面具顯示器模組亦為引證案物品所必備之組件（引證案雖未揭露其形狀，但其係屬功能性設計之造形），其整體外觀並未見明顯之視覺效果差異，係屬近似之作，難謂具新穎性」。

再審查之核駁審定理由及訴願決定理由

再審查核駁審定理由

2014年7月，再審查核駁審定書中載明：由於設計專利係保護物品外觀之透過視覺訴求的創作，若為純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構的功能性設計，以及在購買時不會注意或使用時看不到的內部結構，應為「純功能性特徵」而非屬設計專利比對之範圍；再者，初審引證之先前技藝雖僅揭示前方形狀，惟該等產品之前面板呈薄板狀之形態應屬可直接得知之內容，故申復說明所稱本局未審就系爭申請案側面特點應無理由。系爭申請案縱有內部構造元件之差異，然該等差異應屬純功能性特徵而不致影響其整體視覺效果。

訴願決定理由

Apple公司不服，向經濟部訴願委員會提起訴願。2015年1月14日，經訴字第10306129510號訴願決定書駁回訴願，維持原處分。訴願決定書理（三）說明：經查，引證案雖未揭露系爭申請案後側部分之特徵，惟後側部分之線條或顯示模組係屬產品之普通消費者購買時較不會注意或使用時看不到的內部結構，故系爭申請案與引證案縱有上開差異，然該等差異或屬純功能性設計，或未產生穎異之視覺印象，而不致影響其整體視覺效果，仍易使人產生與引證案混淆、誤認之視覺印象。Apple公司不服，遂向智慧財產法院（以下簡稱智財法院）提起行政訴訟。

智慧財產法院之審理判決

2015年10月22日，智財法院在一零四年度行專訴字第32號的行政判決撤銷訴願決定及原處分。判決理由中就(1)新穎性之審查判斷---爭申請案之產品屬性及其購買者，新穎性審查之判斷主體，整體比對的判斷原則，以及(2)功能性設計與功能性設計特徵之審查判斷等爭點分別於以詳細論述。本文僅就爭點(2)予以解析及論述。

純功能性之物品造形的判斷

專利法第124條第1款規定純功能性之物品造形不予設計專利。設計專利審查基準第二章2.2小節「純功能性之物品造形」說明：物品造形，指物品之形狀、花紋、色彩等外觀所構成的設計。若物品之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性之物品造形。智財法院說明：所謂「純功能性之物品造形」，係指若物品之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性之物品造形；惟系爭申請案係應用於電子裝置之組件，其中後側之觸控元件雖具有功能性導向，然依原告所提出之iPad的範例圖式，可佐證不同iPad所包含的組件不同（如圖3所示），所採用的後側部分形狀也不盡相同，其內之輪廓線條仍有裝飾性設計之創作空間且符合視覺性變化之要件。

圖3 不同的iPad產品的後側板組件的形狀不盡相同

功能性特徵之判斷

智財法院說明：產品必然有其功能性，判斷一設計特徴是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同之視覺效果，即不應認定其為純功能性特徵。被告提出之引證案並未揭示該電子裝置相對應於系爭申請案之完整形狀，亦未審酌引證案與系爭申請案整體外觀之差異，即逕予認定系爭申請案前面板呈薄板之形態應屬可直接推知以及後側部分為純功能性特徵，即有疑義。

判決結果

最後，智財法院認為：智財局提出的引證案因內容揭示不完整，尚難與系爭申請案之整體外觀形狀比對，不足以證明系爭申請案不具新穎性。因此，撤銷訴願決定及原處分。

美國設計專利中功能性設計的審查判斷

美國專利法第171條規定：凡對於工業產品之任何新、原創的、及裝飾的設計，合於本法之規定及要件，取得專利。功能性設計及功能性特徵主要是因應功能需求或功能目的而決定的，其定案時並未考量裝飾性目的或視覺美學訴求，實與第171條之規定不符，自不得為設計專利保護之對象。

美國聯邦最高法院（簡稱最高法院）載明，為符合設計專利保護之資格，設計必須表現出令人愉悅的美學外觀，而不是僅取決於功能性考量 。在L.A. Gear案例中，CAFC說明：決定設計究竟是以功能性或是裝飾性考量為主時，應審查設計專利之整體標的，裝飾性必須以整體設計為考量基礎，在決定設計是否以功能性為主時，則應先考量各個特定元件之設計目的 。

圖4 BK Jewelry HK及Wing Gem等的鑽石切割設計

缺乏裝飾性的因素

MPEP（Manual of Patent Examining Procedure, 專利審查程序手冊）第15章設計專利第15.04.01(c)小節「缺乏裝飾性」規定，以美國專利法第171條核駁，審查人員必須提出初步證據來證明申請專利之設計缺乏裝飾性。In re Oetiker案件 中，CAFC說明：審查人員負擔最初的引證責任，須審查先前技藝或是其他理由，提出該申請案不具可專利性的初步證據。

在美國專利法第171條規定下，因為缺乏裝飾性所為之核駁，必須以整體外觀設計的評估作為適當證據基礎，審查人員可用法院的判決來支持該特定外觀缺乏裝飾性的評估，在In re Carletti案件 ，CAFC認為：可授與專利之設計必須是「為了要裝飾性目的而創作」。

正常使用之可見性（visibility）

依據審查人員在特定技藝領域（可能是申請案本身）的經驗或經由申請案所提供的資訊得知，物品於其最終的使用時會被隱藏，但這種認知不得做為申請專利之設計是功能性設計的初步證據。在In re Webb案例 ，CAFC說明：雖有足夠的證據顯示該特定設計在最終使用時完全隱藏起來，但是在銷售過程中該設計公眾確實是看得見的，不能依第171條規定核駁。

圖5 Webb設計的人工髖關節在最終使用時是隱藏的

缺乏裝飾性的適當證據

以缺乏裝飾性要件作為核駁理由，必須要有證據能支持，不能沒有證據就做成缺乏裝飾性的核駁。缺乏裝飾性要件的適當證據基礎有：(1)該技藝領域的通常知識；(2)設計本身的外觀；(3)相關發明專利的說明書；(4)說明書所提供的資訊。

審查人員可基於適當的初步證據，以缺乏裝飾性作為核駁理由，只有兩種類型：（A）申請專利之設計在最終使用時是可看得見的，不過由證據紀錄顯示主要是基於功能性；或是（B）在正常使用或想要使用的情況下，申請專利之設計是不可見的，且其外觀也不是使用者所關心的事項 。

克服缺乏裝飾性之理由及證據

如果審查人員已建立適當的欠缺裝飾性之初步依據，提出申復及舉證的責任就轉移到申請人 。申請人可提出下列證據來克服核駁理由： （A） 申請人或受託的公司代表人得提出經簽署的書面證詞／聲明（affidavit / declaration），特別詳細解釋申請專利之設計的某些特徵是(1)為了提高銷售價值或增加產品的需求，或(2)主要基於產品的美學外觀，而非取決於功能的限制； （B） 提出強調實施該設計標的裝飾性的廣告，作為克服反駁的證據； （C） 顯示申請專利之外觀設計是裝飾性的證據，其與先前技藝有必須是有區別的，或是企圖發展或維護消費者對於實施該外觀設計之物品的認可 ； （D） 申請人或公司代表人能提供該設計標的背後之創作動機因素的證據 （motivating factors）」。值得注意的是，唯有申請人、設計師或公司代表人能提供請求設計創作背後動機因素的證據 。 （E） 可提出其他可能的裝飾設計亦能發揮相同功能的證據，用以該設計標的之外觀設計是基於裝飾性考量的結果 ； （F） 申請人必須證明在該產品製造或組裝以及最終使用的某一段期間，「產品的外觀設計」是消費者可看得見的「關注事項」。

歐盟註冊設計之功能性設計的審查判斷

歐盟設計法第8條1款規定，產品外觀上的特徵僅取決於技術功能（Technical function1）之設計，不予以保護。立法理由(10)說明：對於那些僅取決於功能性因素考量的技術創新，不應被授予設計的保護。由立法沿革與立法理由可得知，歐盟設計法的立法不同於一些成員國的舊法律，那些成員國的設計保護法律並未放棄美學優點、藝術創造性及視覺訴求的要件。

第8條1款排除保護的功能性設計，是指產品外觀的所有特徴都是取決於「為了執行該產品之功能為目的」之考量因素。這種做法可避免直接區分及定義裝飾性或功能性特徵，而是從產品的固有元素去探究功能性特徵。

功能性設計的理論基礎

歐盟設計法第8條1款規定，拒絕保護產品外觀上那些被選定之目的是為了使產品能執行其功能的特徵；如果一個產品外觀的某些特定特徵是技術功能考量而被拒絕保護，這並不意味著整個設計必須被宣告為無效，基於設計一體的原則（design as a whole），註冊設計所有的主要特徵都是僅取決於（solely dictated）技術功能的考量才會被宣告無效 。

圖6 歐盟智慧財產局第三上訴法庭R0221/2008-3無效宣告案件

上訴法庭認為：歐盟設計法第8條(1)款規定之適用必須客觀評估，設計特徴之技術功能性的評估必須以註冊設計的造形元素作為分析的基礎，可藉由相關的專利文件中與形狀有關的功能元件的描述來進行評估，而不是在討論該設計是否包括其他形狀。

審查判斷

為了判斷有爭議的註冊設計之產品外觀基本特徵是否僅取決於產品的技術功能考量，首先要確定該產品的技術的功能是什麼。只要清楚產品的性質，就能知道預期目的或是它的功能 。

設計法第8條1款規定的適用於必須要客觀評估，而不是經由對於技術事項有限認知的使用者來判斷。設計的技術功能特徵可以評估的，特別是經由相關的專利文件中所描述出的功能性元件的形狀。在有些案件中，特別是鑒於案件的困難程度，依據設計法第65條3款及施行細則第44條的規定，無效部門可委任一名專家協助審查，且可應用指引中所解釋的相關原則 。

我國設計專利中功能性審查基準之修訂建議

我國設計專利審查基準第二章2.2小節「純功能性之物品造形」說明：物品造形，指物品之形狀、花紋、色彩等外觀所構成的設計。若物品之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性之物品造形。例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其造形僅取決於純功能性考量，不得准予設計專利。這一小段說明文字僅舉例說明物品之特徴取決於必然匹配之基本形狀，即是純功能性之造形，並未說明要如何審查與判斷功能性設計（造形）及設計特徴。

法律解釋

一般而言，法官於具體個案適用法律時，當然有解釋法律的權限，但只對於訴訟當事人具有拘束力，對於其他法院及一般人民在法律上並無拘束力。但上級法院所為的判決拘束下級的法院，即下級法院所為判決，經上級法院撤銷時，上級法院就其適用同一法律所為的解釋，對於下級法院具有拘束力。因此，智財法院在104年度行專訴字第32號的行政判決中，對於純功能性之物品造形判斷以及功能性特徵之判斷的法律解釋，應該可以做為行政機關修訂相關審查基準的依據。

純功能性之物品造形的審查判斷

這些年，我國在實務上也核准一些螺絲及螺帽的設計專利（如圖7所示），檢視其中螺帽內部的螺紋設計，原則上是普通消費者購買時較不會注意或使用時看不到的內部結構或設計，尤其是在開放部分設計之後，許多申請案的細微設計特徴大都是使用時看不到的內部結構或螺紋設計（如圖8所示）。

圖7 我國核准有關螺釘與螺帽之螺牙的設計專利

圖8 我國核准有關螺絲與螺帽的部分設計專利

因此，是否應考慮將2.2小節中「例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其造形僅取決於純功能性考量」與實務作法不一致的說明文字刪除，另增一個段落說明純功能性之物品造形（功能性設計）的審查及判斷，首先要分析產品的性質與功能，進一步解析產品的造形元素與設計特徵，再以設計特徵為基礎，來執行功能性特徵的審查。

審查的舉證責任

基準應說明，審查人員必須負擔最初的舉證責任，審查先前技藝或是其他理由，提出申請專利之設計是屬於純功能性之物品造形的初步證據，證明不符合專利要件的事實假設。如果審查人員已提出純功能性造形的初步依據，提出申復及舉證的責任就轉移到申請人。亦即，如果申請專利之設計的形狀及外觀仍存有其他可替代性設計的選擇，即可說明該設計並非純功能性之物品造形。

功能性特徵的審查判斷

工業設計係工業產品之造形創作，而工業產品常因其基本機能與實用目的上之限制而使其在外觀形狀上形成難以改變之基本形態，此等基本形態並非設計專利審查之重點，應就其可透過造形設計技巧作造形變化之部分予以審酌，是否能具有創意變化而產生不同之視覺效果。設計專利係結合設計與產品，產品必然有其功能性，判斷一設計特徴是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同之視覺效果，即不應認定其為純功能性特徵。

小結

綜上所述，功能性設計的審查就如同其他專利要件的審查一般，審查人員必須提出證據來證明他所作的不符合專利要件的推論。無論是美國的功能性設計的審查判斷，還是歐盟註冊設計的功能性設計無效宣告的審查與判斷，都必須以整體外觀設計的評估作為判斷基礎。設計特徴是否取決於功能性或技術功能考量的評估必須以藉由申請專利之設計或註冊設計的分析來實現，以造形元素的計特徴作為分析的基礎，可藉由相關的專利文件中與形狀有關的功能元件的描述來進行評估，最後，再以整體外觀設計來進行比對與判斷，而不是將功能性設計排除不予比對。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們