為滿足在35 USC §154（d）下對原告案專利公告前侵權造成損害，需證明被告知道原告的專利申請。美國聯邦上訴巡廻法院確認被告不需賠償專利公告前侵權的簡易判決，其中專利所有人無法證明被告真的收到或知道專利申請案的通知。Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc., Case No. 15-1428 (Fed. Cir., Feb. 9, 2016) (Moore, J).

本訴訟是由專利權人，Rosebud，第三次對Adobe提起訴訟，聲稱Adobe侵犯其擁有的多項專利。在此案中，上訴法院在專利申請頒發後期的損失問題上，批准對Adobe有利的簡易判決，由於Adobe在專利頒發10個月前已經停止使用被告的技術 。

Adobe還反駁原告提出關於專利開發前的侵權損害的簡易判決，聲稱它並沒有看到原告公開的專利申請案。Rosebud反對法院簡易判決，認為重要事實還存在爭議。原告認為它對Adobe以前提出類似的專利侵權訴訟，Adobe多年來已經知道Rosebud的產品，以及Adobe公司的外部律師已關注 Rosebud之前對Adobe提出告訴， 因此Adobe 對原告後來的專利申請應該會注意；也可以推論被告知道原告新的專利申請。

在一個月的採證結束前，上訴法院准許Adobe提出的簡易判決動議，發現Rosebud沒有滿足§154（d）中要求被告有實際知道專利申請案的存在。法院指出最好的證據是，原告直接通知被告；上訴法院駁回了Rosebud的說法, 指出不應該是Adobe有責任尋找Rosebud公佈的專利申請案。Rosebud提出上訴。

聯邦巡廻上訴法院首先指出，§154（d）法規中提供了一個狹窄的例外，損害可能只在該專利的有效期限內被發現侵權，並需要證明侵權人「實際知道」 公開的專利申請。上訴法院同意一審法院認為原告推論被告 「可能或應該知道」 其專利申請證據不足。上訴法院進一步解釋說，不同於的專利標記規定（§287（a）），§154（d）要求專利權人主動地通知被告停止侵權行為，否則被告將面對損害賠償要求。上訴法院同意Adobe的論證，鑒於預先發佈損害的特殊性質，堅持法定要求由申請人或專利權所有人通知更容易實現，並且不強制被控侵權人反駁毫無根據的指控其知道已公開的申請。

在分析Rosebud提出支持其實際通知的說法提交的證據後，聯邦上訴巡廻法院，和一審法院同樣認為rosebud的證據無效。發現Adobe知道以前專利訴訟的事實被認為是不夠的。正如上訴法院所的解釋，被控侵權人必須在該訴訟中知道這專利已公開申請的具體訴求；對相關系列的專利或專利申請的知識不能滿足§154（d）中規定。同樣的，在沒有任何證據顯示Adobe有密切監測Rosebud的產品、或搜尋Rosebud的公開專利申請。上訴法院還駁回了Rosebud的說法，認為Adobe的律師已評估其申請在其之前訴訟中的一部份，但該說法是無證據支持的。

備註：

1. 原文請參考：http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1428.Opinion.2-5-2016.1.PDF

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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