在TransWeb, LLC v. 3M Innovative Properties Co., Case No. 2014-1646 (Fed. Cir., Feb. 10, 2016) (Hughes, J)一案中,上訴法院發現一審法院的判決沒有錯誤或濫用自由裁量權,因3M在申請專利時有不正當行為,法院對其兩個專利發出不可執行的專利認定,上訴法院肯定一審法院的結論,即3M犯了Walker Process 的反托拉斯違規和堅持判其支付反托拉斯損失二千六百萬美金的賠償。在此專利濫用案中,美國聯邦上訴巡廻法院(上訴法院)確認專利無效和判律師費及三倍反托拉斯損害賠償費的裁決, 並強調如專利擁有者在無法執行的專利上尋求反競爭訴訟的話,可能會遭到嚴厲的處罰。
這起訴訟是源於呼吸器中所用的過濾物質,等離子氟化過濾介質的專利糾紛。 1997年春天,TransWeb的創始人在過濾行業博覽會中展示了他公司發明及製造的等離子氟化產品的樣品。1998年,3M公司獲得其有關等離子氟化介質的專利,並向專利審查委員聲稱TransWeb的產品不是現有技術。3M之後以其專利對 TransWeb 提出侵權訴訟。
在3M一度自願撤回其對TransWeb的侵權訴訟後,TransWeb向法院對3M提出起訴,聲稱3M的專利無法執行、無效,及根據Walker Process原則,3M是反托拉斯違規的。陪審團後來以「顯而易見」的理由判3M專利無效,且發現因為3M申請專利時有不正當行為而判其專利無法執行。陪審團還發現3M需為其違反Walker Process行為承擔責任,並賠償 TransWeb利潤損失和律師費(反托拉斯訴訟費三百二十萬美金,和之前侵權訴訟的三倍反托拉斯損害訴訟費二千三百萬美金)。3M隨後提出上訴。
上訴法院需對一審法院評估不正當行為的裁決,是否犯了濫用自由裁量權?還是犯了事實認定的明顯錯誤?上訴法院指出,本案事實提出了3M隱瞞事實是影響能否得到專利獲准的關鍵因素,因為按專利審查員的說明,如3M不隱瞞TransWeb的產品,3M的專利項目要求是不會被允許的,但在專利審查時3M聲稱TransWeb樣品不是現有技術。通過3M的意圖欺騙檢查員的大量證據,上訴法院發現,一審法院的分析並沒有明顯的錯誤或不當。
3M公司還上訴,不同意法院判定3M違反Walker Process的裁決。在有關Walker Process判決案例中,美國最高法院裁定,原告可在維護和強制其因不當行為得到的專利基礎上,提出§2 Sherman Act索賠(獨佔或企圖獨佔市場)。要這樣做,原告必須證明(1)被告故意欺騙專利局獲得專利,並維護和強制該已知不實的專利; (2)符合§2 Sherman Act所需的所有其他元素,如該專利擁有人行使反競爭損害相關市場的行為。3M挑戰一審法院反托拉斯市場的定義。在審查中,上訴法院發現足夠的事實證據支持陪審團關於相關市場的裁定。
至於賠償裁決方面,3M上訴的問題是,二千三百萬美金的訴訟損害賠償是否被認為是正確的反托拉斯傷害,這需要與3M反競爭行為有足夠的連結。上訴法院維持了金錢賠償判決,發現3M公司的反競爭訴訟迫使TransWeb要(1)放棄訴訟而失去利潤,或(2)進行訴訟。上訴法院裁定,任何一種選擇都將導致反托拉斯的損害,這可以形成在Clayton Act§4 下的損害裁決。上訴法院指出,「進一步加強反托拉斯法的宗旨,鼓勵TransWeb提出反托拉斯訴訟……而不是等待被排除在市場之外。」
參考資料:
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1646.Opinion.2-8-2016.1.PDF
The Walker Process Doctrine:
Infringement Lawsuits as Antitrust Violations
The University of Iowa College of Law
University of Iowa Legal Studies Research paper No. 083, September 2008
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
作者:
呂克行
現職:
RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。
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