為解決解釋專利專案和是否顯而易見的問題，美國聯邦上訴巡迴法院（CAFC）確認、取消和發回部份專利初審上訴委員會（PTAB）顯而易見的結論，認為PTAB未能給予專利請求項該有的合理解釋。
Corning Optical針對PPC擁有的三個同軸電纜專利，在PTAB進行第三方複審程序（Inter Partes Review, IPR）提出數個專利複審要求。PTAB根據請願書做出結論，認為PPC每個專利的各種訴求是顯而易見的。PPC向CAFC提出上訴。
上訴法院對一審法院和PTAB之間的差異開始分析。在訴訟過程中，申請人可修改專利請求項的文字，PTAB必須給於所有專利請求項和專利說明書一致的最廣泛合理的解釋。然而，一審法院是使用Phillips案例中設下的解釋標準，他們會尋求能達成對發明範圍最準確的描繪。這點與PTAB的最廣泛合理解釋觀點並不相同。
PTAB採用最廣泛合理觀點解釋專利
在此案中，CAFC肯定了PTAB的結論，認為所謂的連續性構件（continuity member）並不需要時間連續性或連續接觸，而且PTAB鑒於連續性（continuity）的一般意義和現有規範所做的解釋「並不是沒有道理的（not unreasonable）」，但結果還是應取決於一個解釋專利請求項的標準。雖然CAFC支持PTAB在連續性構件下的最廣泛合理解釋基礎上做成的結論，但認為PTAB的解釋放在Phillips標準下還是不正確的。然而CAFC澄清，即使在其最廣泛合理的解釋下，PPC專利的請求項還是得配合時間連續性及一致性的附加限制（additional limitation）。這些限制要求在連接器操作的某些指定期間內，構件「保持電動連續性（maintain electrical continuity）」。由於PTAB沒有做關於時間連續性的先前技術（prior art）調查，而直接做出專利請求項具備顯而易見性的判斷，CAFC因此加以駁回。
同樣的，CAFC取消PTAB對於「包圍或環繞（encircle or surround）」詞語的解釋。儘管PTAB給了這個詞語最廣泛合理的解釋，但他們只是簡單地選擇字典中最廣泛的定義。這種做法並沒有考慮到這名詞在專利請求項或說明書中的用法。
CAFC不認同PTAB在「實質性證據」上的論點
最後，CAFC認為PTAB在市場上有長期需要但尚未有解決可能的、嘗試失敗和他人複製等因素時，有把「實質性證據（substantial evidence）」納入考慮，但在商業成功這個因素上，CAFC推翻了PTAB有關的論點。
在美國專利法中，允許申請人用專利成品達到商業成功或市場缺乏類似產品、多次在製造或試驗該產品時失敗、或別人爭相仿製等原因來反駁顯而易見的推論。CAFC認為PTAB使用非顯而易見性來否准PPC，理由以及證據其實都不夠充分。
PTAB認定PPC在市場上所銷售的產品並沒有包括專利中所有特點，故以此做為否絕PPC抗辯護的原因。CAFC認為，連申請專利複審的Corning都同意PPC產品包含其專利申請中某一形式，而PTAB並不認同這項證據；另外PTAB裁定PPC產品商業成功的原因是因為受到專利保護所致，但CAFC指出，這推論不能在IPR程序中使用。這種論點需由申請IPR的挑戰方提出，PTAB不得認為這項假設已經成立。
參考資料：
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
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| 作者： |
呂克行 |
| 現職： |
RLM&K法律事務所美國專利律師 |
| Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. |
| （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
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