在Nike, Inc. v. Adidas AG, Case No. 14-1719 (Fed. Cir., Feb. 11, 2016) (Chen, J)一案中，專利審查暨上訴委員會（PTAB）在專利重審(IPR)案中拒絕修改動議，美國聯邦上訴巡迴法院（上訴法院）駁回PTAB該項决定，因有部份違背PTAB本身先前的决定。

在PTAB建立IPR程序後，本案中之專利權人NIKE提出了一個修改動議：取消原本專利中所有46個請求項，而以新的請求項47-50取代。在其最後决定書中，PTAB同意NIKE取消1-46請求項的請求，但拒絕以新加入的請求項取代。因爲專利權人未能說服PTAB：「這些替代的請求項可以克服引用的先前現有技術」。在上訴中，專利權人認爲，PTAB錯誤地要求申請人證明替代的請求項是有可能得到專利，PTAB對替代的請求項所作的决定是明顯錯誤的，而且，PTAB要求專利權人證明替代的請求項無任何先前技術建立專利的可行性是不恰當的。

關於第一個問題（專利權人的負擔），聯邦上訴巡迴法院指出，35 USC§316（e）將證明不該或不可能得到專利（unpatentability）的負擔放在訴願人身上，因爲它涉及到所有的專利訴訟，包括在PTAB建立IPR程序的决定；而§316（a）（9）指出該專利權人有絕對的義務解釋爲何新的訴訟項目時應可加入。上訴法院認爲，當一起檢視兩個法規時，§316（e）並不一定適用於當最初請願書被提交時或當IPR程序被建立時，而法規尚未存在的訴訟。因此，PTAB將在現有技術之上建立專利訴訟修改的可行性的負擔加在專利權人身上並沒有錯。

然而，上訴法院仍駁回PTAB在本案中拒絕替代請求項這一决定。上訴法院做出這個决定，部份是因爲PTAB的最後决定書缺乏討論或任何考慮其他因素的確認，尤其PTAB在决定這些專利請求項是否可行時，不正確的將替代請求項48和49歸在一起（從而違反了其先前在 Idle Free Sys., Inc. v. Bergstrom案的决定）。

至於如何分辨專利權人是否克服已知在現有技術之上的問題，專利權人在其動議需提供一個簡單的聲明，雖然其擬議的替代專利請求項均爲專利權人認爲可以克服在現有技術上已知的可行專利請求項，但不是程序記錄的一部份。上訴法院認爲專利權人未能解釋任何特定的現有技術不在記錄中並不是罪大惡極的。PTAB曾在Master Image 3D, Inc. v. RealD Inc.案中做出修改動議的「代表性决定（Representative Decision）」，發現專利權人已知的現有技術「應當被理解爲不超過材料上的現有技術，專利權人在目前的專利重審流程中，根據對專利局坦率和真誠的責任。」在口頭辯論中提出，但USPTO認爲PTAB的决定 「過於激進」（too aggressively），而專利權人在其動議關於其替代專利請求項修改的聲明，將滿足其對USPTO坦白的義務。

上訴法院認爲，根據Master Image判例，專利權人沒有違反坦白義務的行爲，專利權人就其已知的在現有技術之上，但沒有記錄的替代請求項的可行性​​聲明是足够的，因此，上訴法院並不支持PTAB拒絕專利權人修改專利請求項的决定。

參考資料：

1. http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/s14-1719_Opinion_2-9-2016.pdf
   
2. http://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/
   ipr201200027_decision_on_motion_to_amend_idle_free%29.pdf
   
3. http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ipr2015-00040%20paper%2047%2020150715.pdf

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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