在過去的幾十年中，美國專利商標局（USPTO）與商標初審上訴委員會（TTAB）多次引用Lanham Act §2（a）中，商標不得帶有蔑視的規定(disparagement provision)做為拒絕或撤銷商標的根據。在過去的兩年中，法院引用這項規定來撤銷某些著名已註冊商標，包括Washington Redskin擁有的商標註冊被撤銷。本案中，美國聯邦上訴巡迴法院（CAFC）解決了關於§2（a）是否合憲性的爭論，和因為該法規允許政府依此法令拒絕商標註冊而確定該條款是違憲的，因為言論自由與商標之間有衝突時，憲法保障言論自由優先。（可參見前文：聯邦巡迴法院全體法官重新審查商標法中的禁止含譭謗意義的商標註冊）

背景

Simon Shiao Tam是亞裔美國人，一個搖滾樂隊的主唱，使用The Slants為樂團名稱並申請註冊商標，TTAB因為“Slants”是一個蔑視亞裔字眼，肯定了審查官的拒絕註冊申請決定。雖然Mr. Tam註冊THE SLANTS是用在以現場音樂表演為主的商標，委員會認定該名詞針對亞裔且有蔑視亞裔人的用意，因而否決其商標註冊。Mr.Tam申請上訴。在上訴時Mr. Tam主張，TTAB誤以為此商標有蔑視意義，也挑戰Lanham Act§2(a)是否合憲。

此案CAFC同意TTAB的決定。根據相關證據與字典的定義，該字是俚語和有蔑視亞裔的種族詆毀。包括新聞報導、樂隊自己的維基百科頁面、甚至過去Mr. Tam的發言都顯示THE SLANTS指的是亞裔人，並有可能冒犯亞裔人的用意。至於§2(a)of the Lanham Act的合憲性，CAFC援引其1981年In re McGinley一案，上訴法院法官集體判決後，拒絕了Mr.Tam所提出Lanham Act §2（a）與憲法保障言論自由相衝突的說法。

Moor法官提出不同觀點。她指出Mr. Tam尋求註冊THE SLANTS，除了是做為樂隊服務的商標（即商業目的），Mr. Tam還表達其和對政治和文化論述的目的。她敦促上訴法院對於引用In re McGinley一案的判例進行重新審查。具體來說，法官Moor指出，有一般大眾的評論認為McGinley案已經有34年的歷史，其中與保護商業言論的定義已改得太多（significantly）了。

不久之後，CAFC主動否絕上訴法官做出的決定，並要求當事人提交新的說明，由全體法官複審，來決定15 U.S.C. § 1052(a) （蘭姆法案）禁止有蔑視意味商標註冊的規定，是否違反了憲法第一修正案中保護的言論自由原則。

全體法官的決定

具有蔑視性商標的內容或觀點不是中立的，要允許其註冊只能在考量國家利益的基礎上使其合法化。CAFC解釋，§2（a）法規使政府得以限制私人發表意見，必須嚴格審查此規定是否合憲。在全體法官複審時發現，此一法規應無法通過嚴格審查。CAFC指出，「§2（a）是對言論觀點造成歧視的法規，目的是應付某些不受歡迎的言論。」該法院進一步解釋說，政府在§2（a）雖然是規定使用於商業言論，但無法逃避嚴格審查，因為它可以是一個商標特性表達的限制，而不只是它的來源識別。政府如果拒絕有蔑視意味商標的註冊，因為它不贊成商標傳達的訊息。政府認為某個商標有蔑視他人意味而拒絕其註冊商標。

USPTO認為，§2（a）完全不涉及憲法第一修正案的權利，因為§2（a）不禁止言論發表，Mr. Tam仍然可在商業用途上使用未經註冊商標的THE SLANT；商標註冊構成政府言論，而政府可以授予或拒絕此項言論而並不牽涉憲法第一修正案；§2（a）商標核准只是保留讓政府行使補貼，而不是牽涉到限制言論。

對於第一個論點，CAFC依靠其自身的先例得出結論。聯邦商標註冊後，商標所有者被賦予「真正顯著和經濟價值」的好處，USPTO所認為可能有蔑視意味的商標，否認後將對這些好處造成「嚴重阻礙」。此外，如果USPTO只因認定某先商標「可能有蔑視意味」而不予以註冊，在不確定的法律環境下，會對這些被拒絕商標造成寒蟬效應。通過這些年來審查USPTO的核准、否准特定商標歷史紀錄，CAFC特別（inter alia）引用REDSKINS商標被撤銷案來證明其論點。

至於USPTO提出的第二個論點，該商標註冊程序和註冊的裝備，例如像是使用®符號和構成政府言論註冊證書的發佈，CAFC不同於最高法院，於2015年在Walter, Sons of Confederate Veterans（特殊車牌）案的決定，並得出結論認為，商標註冊不是政府的言論，因為商標是以作為商品和服務的來源標識為目的，認為「一個商標與政府綁在一起的概念是對立的。」同理，如果著作權註冊的過程也是政府的言論一種，這將允許政府禁止那些被認為蔑視他人的作品進行註冊；審查結果與憲法第一修正案保護的人權將是不一致的。

至於第三個論點，CAFC認為，商標註冊是一個監管制度，而不是政府所提供的福利。根據違憲原則，CAFC的結論是，拒絕一個原本可得的利益是違憲的，會造成私人言論的“顯著寒蟬效應”。CAFC並解釋，商標註冊不是政府傳達特定消息的程序，該過程不該牽涉政府本身具有的消費權力。

CAFC確定§2（a）規定的表達言論（而不是商業言論）之後，更進一步根據1980年最高法院的Central Hudson Gas & Electric v. Public Service Commission（認為商業言論的限制可能欺騙公眾是被允許的）判例的中間協調審查標準，審查了這個問題。CAFC認為，§2（a）在中間審查是違憲的，因為蔑視商標並沒有任何非法或誤導，且沒有任何政府有權力禁止個人言論。

CAFC明確表示，它不認可Mr. Tam的商標，並承認其決定可能會使蔑視商標的註冊增加。但是CAFC認為，由於政府並沒有顯示足夠的權利引用§2（a）拒絕有蔑視意味的商標註冊，§2（a）禁令違憲。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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