專利所有權人將技術納入「標準必要專利」（standard essential patents）時，必須承諾對所有被授權人都採取「合理且無歧視」授權（RAND）。但衍生出的爭議是，納入標準的專利廠商，還能否向其他廠商提起訴訟，請求過去侵害專利的損害賠償？而且此損害賠償金額，是否就等於RAND授權條款的授權金額？還是另外以一般損害賠償的方式計算？

在許多電子設備中，相容性是一個必要的要求。電腦設備要透過Wi-Fi無線上網，Wi-fi的規格必須一致。但是，各家電腦產品的相容性並非自動出現，而是透過標準發展組織（Standards development organizations）制訂。標準發展組織會出版標準，列入技術規格。

若被納入標準中的技術擁有專利，則稱為標準必要專利（standard essential patents）。標準必要專利有二種潛在問題，會阻礙標準的廣泛採用：

1.專利箝制（patent hold-up）：當標準必要專利之專利權人，要求過高的權利金，就會出現專利箝制問題。

2.權利金堆疊（royalty stacking）：一個標準上會有上百個專利，若每一家公司都要對所有標準必要專利權人支付授權金，彼此堆疊，加總起來會太高。為了降低這些潛在的問題，標準發展組織要求，在出版標準之前，專利權人必須承諾，宣示他們會對所有的申請者都提供「合理且無歧視」（ reasonable, and nondiscriminatory）之授權，一般簡稱RAND授權[1]。

但是，承諾對所有被授權人採取RAND授權，幾乎就等於類似強制授權，必須對所有的被授權人都採取合理及無歧視之授權條件。此時，納入標準的專利廠商，能否向其他廠商提起訴訟，請求過去侵害專利的損害賠償？而且此損害賠償金額，是否就等於RAND授權條款的授權金額？還是另外以一般損害賠償的方式計算？

美國聯邦巡迴上訴法院2014年處理的Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.案[2]，就是參加標準發展組織的公司，在請求損害賠償時，損害賠償金計算方式的爭議。

Ericsson 案事實

本案的原告是Ericsson公司，控告多家生產筆電相關設備的公司，包括D–Link、Netgear、Ace、Gateway、Dell、Toshiba、Intel等公司（以下以「被告」作代表），侵害了三項美國專利，分別是美國專利號第6,424,625號專利、第6,466,568號專利及6,772,215 號專利，並在德州東區聯邦地區法院提起訴訟。這三個專利都與Wi–Fi的技術標準有關，Ericsson主張所有專利都是Wi–Fi標準協定中的必要專利，因此，所有與Wi–Fi相容的設備，都會侵害Ericsson的專利[3]。

本案中的標準發展組織是Institute of Electrical and Electronics Engineers (簡稱IEEE)，其出版 802.11版標準，也就是Wi–Fi標準。802.11版標準是目前無線網路通用的標準[4]。

Ericsson主張，三個專利都是IEEE之802.11版標準下的標準必要專利（standard essential patents）。Ericsson也曾經對IEEE提供承諾書，對所有標準必要專利會採取合理及無歧視授權費率。而且一承諾，對Ericsson具拘束力[5]。一審陪審團最後判決，被告等公司侵害系爭專利，並應賠償1000萬美元，大約是每一侵權設備應賠償15美分。

一審時，被告要求排除Ericsson方損害賠償專家的證詞，因為其在推算損害賠償時，採取整體市場價值規則推算法，但是主持陪審審判庭的法官駁回此申請。 在陪審團審理後，法院又另外針對「合理且無歧視」議題，主持了法官主審庭。審理時，被告等公司，認為陪審團的侵權認定與損賠認定，欠缺實質證據，申請法官依據法律重為判決（judgment as a matter of law），並要求重組陪審團。此外，被告等公司也主張，Ericsson的專家證人，不應用終端產品的市場價值來推算損害賠償。最後，被告主張，法官並沒有適當地指示陪審團，提及Ericsson的「合理及無歧視」授權義務[6]。但地區法院法官卻駁回被告等公司的申請。因此，被告等公司向聯邦巡迴上訴法院提起上訴[7]。

Ericsson專家證人的證詞

被告公司主張，Ericsson方的專家證人在提供損賠計算方式時，提及過去的授權金，但這些被提到個過去授權，是用被授權產品的整體價值為基礎，但實際上被授權的科技，只涉及產品中的一個元件而已，因而主張應排除該證詞[8]。上訴時，被告等公司又主張，在陪審團審理時，Ericsson的律師，將終端產品的成本，與所要求的權利金做比較。被告等公司認為，系爭專利完全是在Wi-Fi晶片上運作，而非在整個終端產品上運作[9]，故不應用整體終端產品的授權金作推算。

上訴法院指出，在實體規則上，當涉及多元件產品時，權利金費率必須由分配原則（attribution），反映出涉及侵權特徵的價值。當被控侵權產品包含專利與非專利特徵時，就必須判斷專利特徵對整體產品的附加價值（value added）。因此，陪審團必須使用可信賴且有形的證據，採取分配原則，反映出專利特徵的附加價值[10]。 

但在程序面的證據原則，只要有助於陪審團確實執行分配原則的思考，都應該允許提出相關證據。當涉及多元件產品時，就必須避免誤導陪審團，過度強調整體產品的價值[11]。但是，對於多元件產品，並非不能從整體市場價值開始然後進行分配，只是過度仰賴整體市場價值，可能會誤導陪審團而已。因此，如果一個可銷售的產品單元，可以適當地分配該專利特徵的價值，就可以從該產品價值開始計算；但若該產品太大無法計算，則應該採取最小可銷售元件的價值作為起算點[12]。

上訴法院認為，該專家證詞提其終端產品價值，並無問題。本案中所提到的過去的授權，該授權的專利更多、範圍更大。不過，專家證詞可以將過去的授權，考量與系爭侵權涉及專利與範圍的不同，做出差異分析。因此，先前的授權，一般都具有證據適格，只是證據的重要性要視情況而定[13]。

因為，在計算損害賠償時，最好的參考根據，就是之前曾經做過的授權。只要適當地使用分配原則，這些過去授權的證據乃有關且可信賴的證據。換句話說，只要專家證人在提出先前授權證據時，對其進行折扣，以符合系爭專利所分配的價值，就沒有問題。因此，上訴法院認為地區法院接受此證據，並無錯誤[14]。

不過，上訴法院提醒，一審法官應該提醒陪審團，當涉及多元件產品時，提出先前授權證據的目的只是作為參考，用來推算整體產品中專利特徵的附加價值。但本案中，地區法院卻沒有提醒陪審團要注意分配原則的重要性[15]。

在RAND脈絡下合理權利金考量因素

被告等公司認為，地區法院法官應該指示陪審團，Ericsson有「合理且無歧視」之授權義務，但地區法院陪審團卻未做此指示。 被告等公司也要求，法官應該指示陪審團，標準必要專利會有專利箝制和權利金堆疊等問題。為了回應被告等公司的主張，一審法官在美國計算合理權利金的15個Georgia–Pacific因素之外，增加了第16個因素，告訴陪審團可以考量Ericsson的合理且無歧視之授權義務[16]。

被告認為，傳統計算合理權利金的15個Georgia–Pacific因素，在RAND的脈絡下，大多都不適用，甚至可能會有所誤導[17]。  

在之前的案例中，有三個地區法院曾經處理過涉及標準必要專利的賠償金問題，思考其需考量的因素，包括Realtek Semiconductor, Corp. v. LSI Corp.案[18]、In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.案[19]和Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案[20]。而聯邦巡迴上訴法院，則是第一次對這個問題表達意見。

上訴法院指出，一般地區法院在指示陪審團思考合理權利金時，都會提供全部的Georgia–Pacific15個因素。但某些因素在案件中根本無關。雖然損害賠償專家也會訴諸這些因素，以說明為何權利金要增加或降低，但卻很少說明或提供相關事實基礎[21]。 

上訴法院認為，在標準必要專利，許多Georgia–Pacific因素都無關，甚至會違背RAND原則。例如，第4因素所提到的「授權人過去的政策或行銷計畫，為維持專利壟斷而不授權給他人，或為了維持該獨佔僅在特殊條件下授權」，這個因素就與「合理及無歧視授權」承諾相違背。同樣地，第5因素「授權人與被授權人的商業關係」，在此也無關，因為Ericsson有義務對所有申請人都提供無歧視費率的授權[22]。

不過，有幾個Georgia–Pacific因素，與標準必要專利的RAND授權脈絡下，就必須調整。例如，第8因素提到該發明「現在的流行」，就需要調整，因為標準就要求所有產品都採取該技術。第9因素「該專利發明相對於舊產品的效益和優點」，在考量上就要小心，標準必要專利因為是必要而被使用，並非因為其優於先前技術。第10因素考量授權人自己的商業實施，但標準必要專利乃要求所有同業都採用該技術。至於其他因素，則必須依個案判斷，看系爭技術的脈絡，而決定是否需要調整每一個因素[23]。

而一審法院應該小心思考個案中的證據，並提供陪審團適當的指示。上訴法院認為，地區法院指示陪審團考量所有Georgia–Pacific因素，但有些因素根本無關或有所誤導，包括前述的第4、5、8、9、10因素[24]。此外，一審法院應該指示陪審團，考量到Ericsson的RAND授權義務。但要注意，並非告訴陪審團一般的RAND的概念，而是具體的告訴陪審團，Ericsson簽署的RAND承諾的具體內容[25]。

上訴法院也說明，他們並不是要求所有涉及RAND授權的標準必要專利，都必須發展出一個修正版的Georgia–Pacific參考因素。上訴法院認為，不需要創造一個針對RAND脈絡而設計的新一套的考量因素，一審法院只要考量相關事實證據，而在指示陪審團時，不要死背所有的因素，而應稍微調整[26]。

標準必要專利分配原則的分析

在計算損害賠償金時，必須透過分配原則（apportionment），反映出受專利保護發明的價值。系爭專利的授權金必須基於專利特徵的價值，而非「標準被採用」對專利科技的價值。本案中的802.11版標準，包含了許多科技，讓各家的設備可以彼此透過無線網路連結而通訊。本案中的系爭專利都只是802.11版標準中的一小部分[27]。

所以，在計算系爭專利的價值時，要算的不是整個標準對整體產品的價值，而是系爭專利的附加價值。所以，要留意第一個原則：必須找出專利特徵的分配，而排除標準中的其他非系爭專利特徵。進而還有這二個原則：為了確保所算出來的權利金，是真的反映出專利發明附加於該產品上的附加價值，而非因為該技術被標準化而增加的價值[28]。一項科技之所以被選為標準有很多原因。而各家廠商之所以採用該科技，大多是因為該科技為標準，而不是因為其最好。因此，在計算標準必要專利的權利金時，不應考量因為該技術標準化而增加的價值，而是該科技發明本身的附加價值[29]。

陪審團指示不需提及專利箝制與權利金堆疊問題

被告等公司主張，法官給陪審團的指示，應該提到專利箝制與權利金堆疊問題，以避免陪審團所定的權利金過高[30]。 上訴法院認為，要不要指示陪審團這二種問題，都取決於相關的證據資料。除非被控侵權人，有提出專利權人真的有箝制或權利金堆疊的證據，否則法官不需要指示陪審團注意這個問題[31]。     

如果被告等公司提出證據，說Ericsson在其技術被採為802.11(n) 版標準後，有提高權利金，則法院就可以指示陪審團注意專利箝制問題，或者指示應採用在該技術被採為標準前的架設性協議[32]。同樣地，除非被告等公司能夠提出有專利堆疊的危險，否則法院也不需要指示陪審團注意此問題[33]。因此，上訴法院認為，一審法院沒有指示陪審團注意專利箝制與權利金堆疊問題，並沒有錯誤[34]。

判決結果

最後，上訴法院判決認為，地區法院在指示陪審團考量Georgia–Pacific相關的因素時，犯了下述三項錯誤：(1)沒有指示陪審團適當地考量Ericsson真正的RAND授權承諾；(2)沒有指示陪審團必須將系爭專利技術從標準的整體價值中分配出來；(3)沒有指示陪審團，RAND授權權利金費率必須基於該發明的價值，而非因為該發明被納為標準所附加的價值。因而撤銷陪審團的賠償金賠償，發回重審[35]。

備註:

1. Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1209 (2014).
2. Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (2014).
3. Id. at 1207.
4. Id. at 1208.
5. Id. at 1209.
6. Id. at 1213-14.
7. Id. at 1214.
8. Id. at 1225.
9. Id. at 1225.
10. Id. at 1226.
11. Id. at 1226.
12. Id. at 1226.
13. Id. at 1227.
14. Id. at 1228.
15. Id. at 1228.
16. Id. at 1229.
17. Id. at 1229.
18. Realtek Semiconductor, Corp. v. LSI Corp., No. C–12–3451, 2014 WL 2738216 (N.D.Cal. June 16, 2014).
19. In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609 (N.D.Ill. Oct. 3, 2013).
20. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No.C10–1823JLR, 2013 WL 2111217 (W.D.Wash. Apr. 25, 2013).
21. Ericsson, Inc. v. 被告 Systems, Inc., 773 F.3d at 1230.
22. Id. at 1230-31.
23. Id. at 1231.
24. Id. at 1231.
25. Id. at 1231.
26. Id. at 1232.
27. Id. at 1232.
28. Id. at 1232-33.
29. Id. at 1233.
30. Id. at 1233.
31. Id. at 1234.
32. Id. at 1234.
33. Id. at 1234.
34. Id. at 1234.
35. Id. at 1235.

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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