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台灣企業與NPE合作 可行嗎?
吳碧娥╱北美智權報 編輯部
2014.12.03
提起俗稱專利蟑螂的「非實施專利事業體」(Non-Practicing Entity,簡稱NPE),企業往往聞之色變。不過其實NPE的類型有很多種,並不能一概而論。台灣企業向來對研究導向型NPE比較熟悉,許多公司早已和研究導向型NPE長期合作;也有些公司為了減少訴訟、授權專利和購買專利,不得不加入訴訟型或防禦型NPE成為會員,由於會費並不便宜,會被這兩種類型NPE 提起訴訟的,通常都是台灣大型廠商。台灣企業想要與NPE攜手合作,究竟是否可行呢?

「非實施專利事業體(Non-Practicing Entity,簡稱NPE),也就是俗稱的專利蟑螂或專利流氓(Patent Troll),指的是本身擁有專利權,但是卻不從事商品的製造,反而透過授權談判或專利訴訟的方式,向侵害其專利權的公司收取權利金或賠償,一旦談判破裂,專利權人就會藉由提起侵權訴訟來威脅。

正因如此,NPE是「選擇性」的累積專利,尤其集中在技術複雜型產業獲取專利,像是電腦、半導體、消費電子等領域,因為這些產業的專利總量龐大,幾乎所有企業都存在大量的專利佈局缺陷,根據 PatentFreedom 2014年所作的統計,被NPE控告的高達50%以上都是高科技產業,不過比率已經在逐年遞減,顯示NPE開始將重心逐漸移轉到非高科技產業,其他產業也不能掉以輕心。

圖一、NPE 高科技產業被 NPE 控告的比率

資料來源 PatentFreedom 2014 report

台灣在全球資訊產業中地位舉足輕重,資訊與網通產業過去最常被NPE提起訴訟。根據Finnegan 2006~2012年的研究指出,台灣專利訴訟案件的數目為1,088 件、全球排名第八,以智慧型手機製造商宏達電(HTC)為例,2006年至2012年,遭受NPE訴訟控告已達111件,HTC於2010年、2011年分別加入專利授權中介公司IV及RPX,成為其會員,藉由專利授權中介公司提供的會員權益或專利組合,來降低NPE訴訟風險。宏碁(ACER)在2004年~2007年間也遭受39件的NPE訴訟,顯示台灣無法在對抗NPE的戰爭中置身事外。

經濟部技術處每年都會舉辦「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」,103年度的海外培訓成果發表已於11月舉辦,本文將摘要其中一篇研究《台灣企業與NPE合作之可行性分析》,提供給關注NPE的台灣企業參考。在本篇研究中,將NPE分類為研究型、攻擊型、防禦型、顧問管理服務四大類,請見下表一。

表一、NPE四大類型


研發導向型實體

研發型NPE包含以下兩種:

  1. 非以營利為目的的學術研究機構:研發目的在於帶動技術的創新,基於非營利的型態而不實施專利。
  2. 大型製造企業:利用研發成果進行專利授權或生產產品後,再投入研發,目的是追求產業技術研發指標的領先。

攻擊性專利集合體

主要的收入來自授權和專利訴訟所獲得的報酬,因為NPE 不實施任何技術,因此不擔心面臨報復的風險。

防禦集中型實體

主要收入來自營運公司(practicing entities)的訂閱費,藉由購買具威脅的專利並授權給其成員,等於替企業提供一種對抗專利蟑螂的保險制度。

專利管理服務公司

本身可能不是專利的所有權人,而是專利中介者,任務是尋找專利的買賣雙方,並提供雙方所需的資訊與情報,協助降低經濟成本與訴訟風險。

吳碧娥/製表
資料來源:103年經濟部技術處「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」成果發表會論文
《台灣企業與NPE合作之可行性分析》

台灣公司 vs. 研究導向型NPE

研究導向型NPE最常見的就是學校與研究機構,提供企業專利授權與技術轉移的服務,最具代表性的就是台灣工業技術研究院,從成立至今已育成170家新創公司、並累積超過1.6萬件專利。舉例來說,2003年創立的達楷生醫科技公司,是使用工研院自行研發的「個人微型心臟功能監測技術」,開發具有人機介面的居家用醫療檢測產品;2002年創立的華聯生技,取得工研院生物晶片計畫「微陣列晶片技術組合」專屬授權後,進駐新竹科學園區,建立微陣列基因晶片的量產能力。

圖二、台灣公司 vs. 研究導向型NPE

資料來源:103年經濟部技術處「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」
成果發表會論文《台灣企業與NPE合作之可行性分析》

台灣公司 vs. 攻擊(訴訟)型NPE

美光、宏達電 與高智簽署授權合約

高智發明(Intellectual Ventures,簡稱IV)屬於訴訟導向型的NPE,運用訴訟手段達成相互授權專利,或是合約廠商彼此相互購買的專利,來擴展專利組合。目前與IV來往關係的台灣公司,包括美光科技(Micron Technology)、南亞科技(Nanya)、緯創資通(Wistron)、中華映管(Chunghwa Picture Tube, CPT)、宏達電(HTC)等。

美光與IV已簽署智慧財產授權合約,美光取得IV的35,000筆專利使用權,在和其他公司發生專利訴訟時,可運用IV的專利進行抗辯;IV也有機會向美光取得專利權,用來擴展高智發明本身既有的專利組合。IV擁有的專利中,約有三分之一屬於無線通訊PC領域,三分之一屬於軟體技術,半導體及電視各占15~20%,因此宏達電也與IV簽署長期專利授權與策略聯盟,宏達電可使用IV持有的專利,為自己與子公司進行專利訴訟時的答辯。

南科、緯創、中華映管 加入高智「專利權抗辯」專案

南科則是IV「專利權抗辯」專案(IP-For-Defense program)的客戶之一,由於南科和爾必達(Elpida)之間有專利糾紛,IV手握生產DRAM必要技術的專利,南科與IV合作,可以增加對爾必達勝訴的機會。此外IV還握有1,750項快閃記憶體專利,涵蓋編碼型(NOR)和儲存型(NAND)快閃記憶體兩大領域,有助南科投入利基型記憶體市場。

加入IV「專利權抗辯」計劃的還有緯創及中華映管,緯創可將IV專利運用於產品開發或法庭訴訟上,或由IV協助進行專利購買。另一方面,IV早就大肆購買光電產業的專利,華映過去曾遭競爭者指控侵犯專利權,華映與IV 策略合作,可以增加與對手的談判籌碼。

圖三、台灣公司 vs. 攻擊型NPE

資料來源:103年經濟部技術處「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」
成果發表會論文《台灣企業與NPE合作之可行性分析》

台灣公司 vs. 防禦型NPE

防禦型的NPE並不以專利訴訟為主要營業收入,反而是以幫企業對抗訴訟、協助企業管理專利為營運模式,或是購買對專利訴訟有利的專利。防禦型NPE對會員提供「保護式」的服務,並藉此收取會員費。美國專利公司RPX(Rational Patent Exchange)即是屬於防禦型的NPE,標榜防禦訴訟的管理機制,協助會員取得所需要的專利,避免未來產生高額的專利訴訟費用,與RPX來往的台灣公司,有宏達電及台積電(TSMC)。

圖四、台灣公司 vs. 防禦集中型NPE

資料來源:103年經濟部技術處「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」成果發表會論文
《台灣企業與NPE合作之可行性分析》

台灣公司 vs. 顧問導向型NPE

有些品牌企業因為成本預算考量,因會費太高而無法與防禦型的NPE合作,這種情況下,也可能選擇與專利管理服務公司合作,規劃專利佈局或是購買專利。舉例來說,專做電腦韌體的鳳凰科技,在2012年釋出一項包含92項專利與公開案的專利組合,這是亞洲第一次跨公司集體收購案,當時是由寰太知識管理顧問(Transpacific IP)協助專利評價與技術支援工作。

而在2013年,國際大廠ResMed控訴國內廠商雃博陽壓呼吸器產品侵權,禁止其在美國上市,當時雃博尋求顧問導向型NPE世博科技顧問(Wispro IP & Legal)
協助反擊,控訴ResMed的專利無效,最後ResMed與雃博達成和解,雃博產品仍然可以至美國販售

圖五、台灣公司 vs. 顧問導向型NPE

資料來源:103年經濟部技術處「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」成果發表會論文
《台灣企業與NPE合作之可行性分析》

與NPE合作的具體建議

既然NPE的種類這麼多,企業應該如何選擇呢?廣達電腦股份有限公司鄭忠禮為此項研究的報告人,他代表在103年成果發表會中依據研究結果,針對不同的企業類型提出幾點建議。

新創公司 強化與研究導向型NPE合作

台灣的新創公司通常還是著重在與研究導向型NPE合作,由於尚未商品化,被其他廠商或NPE提起訴訟的風險較低,應該從一開始就好好經營公司智財,健全本身的智慧財產權體質。鄭忠禮建議,新創公司應該要找好的事務所,確保品質的專利,同時可考慮與專利管理服務公司合作,在創業過程中就將專利侵權分析與專利布局規劃規劃進去。如果不幸遇到大廠興訟時,可以委請法律事務所或智財諮詢導向型的NPE評估訴訟抗辯。

代工廠降低智財風險  可選擇購買有利的專利組合

台灣的代工廠是常被NPE找上門的對象,多半都有對付NPE的經驗,若收到NPE的警告信時,必須要妥善回應。首先要評估加入此NPE是否有利,可從專利組合的完整度以及專利數量,來判斷是否有助於對抗競爭對手提出的專利訴訟。此外,建議代工廠要準備一筆智慧財產權的預算,包含專利申請、專利訴訟與權利金支付,這就都要算進開發產品的必要成本。代工廠可與研究導向型或智財顧問型的NPE合作,進行專利規劃或購買有利的專利組合,建立公司內部智慧財產權的能量。

品牌廠商 小心成為NPE眼中肥羊

品牌廠商屬於利潤較高的企業,若專利組合的品質或數量不足,就有可能成為其他公司或NPE眼中的肥羊,因此從發展新產品開始,就必須特別重視智慧財產權規劃,建議可與研究型導向的NPE合作,技術研發上的品質與創新性較佳。若是被迫加入訴訟導向型與防禦導向型NPE,也要積極思考如何利用這兩種NPE來整合本身的專利組合方向。

 


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