壹、前言

2014年2月28日，英國上訴法院（The Court of Appeal,簡稱上訴法院）對於Magmatic 公司 v. PMS 國際有限公司（以下簡稱PMS）的設計侵權案（註1）件推翻英國高等法院專利法庭的侵權決定（註2），判定PMS的Kidde兒童行李箱並未侵害Magmatic公司的歐盟的註冊設計，這個判決使得英國品牌的Magmatic在兒童行李箱設計侵權訴訟中遭受重大挫折。

這個判決是第一個對於電腦3D繪製灰階圖式呈現的產品設計做出保護範圍的解釋，引發歐盟智慧財產權界對於註冊設計保護範圍提出相關的探討。例如：在歐盟申請註冊設計時，應提交什麼樣的圖式才能得到較廣泛的保護範圍，是黑白墨線圖，還是電腦3D繪製的灰階變化圖式，圖式中是否應避免有鮮明的對比出現等相關議題（如圖1所示）。申請人在提出申請時，應審慎考慮其所提出的圖式之種類與其所揭露之內容，因為圖式中的產品形狀、表面裝飾、色彩與顏色的對比等明顯特徵都會對設計保護的範圍造成重大的影響。

圖1 Apple在歐盟註冊的圖像設計

這個案件中，第一審法院在註冊設計保護範圍的解釋及註冊設計與被告產品比對時，忽略圖式中揭示的產品表面深色與淺色鮮明之對比與表面裝飾，不予以比對。上訴法院對於解釋註冊設計的保護範圍卻有不同的意見，且重申設計侵權的整體判斷原則，應以請求設計之整體作為判斷及評估的依據，不可忽略圖式中所揭示的表面配置與裝飾。在設計專利的申請實務中，無論是WIPO、歐盟、美國、日本、韓國、中國及台灣都接受申請人電腦3D繪製的圖式來呈現所請求之設計，這判決對於每個地區及國家在設計專利保護範圍的解釋應該有相當程度的影響。

本文介紹第一審法院與上訴法院對於註冊設計保護範圍的解釋、事實認定與法理分析，尤其是黑白墨線圖、電腦3D繪製圖式與彩色圖式（或照片）所揭露的設計內容對於註冊設計的保護範圍解釋之影響。作者想藉由本文提醒產業、設計師及專利業界在申請設計專利時，對於圖式的製作應更加注意，另一方面也希望能提供給我國智慧財產法院在審理設計專利案件中解釋設計專利的保護範圍作為參考之用。本文中為方便說明在歐盟案例中使用「註冊設計」一詞，而其他有關工業設計的保護制度或其他事務都使用「設計專利」的用語。

貳、事實背景

Trunki的行李箱是由一個有才華的年輕設計師 Robert Law（以下簡稱Law）所構思及設計的。1997年，Law在諾桑比亞大學（University of Northumbria）學習產品設計，決定參加BASF學院1998年的材料設計競賽（BASF/Institute of Materials Design Award），那次比賽的主題是「行李箱的設計」。

Law的構想是使用成人行李箱成熟的製造技術，設計一個兒童可乘坐的行李箱。Law的行李箱設計命名為「馬術競技」（以下簡稱Rodeo），擊敗約120個對手，贏得了獎項。在該獎項發表會的公開儀式中已披露了Rodeo的設計（如圖2所示）。Rodeo有一個比較簡單的形狀，箱體有直線邊緣、略為弧凹的頂部、中央略為弧凸的前部和背部，行李箱是由一前一後的兩個卡扣所扣合及打開，並有一個細長啞鈴形般的扶手在箱體前面的頂端，該扶手可裝上拉帶。

Law繼續發展他的行李箱設計，直到2003年，才開發出Trunki的第一代產品，2003年6月20日，Law創辦了Magmatic公司，向歐盟設計提出註冊申請，申請序號No. 43427-0001。2003年10月28日公告了該註冊設計，其指定產品是「行李箱（suitcase）」，以6張以不同的角度的視圖來表現出該行李箱的外觀設計（如圖3所示），行李箱呈現出有角動物的外觀設計。

2004年，Magmatic授權給Toyline國際（英國）有限公司銷售命名為「Trunki Mark I」的行李箱（如圖4所示），在2006年，則改由Magmatic公司自己製造及銷售。Trunki行李箱取得巨大的商業成功，而其設計經由各種迭代的變化已進入Mark IV的第四代產品，並多次獲獎。Magmatic估計，2011年在英國三到六個歲的兒童中大約20％所擁有Trunki的產品，現在該產品已在97個國家銷售。

PMS是一家製造各種玩具的公司，在折扣市場上銷售，其常務董事Beverley坦白說明，在旅行時看到Trunki行李箱，知道它的設計與品質，就產生PMS可以利用價差在市場上推出略為廉價的版本的兒童行李箱的想法。隨後，Beverley到中國與一些玩具設計師和製造商連繫，開始設計及製造Kiddee行李箱（如圖5所示），2012年後期開始銷售，他們推出兩個基本款，一個是動物版本，有著看起來像耳朵的扶手，另一個是昆蟲版本，有著像觸角的扶手。每一版本的外觀上出現不同的圖案設計，例如：虎、豹、牛、豬、瓢蟲和蜜蜂等圖案裝飾。

2013年2月18日，Magmatic公司向英國高等法院專利法庭（（The High Court of Justice, Chancery Division Patent Court, 簡稱第一審法院）提起侵權訴訟，指控PMS的Kiddee行李箱產品侵害該公司43427-0001註冊設計（以下簡稱RCD）。PMS則提出1998年公開的Rodeo的設計，主張RCD因為缺乏新穎性應被宣告無效。

參、英國高等法院的第一審判決

第一審法官Arnold認為要考量的法律原則（Legal principles）有下列幾項：（1）新穎性（novelty），（2）相當認知的使用者，（3）既有的設計領域，（4）設計師的設計自由度，（5）設計保護範圍，（6）註冊設計與被告產品的整體視覺印象之異同分析，（7）整體視覺印象。以下就前述之法律原則與議題予以分析說明：

一、新穎性分析

歐盟設計法第4條規定，註冊的設計必須具有新穎性（new）與獨特性（individual character），才能取得歐盟的設計保護，這兩項保護要件的評估是以設計註冊的申請日（或是優先權日）為判斷基準日，其中以為判斷依據的先前技藝，就是在申請日之前已經公開揭露（disclose）或可為公眾可知悉（made available to the public）的設計。第5條第1項規定：如果沒有相同或同一的設計已公開在先，該設計被認為具有新穎性；第2 項規定：如果兩個設計只有在不重要的細部（in immaterial details）上略有差異時，則該二設計應被視為「同一設計」（deemed to be identical）。

法官Arnold首先就考慮到Rodeo的設計是否已為公眾可知悉的。他認為，在1998年頒獎儀式中公開揭露的Rodeo的設計，出席儀式的行李箱相關業者有可能看到該設計。其次，要考慮是RCD與Rodeo設計是否同一設計，Redeo行李箱是比較矮胖的，正面有一圓形卡扣，上方有一個啞鈴狀的扶手部分，Redeo行李箱的外觀有些粗糙、不夠時尚。相比之下，RCD是苗條得且更有造形，箱體上高起的脊部及牛角狀的扶手構成外觀的重要部分，RCD似乎更為精緻且具時尚感。RCD與Redeo行李箱所產生的整體印象是不同的，兩者並不是同一設計，因此，沒有相同或同一的設計已公開在先，RCD具有新穎性。

二、相當認知的使用者（The informed user）

Rodeo、RCD與Kiddee行李箱都是為了對於從3歲到6歲孩童設計的騎乘行李箱，兩造一致認為兒童行李箱的適度認知使用者是（1）3歲到6歲孩童，（2）孩童的家長，照顧者或親戚，不過，法官Arnold對於3歲到6歲孩童是否可成為適度認知使用者有著相當的懷疑。通常的情形可能是因為孩子的要求，而由成人選擇及購買而這些產品，然後小孩在成人監督下使用。因此法官認為，兒童行李箱的適度認知使用者應該是孩童的家長，照顧者或親戚，原則上，適度認知的使用者對於硬殼行李箱系列要有一些基本認知。

三、既有的設計領域與設計師的設計自由度

設計法第10條規定說明：評估註冊設計的保護範圍時，一個適度認知的使用者觀察註冊設計與被告產品所產生的整體印象為依據，又判斷兩者的整體印象是否不同，還要考量到註冊設計所應用或實施的產品性質，尤其是該類產品所屬的產業，能讓設計師有某種程度的創作自由度。

法官Arnold認為，RCD在行李箱的設計領域中創造出一個明顯不同的整體印象，而該整體印象是由於設計特徵的整體組合，特別是設計的整體形狀、凸出的牛角設計以及卡扣的位置等設計特徵與該設計領域所有的設計是截然不同的，由於這些明顯的差異而使得法官認為，該設計領域能提供給設計師相當程度的自由度。同時也確認RCD的保護範圍相對的寬廣。

四、RCD與被告產品的整體視覺印象之異同分析

法官Arnold說明，RCD與Kiddee行李箱之間的比較（如圖6所示），要以三個觀點進行評估，（1）可拆卸的肩拉帶，RCD與 Kiddee行李箱都有肩拉帶，（2）RCD的圖式並不包括行李箱底部的視圖，因而箱體的底部不做比較，（3）行李箱外殼的表面設計必須忽略不予以比較。前兩個觀點雙方都沒有異議，兩造對於第三觀點則有不同的意見​，Magmatic公司主張由於RCD的圖式中並未揭露行李箱表面的任何圖形設計，所以，Kiddee行李箱殼體表面的裝飾設計必須被忽略。但是，PMS並不同意Magmatic的主張，並主張所有的表面裝飾都應予以考慮。關於這一點，法官比較傾向於Magmatic公司的主張。他認為，因為RCD僅是針對旅行箱的形狀的保護，將RCD與Kiddee行李箱的形狀一起比較才是適當的，其他的表面裝飾設計必須被忽略。

然後，法官Arnold依據Magmatic公司的主張，確認RCD與
Kiddee行李箱的形狀之間的相似之處如下：

1. 實質上概呈矩形體的可攜式行李箱，箱體兩側表面略微弧凸面；
   
2. 箱體頂面有略微高起的脊部；
   
3. 箱體兩側較常一邊的底部設置四個對稱的輪子；
   
4. 兩個凸起的牛角扶手位於箱體正面上段近於頂端；
   
5. 箱體頂面中央略微凸起的脊部向箱體正面與背面延伸而下，
   頂面脊部中央段設置一個薄形肩拉帶；
   
6. 該肩拉帶固定於頂面中央脊部的前方與後方的金屬釦及小孔；
   
7. 箱體兩側殼體上段有一半橢圓形區域；
   
8. 箱體正面及背面中央脊部的弧凸面的卡扣的位置大約是在行李
   箱殼體正面及背面的視覺中心位置；
   
9. 行李箱前面的卡扣位於牛角的下方，可產生動物特質的印象；
   
10. 兩個孔眼設在殼體頂面脊部的前端與後面部分；
    
11. 肩拉帶附著並固定在於兩個孔眼上。

不過，PMS則主張Kiddee行李箱有下列六個重要設計特徵，而RCD並沒有該等設計特徵：（1）顯眼的動物斑紋，（2）箱體前面的眼睛，（3）箱體兩側的車輪被邊蓋遮蓋了因而不明顯，（4）箱體頂部的兩個觸鬚般的扶手，（5）整個箱體外形更加圓潤的輪廓，（6）箱體的在正面和背面都有一個圓形輪廓的卡扣，其上有十字型紋路，側面有一直線切口。

法官Arnold認為，RCD只是針對行李箱的形狀予以保護，第1項及第2項設計特徵應被忽略，第3項設計特徵是因為扶手是由軟質材料所製成，第4項設計特徵所造成的視覺衝擊力不是很大。雖然，第5項比第6項設計特徵更顯著，不過，卡扣的形狀大致上是近似的。

五、整體視覺印象是否不同

法官Arnold說明：適度認知的使用者詳細比較它們，會發現RCD與Kiddee行李箱之間是有相似與不同之處，重要的是這些相似與差異之處會如何影響適度認知使用者的整體印象。

最後，法官Arnold的結論是：RCD與Kiddee行李箱之間最明顯的區別是有下列四點，（1）相較於RCD棱角分明的外形以及半圓形弧凹面區域，Kiddee行李箱在乘坐部分有更為圓潤的輪廓修飾（2）Kiddee行李箱的車輪被覆蓋了（3）Kiddee行李箱的卡扣周圍環繞著高起脊部（4）Kiddee行李箱的箱體正面及背面底部並沒有突出的下唇部設計。不過，適度認知的使用者會認為RCD的保護範圍是很寬廣的，儘管Kiddee行李箱與RCD之間是有些差異，Kiddee行李箱創造出苗條、雕朔、精緻且時尚的外觀，突出的棱線和牛角般的扶手，可是，RCD都也有看起來像動物的鼻子和尾巴的卡扣等設計特徵，因此，兩個設計所產生的整體印象是近似的，還是可以發現侵權的事實。（待續）

備註

1. 參見Magmatic Ltd v PMS International Ltd [2014] EWCA Civ 181, 28 February 2014.) 。
2. 參見Magmatic Ltd v PMS International Ltd [2013] EWHC 1925 (Pat) (11 July 2013。
3. 這一章節的圖式是源自參見Magmatic Ltd v PMS International Ltd [2013] EWHC 1925 (Pat) (11 July 2013。

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