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雖然拜登政府在2021年1月即走馬上任，但美國專利商標局（USPTO）在前局長Andrei Iancu卸任後卻一直懸缺著大位[1]，等待著下一任主政者的到來。但攸關產業競爭與實力消長的專利複審制度，依然在最高法院判決、Iancu任內政策延續和美國國會修法提案，以及隱身於後的專利權人和競爭對手角力間持續發展。本文將回顧2021年美國最高法院判決（司法）、USPTO規制（行政）和國會修法提案（立法）對專利複審制度確認、延續與挑戰。

最高法院判決：實質擴張USPTO局長在專利複審規制上的影響力[2]

2021年6月21日，美國最高法院在U.S. v. Arthrex, Inc.案（Arthrex, Inc.案）[3]認為，雖然PTAB的行政專利法官（Administrative Patent Judge，APJ）依法有代表行政部門決定專利是否應撤銷的職權，但既然APJ並非由總統提命、參議院同意任命，其即為受USPTO指揮與監督的下級官員。換言之，該局最高行政首長，即USPTO局長，有權審查（例如決定是否再開聽證）和推翻PTAB之個案決定，以敦促USPTO局長對PTAB的決定負起監督責任。

因此，美國最高法院在本判決中賦予由總統提命、參議院同意任命的USPTO局長，有對APJ與PTAB運作的直接指揮、監督之權；USPTO亦即遵循該判決意旨，制定行政規則，明確規定複審當事人對複審決定不服時，可請求局長審查。從實務面觀察，該判決實質擴張了USPTO局長在專利複審規制上的影響力。

USPTO 規制：持續提高是否受理專利複審案件的立案門檻[4]

延續PTAB曾依2017年General Plastic案[5]確立7點判斷「重複針對同一專利提出請求的IPR（inter partes review）案件中，後續IPR能否立案」的基準之政策。2021年，PTAB統整2018年NHK案[6]和2020年NHK案[7]等具有拘束力的先例，擬定是否受理或駁回「已在法院訴訟或ITC審理的專利侵權案（有平行案時），復於PTAB請求IPR立案」之裁量因子。美國專利界多稱其為NHK-Fintiv規則，。

以上制度變革均顯示前川普政府所認命的USPTO局長Andrei Iancu，在任期尾聲仍著力於IPR程序效率與公平性。其歸根究底主要在於PTAB欲防止產業界重覆提起IPR之審查，使專利權人疲於訟累、消耗專利行政主管機關的有限資源，亦強調程序上的正當與公平性，以扭轉學術與實務界認為IPR為專利殺手（patent killer）的形象。然而，此舉誠然會增進IPR程序的經濟性和跨管轄權與審判機構（cross- jurisdiction and tribunal）的判決一致性，但相對來說，亦以行政權調整人民循公眾審查機制舉發無效專利的門檻，而相當程度限制了國會清楚賦予公眾以不同證據標準挑戰專利有效性的權益，產業界也應隨之調整自身策略。

上述於Iancu任內賦予PTAB在IPR相當寬鬆的立案裁量權之政策，並非毫無爭議。由於該等政策限制了尋求專利複審制度撤銷專利的途徑，包含蘋果等多家厭煩「專利流氓」[8]騷擾的美國科技大廠，提起訴訟質疑規範的合法性。雖然該等訴訟已被加州北區地方法院以不具有管轄權為由駁回[9]，但上訴後是否有新的發展，仍為2022年的觀察重點。

雖然循司法救濟與審查的此路不通，科技大廠的動作與利益團體的呼籲，亦引起美國國會議員的注意。由國會跨黨派議員（民主黨籍Patrick Leahy和共和黨籍John Cornyn）領銜提案，欲在專利法明定，除本法另有規定者外，PTAB應受理IPR並予以立案[10]。換言之，根據該草案內容，前述PTAB在IPR的立案裁量權將被剝奪。雖然有贊同者認為，此將減少PTAB因局長的政策理念而產生飄忽不定的裁量偏差。但反對者直言此將使IPR立案閘門將再度開啟，舉發案件將再如洪水般湧向PTAB；雖然這屬於立法政策的選擇，此仍與最高法院在Arthrex, Inc.案擴張USPTO局長對PTAB指揮監督之權的意旨背道而馳。

雖然美國專利複審制度在2021年因局長之位懸缺，下一階段的政策藍圖仍然模糊。但吾人仍能透過最高法院對制度框架的確認、USPTO在PTAB規制的延續和國會修法提案反制的權力制衡間，期待美國專利複審制度在2022年有更為調和專利權人及其競爭對手（舉發人）權利和穩固的體制發展，而成為台灣制度的借鏡。

目前已知2021年10月26日拜登宣布提名知名專利訴訟律師凱西·維達爾（Kathi Vidal）為下任局長，惟至截稿為止，美國國會尚未通過該項任命案。
相關精彩論述可參本刊第288期。楊智傑，美國專利審理與救濟委員會之行政法官違憲？2021年最高法院U.S. v. Arthrex, Inc.案，北美智權報，第288期，2021 年 07月14 日。
United States v. Arthrex, Inc., 594 U.S. ___ (2021)
相關基準明文可參本刊第281期。李秉燊，風行草偃：USPTO持續提高專利複審的立案門檻，北美智權報，第281期，2021 年 03月24 日。
General Plastic Industrial Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha, Case IPR2016-01357 (PTAB Sept. 6, 2017) (Paper 19), Section II.B.4.i.
NHK Spring Co., Ltd. v. Intri-Plex Techs., Inc., IPR2018-00752, 2018 WL 4373643 (PTAB Sept. 12, 2018) (precedential)
Apple Inc. v. Fintiv, Inc., IPR2020-00019, 2020 WL 2126495 (PTAB Mar. 20, 2020) (precedential)
正式且中性的學術名稱為專利主張實體(Patent Assertion Entity，PAE)、非專利營運實體（Non-Practicing Entities，NPEs）或稱非專利實施實體
Apple Inc. v. Iancu, 5:20-cv-06128-EJD (N.D. Cal. Nov. 10, 2021)
S.2891 - Restoring the America Invents Act, 117th Congress (2021-2022).
FY21 End of Year Outcome Roundup, USPTO, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_aia_fy2021__roundup.pdf (last visited Jan. 24, 2022).
請求對己不利的（requested adverse judgement），係指當事人在程序進行中，請求 PTAB 作出對自己不利之決定而言，通常是指專利權人自認系爭專利無效，或專利權人更正刪除或聲明放棄所有被提起舉發之請求項，導致已無爭點等情形，參見 37 C.F.R. §42.73（b）。