273期
2020 年 11 月 25 日
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智慧局發布近二年之專利權管理行政爭訟案例:
魔鬼藏在細節裡
李秉燊/北美智權報 專欄作家

台灣經濟部智慧財產局 (智慧局) 於2020年10月21日於該局「專利主題網」上發布其選錄自2019年6月至2020年6月間經行政爭訟確定有關專利程序審查及專利權管理的5則案例[1]。本次案例彙編涵蓋「國際優先權」、「申請回復原狀」、「申請回復原狀遲誤再審查申請期間」和「送達」等議題,本文依序擷取案例重點介紹。

國際優先權

「國際優先權」是指專利申請人在一個國家提出第1次申請後,在法定期間內就相同發明向其他國家提出申請,可以主張該專利要件之判斷,回溯到第1國申請時之申請日。發明或新型專利申請人就相同發明在WTO會員或與台灣相互承認優先權之國家第1次依法申請專利者,於該申請日後12個月內(設計專利為6個月內),得以該專利申請為基礎案向智慧局申請台灣專利[2]

專利法第29條第1、2項規定,申請人主張國際優先權時除應於申請專利同時聲明第1次申請專利之申請日、受理該申請之國家或WTO會員及第1次申請之申請案號數外,並應於最早優先權日後16個月內(設計專利為10個月內),檢送經前述國家或WTO會員證明受理之申請文件[3]

● 案例一:申請收據及未經專利專責機關確認之申請文件影本不能視為優先權證明文件。

本案發明專利申請人以美國專利申請案主張優先權,但其向台灣智慧局申請專利時,僅提出申請書、外文本、委任書,而未包含中文本說明書和「優先權之證明文件」。申請人經智慧局通知後,仍僅補送說明書和「優先權之申請收據及電子通知收據影本」;因前述收據並非美國專利商標局所核發之優先權證明文件,智慧局處分本案視其為未主張優先權。申請人不服,循序提起訴願、行政訴訟,最終經最高行政法院判決駁回確定[4]

台灣專利法第29條第2項所稱「經前項國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件」,應為受理優先權基礎案國家之專利專責機關所出具之優先權證明文件,至於申請收據及未經專利專責機關確認之申請文件影本則不能視為優先權證明文件,兩者實質意義與內容截然不同。優先權基礎案受理申請國申請文件之收據,並非專利法所規定之申請文件[5]

申請人補正之美國專利商標局申請之電子通知收據、申請收據的內容中並未記載任何證明優先權之文字,顯見該等收據並非用以作為優先權證明之文件,自難證明是美國專利商標局所核發用以作為優先權證明之文件,故不合於台灣優先權證明文件之認定。

● 案例二:法定期間末日為星期六,如為政府公告補行上班之日,該期間之末日不得順延至次星期一上午。

行政程序法第48條第4項規定,「期間之末日為星期日、國定假日或其他休息日者,以該日之次日為期間之末日;期間之末日為星期六者,以其次星期一上午為期間末日。

申請人主張優先權的12個月法定期間,自優先權基礎案「申請日(2018年10月5日)」的次日,起算至2019年10月5日止。然而, 2019年10月5日為星期六為行政院人事行政總處公告之「補行上班日」。申請人於2019年10月7日11時02分以電子申請方式提出本專利申請案,智慧局認本案已超過12個月法定期間,處分不得主張優先權。申請人不服,循序提起訴願、行政訴訟,最終經智財法院判決駁回確定[6]

判決指出,行政程序法第48條第4項其前段規定因為末日為星期日、國定假日或其他休息日,因此期間末日順延至該日之次日;故後段期間末日為星期六得以順延至次星期一上午之規定,應本於星期六具有與前段所定之「星期日、國定假日或其他休息日」相同之性質。換句話說,行政程序法第48條第4項後段規範期間末日為星期六,以其次星期一上午為期間末日,應指該星期六為定期休息日時,才會有適用。

如果該星期六為政府公告補行上班之日,則因該日已非休息日,自然無法適用上述順延之規定。最高行政法院歷來也是採如此見解[7]

申請回復原狀

● 案例三:遲誤檢送優先權證明文件法定期間不符合申請回復原狀事由。

本案爭點之一亦牽涉前述優先權證明文件之認定,亦包含遲誤檢送優先權證明文件法定期間是否符合申請回復原狀事由。

申請人遲於主張國際優先權的法定期間後才補送「優先權之證明文件」,並同時主張其未能依法檢送優先權證明文件正本因美國專利商標局 (USPTO) 處理作業延遲所致,有不可歸責己之事由,據此申請回復原狀。智慧局認申請人所請回復原狀之理由非屬專利法第17條第2項所定之事由,處分本案視為未主張優先權。申請人不服,提起訴願,最終經駁回確定[8]

訴願決定指出,所謂「不可歸責於己之事由」,指依客觀之標準,凡以通常之注意,不能預見或避免之事由。若僅為主觀上之事由,則不可據以申請回復原狀。通常美國專利商標局優先權證明文件之正常申請流程,自申請至核發需時約7個工作日。申請人於2019年6月27日向美國專利商標局申請優先權證明文件,並於同年7月5日核發,扣除星期六、日及國定假日僅耗時5個工作日並無延誤之情形。

是以,本案情形與專利法第17條第2項「不可歸責於己」之要件不符。

申請回復原狀遲誤再審查申請期間

● 案例四:申請人遲誤提出再審查之申請者,專利再審查申請案應不予受理。

本案發明專利申請案原經智慧局審定不予專利。申請人不服審定,惟遲超過提起再審查之法定期間,智慧局處分再審查申請不予受理。申請人不服,提起訴願,最終經駁回確定[9]

申請人稱本案核駁審定書公文封上之郵戳日期異於國內一般年、月、日之順序,致其誤認送達日期為1月19日。事實上,該公文封之寄件郵戳「台北17.1.19 TAIPEI」可知日期為2019年1月17日,倘若如申請人所稱前揭郵戳日期應解為1月19日,則該日期2017年1月19日,即遠早於本案核駁審定書之作成日。此外,本案送達證書明確記載送達日期為2019年1月18日,且蓋有申請人自己的印章,申請人應可知悉送達日期。

送達

● 案例五:申請變更代理人前對於代理人送達之效力。

本案申請人主張原代理人自始無權代理,並轉委任由另外一位專利師辦理本案專利申請,本案核駁審定書並未合法送達申請人,遲誤再審查申請期間屬「不可歸責於己之事由」。因本案已逾提起再審查之法定期間及所請回復原狀非屬專利法第17條第2項所定之事由,智慧局處分再審查及申請回復原狀應不予受理。申請人不服,提起訴願,最終經駁回確定[10]

行政程序法第71條及專利法施行細則第9條第5項分別規定,「行政程序之代理人受送達之權限未受限制者,送達應向該代理人為之。」及「申請人變更代理人之權限或更換代理人時,非以書面通知專利專責機關,對專利專責機關不生效力。」

訴願決定指出,本案申請時所附之委任書及2018年9月10日變更事項申請書可知,本案申請人委由原代理人向原處分機關提出申請,原處分機關於2018年8月15日將本案初審核駁審定書送達予原代理人後,申請人於2018年9月10日向原處分機關變更代理人,但其並未陳報原代理人自始無代理權,自不得事後否認原代理人之代理權,而主張本案初審核駁審定書的送達不合法。

此外,申請人既可於本案再審查申請之法定期間內向原處分機關申請變更代理人,應該能夠知曉本案申請進度,所以該遲誤顯屬申請人未善盡監督義務且代理人疏於控管案件狀態之結果,難以認為屬於不可歸責於己之事由。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

李秉燊  
作者: 李秉燊
現任: 北美智權報 專欄作家
學歷: 美國杜克大學法學院碩士班
國立交通大學科技法律研究所博士候選人
美國杜克大學法學院訪問學者
國立交通大學科技法律研究所碩士生(逕升博士班)
國立陽明大學醫事技術暨檢驗學系碩士
專業資格: 107年度中華民國專利師考試及格
103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

 

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