我國在專利申請實務上有所謂的「一案兩請」制度，同一申請人可就相同創作同時申請發明專利及新型專利。因為新型專利只採形式審查，正常情況下會先獲得核准，但一樣的創作僅能授予一項專利，在對應的發明專利即將被核准前，申請人必須選擇保留其中一者。然而在對應的發明專利審定前，新型專利已當然消滅(如未繳年費)或被撤銷者，由於新型專利的排他權已失其效力，專利行政機關自然不應再核准對應的發明專利，否則便從公眾手中剝奪自由使用技術的權利[1]。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

有位獨立發明人 (以下統稱發明人Y) 為了保護自行開發的玻璃尖鋼筆，採取了「一案兩請」的專利申請策略。因緣際會下，發明人Y從網站上購得某家業者 (以下統稱L公司) 公開販售的精品玻璃筆，認為這款產品已經侵害了甫獲核准公告的新型專利(以下統稱系爭專利A)，因此向智慧財產法院提起民事訴訟[2]，控告L公司的販售行為構成專利侵害。

系爭專利A權利範圍

系爭專利A主要保護標的為可持續供墨的筆具結構，其獨立請求項內容如下：

「一種玻璃筆尖可持續供墨的筆具，其係包括：一外筆管(1)、一儲墨管(2)、一連通座(3)及一玻璃筆尖(4)所組成，而其特徵在於：
外筆管(1)，係一可適配容設儲墨管(2)、連通座(3)及玻璃筆尖(4)的筆管；
儲墨管(2)，係一可供儲納墨液(21)的容納元件；
連通座(3)，係一可密合銜接連通儲墨管(2)與玻璃筆尖(4)的中空座體，該連通座(3)與儲墨管(2)的銜接端係具有一內通孔(31)，以供密合銜接於儲墨管(2)，連通座(3)與玻璃筆尖(4)的銜接端係一容置空間(32)，以供植入玻璃筆尖(4)；
玻璃筆尖(4)，係一實心本體，為由複數股細條玻璃以麻花捲繞成型，而於本體外表面形成複數個相鄰分佈的渦旋槽道(41)，且該玻璃筆尖(4)一端係捲縮形成一複數槽道匯集收縮的筆尖頭部(42)，另一端則延伸抽拉為一細長的筆尖尾部(43)，並使該細長的筆尖尾部(43)係匹配貫穿連通座(3)的內通孔(31)；
依上述外筆管(1)、儲墨管(2)、連通座(3)及玻璃筆尖(4)所組成玻璃筆尖可持續供墨的筆具，係於細長的玻璃筆尖(4)匹配植入連通座(3)並貫穿內通孔(31)，且接觸頂破儲墨管(2)內墨液(21)的表面張力時，將墨液(21)引入複數渦旋槽道(41)，再匯聚至筆尖頭部(42)，以產生自動持續供墨的書寫。」

圖1. 系爭專利A之圖式

資料來源：中華民國專利資訊檢索系統，楊家興、鐘國晉整理

系爭專利A的核心主要在於玻璃筆尖的部份，當筆尖尾部貫穿銜接儲墨管的連通座時，便會突破儲墨管內的墨液表面張力，使墨液能順暢流入玻璃筆尖，達成持續供墨的效果。

法院審定系爭專利Ａ無效之理由

在法院審理的過程中，L公司提出了許多用以佐證系爭專利A不具進步性的證據資料，像是發明人Y先前獲得的改良式沾水筆專利(以下統稱文獻1)、發明人Y的雜誌專訪(以下統稱文獻2)、他人獲得的玻璃沾水筆結構專利(以下統稱文獻3)等等。

L公司主張，文獻1已揭露系爭專利A的外部結構(外筆管、儲墨管、連通座及玻璃筆尖)，文獻3亦揭露系爭專利A中連通座的內通孔，關鍵的是文獻2更包含發明人Y對於送墨機制的簡述 (利用突破表面張力的原理)，因此該等相同技術領域之文獻組合可據以認定系爭專利A不具進步性。

法院接受了L公司的主張，認為系爭專利A的請求項不具進步性，應屬無效。根據智慧財產案件審理法第16條第2項[3]的規定，發明人A在本訴訟中無法再對L公司主張專利侵權。

就在判決出爐後沒多久，系爭專利A對應的發明專利悄悄地獲得核准公告。這時也許會有讀者感到納悶，既然系爭專利A都已經被法院認定無效，為什麼專利行政機關還會核准對應的發明專利呢？

智財法院民事訴訟中專利有效性之認定僅具有相對效力

雖然於民事訴訟中，智慧財產法院基於智慧財產案件審理法第16條第1項[4]規定可自行對專利要件 (適格性、產業利用性、新穎性、進步性等等) 進行判斷，但其判斷結果僅有個案拘束力，也就是對於專利無效的認定僅限於「同一當事人、同一基礎事實」訴訟個案中 (專利權被暫時封印的概念)，而無法適用在他案，僅有相對效力而無「對世效」[5]，所以實際上並未產生撤銷專利的效力。即使民事訴訟中系爭專利A被認定無效，只要該付的年費都有繳，專利本身的案件狀態還是有效的。

結論

●　以發明人Y立場
發明人Y於本案訴訟過程中，如可預見系爭專利A於民事訴訟過程中被判無效的機率高時，建議應主動在對應的發明專利提出修正（審查中）或更正（核准後）專利權範圍，且注意修正或更正限制之事項，以維持其發明專利之有效性。

●　以L公司立場
L公司於訴訟攻防時，可另向專利行政機關提起舉發，請求撤銷系爭專利A。假使最終的審查結果認為有撤銷理由，專利行政機關的舉發審定將產生撤銷專利的效力，系爭專利A的技術內容自此成為公共財。在這種情況下，系爭專利A對應的發明專利就受到專利法第32條第3項「發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利」的影響而無法取得專利權，進而保障公眾使用公共財的權益。

省思

發明人Y於申請專利前，即已接受採訪並以公開展示說明技術特徵，成為系爭專利A被認定無效的關鍵文獻。由此可瞭解，「申請專利前應格外留意技術內容之公開行為，除了避免著墨過多關鍵技術特徵外，更應善用優惠期相關規定來排除不准專利之情事發生」[6]。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 鐘國晉 現任： 金融業專案副理 (In house專利工程師)、Patent1O1創辦人 學歷： 國立台灣大學光電工程學博士 經歷： 法律事務所法務專員 (In Firm專利工程師)、法人機構產業分析師 專長： 專利申請及維權、專利檢索、商業模式創新研究

作者： 楊家興 現任： 上市公司智財專員、智財狗粉專小編 學歷： 國立臺北科技大學 服科所主修智財 經歷： 專利商標事務所 專長： 智慧財產權、專利檢索與分析

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