2011年美國專利法進行了自1952年後最大規模的修正，即“Leahy-Smith America Invents Act”（以下稱AIA法案）。其重要的內容包括將「先發明」（first-to-invent）制度調整為「首先發明人先申請」（first-inventor-to-file）制度，並因而制訂「真發明人調查程序」（derivation proceeding），而允許真發明人取回其專利申請權或專利權之權利。

與先發明人申請制度最有關係的條文為35 U.S.C. § 102，即新穎性的規定。AIA法案將原本的35 U.S.C. § 102做完全的調整，而原條文的架構已不在。AIA § 3(b)(1)規定新的35 U.S.C. § 102。不過，舊的35 U.S.C. § 102仍適用於相關的專利或專利申請案，視相關申請案請求項的「有效申請日」（effective filing date）而定。

新的35 U.S.C. § 102將引證案分為「一般引證案」和「秘密引證案」，前者類似臺灣專利法第22條而涉及公開的資訊，而後者則類似第23條而為專利或專利申請案。新穎性是可專利性分析的第一關，且攸關於引證案的選擇以用於進步性的判斷。本文意在解讀美國專利法新穎性的規定，並從引證案選擇的基準日來詮釋此規定。

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AIA法案的生效日

美國總統Obama於2011年9月16日簽署AIA法案，但本法案的生效日期（effective date）依照各條文的細部規範而有所不同。原則上整部法案的生效日是總統簽署一年後，即2012年9月16日。不過，禁止提出最佳實施例抗辯的規定卻在總統簽署日起立刻生效，且適用於該日起或之後才發起的訴訟程序。

AIA法案之新穎性（novelty）條文（即AIA § 3(b)(1)）有不同的生效日期。根據AIA § 3(n)，AIA § 3(b)(1)（即新的35 U.S.C. § 102）的生效日為總統簽署日後十八個月，即2013年3月16日。另新的進步性規定（35 U.S.C. § 103）也適用同樣的生效日規定。

有效申請日/基準日

從臺灣專利法的角度，「申請日」是專利審查官選擇引證案的「基準日」，而只有在「申請日」之前出現的引證案才得做為用以核駁專利申請案的引證案。此一般原則的例外是新穎性優惠期的情況。但是在美國的先發明制度下，「發明日」亦為決定適格引證案的日期。

傳統的35 U.S.C. § 102的概念中有所謂「關鍵日」（critical date）和「有效日」（effective date）等二個日期的概念。「關鍵日」是專利或專利申請案所可主張最早的基準日，而該日期是判斷是否通過新穎性檢驗的基準日。「有效日」指引證案的日期，以和「關鍵日」相比來認定其是否為適格的引證案。

AIA法案提出新的申請日概念來取代「關鍵日」，即「有效申請日」（effective filing date）。另對於引證案是專利或專利申請案之情況，該法案提出「有效申請」（effectively filed）的概念來取代「有效日」。

根據AIA § 3(a)(2)，「有效申請日」定義在新增的35 U.S.C. § 100(i)中，其指「所請發明」（claimed invention）之「有效申請日」。另「所請發明」定義在35 U.S.C. § 100(j)，其指專利或專利申請案的「請求項」。「有效申請日」的認定依「所請發明」屬於一般的專利或專利申請案、或是再公告（reissue）或再公告申請案而有所不同。

根據35 U.S.C. § 100(i)(1)，專利或專利申請案之有效申請日有兩種：（1）其實際申請日（actual filing date）[1]；（2）其所能引用的最早申請案（earliest application）的申請日，而該最早申請案係涉及系爭發明，並包括依專利法第119、365(a)或365(b)條所給予國際優先權之外國或國際申請案、或依第120、121或365(c)條所給予的最早申請日（earliest filing date）優惠的申請案[2]。另根據35 U.S.C. § 100(i)(2)，再公告或再公告申請案之有效申請日是以未更正前之專利的請求項來判斷。

根據AIA § 3(b)(1)，做為引證案之專利或專利申請案其「有效申請」的日期判斷規定在新的35 U.S.C. § 102(d)。「有效申請」日期係用於界定專利或專利申請案所揭露之內容能否做為引證用的標的物（subject matter）。「有效申請」的日期的第一類是該引證案之實際申請日[3]。另外，如果該引證案能主張根據第119、365(a)或365(b)條所給予的國際優先權，或能主張依據第120、121或365(c)條所給予的最早申請日的優惠時，而如果所依賴的前申請案可能是一個或多個的情況下，「有效申請」日期的認定則以「最早的前申請案的申請日」為準，而且該最早的前申請案必須揭露系爭引證案標的物[4]。

新穎性規定的新舊交界：以請求項的有效申請日為準

AIA § 3(n)規定AIA § 3(a)(2)和§ 3(b)(1)的生效日。新的35 U.S.C. § 102的生效日為總統簽署日後十八個月（即2013年3月16日），而適用對象為於該日期起仍在審查或新提出的專利申請案、以及於該日公告的專利，但條件是該專利申請案或專利必須具有「特定的請求項」或引用「特定的前申請案」。

根據AIA § 3(n)(1)(A)，「特定的請求項」是「有效申請日」為2013年3月16日或晚於該日之請求項。應注意的是「特定的請求項」必須仍然或曾經包含在專利申請案或專利內。

根據AIA § 3(n)(1)(B)，「特定的前申請案」是指依專利法第120、121或365(c)條等而為享有最早申請日（earliest filing date）優惠所必須引用之前專利或專利申請案，而該前案中曾經或仍然具有前述的「特定的請求項」。應注意的是「特定的前申請案」只要仍然或曾經被引用即可。

至於生效日前已核准並公告的專利，其仍適用舊的35 U.S.C. § 102。另生效日當時審查中或新提出的專利申請案如果沒有「特定的請求項」或引用「特定的前申請案」，亦適用舊法規定。此雙重法制的現象預計持續到2039年3月15日止。

AIA法案和臺灣專利法修正實務是不同的。臺灣專利法對修正案生效時審查中之申請案件乃單純適用新法，例如2011年專利法修正案[5]第149條第1項規定「修正之條文施行前，尚未審定之專利申請案，除本法另有規定外，適用修正施行後之規定」。

總結而言，一件專利或專利申請案是否適用AIA法案新穎性規定，其特徵有三個：

（1）2013年3月16日起核准的專利或審查中專利申請案。

（2）該專利或專利申請案具有或曾經具有一個「特定的請求項」，或是該專利或專利申請案引用或曾經引用為了主張「最早申請日」的前專利或專利申請案，且該前案具有或曾經具有一個「特定的請求項」。

（3）該特定的請求項依照35 U.S.C. § 100(i)規定的「有效申請日」為在2013年3月16日或之後的日期。

舊申請案適用新法之問題

按照AIA法案的邏輯，如果原本應適用舊法的專利申請案欲取得新法新穎性規定之適用，申請人可於2013年3月16日起提出修正案，以加入無法主張原申請案有效申請日的請求項，而使得原申請案具有適用新法的請求項，而達成其新穎性要件適用新法之目的。適用新法的好處是享受較好新穎性優惠期保障。不過，如果原申請案之請求項其有效申請日或優先權日在2013年3月16日以前，則該些請求項仍是用舊法的先發明爭議程序。

判斷時之注意事項

根據AIA § 3(n)，對於生效日2013年3月16日時仍進行的專利申請案或新提出申請的案件，其未必適用新的35 U.S.C. § 102。關鍵在於該申請案中現存或曾經存在的請求項，其有效申請日必須是2013年3月16日或晚於該日。

在2013年3月16日及之後所提出的專利申請案，若其所有請求項的有效申請日皆是當日或晚於當日，則該申請案必然是新法的適用對象。

如果專利申請案在2013年3月16日及之後提出，但其受益於優先權的主張而致其有效申請日早於2013年3月16日，則該申請案的新穎性判斷會仍用舊法。但如果該類申請案之後有修正請求項，並加入無法主張優先權的請求項，則理論上因新請求項的有效申請日在2013年3月16日之後，整件申請案將適用新法之規定。

如果提出的專利申請案是暫時申請案（provisional application）的正式申請案、分割案（divisional application）、繼續案（continuation application）、或部分繼續案（continuation-in-part application），則因為申請人可主張母案的最早申請日，因而該類案件的有效申請日會早於2013年3月16日，故該申請案無法適用新法的規定。同樣的，如果申請人在申請日時加入一個無法主張最早申請日優惠的請求項，則該申請案將適用新法的新穎性規定。

結論：分析新穎性議題要注意有效申請日

AIA法案將美國專利的新穎性要件區分為新舊法的差異，而差異的界定在於請求項之有效申請日是否在2013年3月16日及之後。我國廠商在面對美國專利權人的主張時，針對2013年3月間所申請的專利或那時仍在審查中的專利，應注意有效申請日的問題，以能選擇適當的新穎性要件而提出專利無效的主張。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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