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AIA前的35 U.S.C. 102 (b) 規定「A person shall be entitled to a patent unless — … (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of application for patent in the United States.」此一條文列舉出足令發明喪失新穎性之四種先前技術的狀況，包括該發明於國內外 (1) 已取得專利；或 (2) 見於印刷刊物[1]；或於國內 (3) 公開使用、(4) 銷售。單就文義解釋，只要銷售即足以破壞發明之新穎性，而毋論其是否處於秘密狀態或處於公眾不可得而知之狀態，不僅MPEP如是解釋[2]，CAFC也一貫採取相同見解[3]。

然而，AIA後之相關規定改為 35 U.S.C. 102 (a) A person shall be entitled to a patent unless— (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or… 除將上述四種狀況改為絕對新穎性外，另概括性規定了「或以其他方式可為公眾取得」。然而，USPTO對新法規卻驚人地自行限縮解釋[4]，我們可以從MPEP的相應章節看出USPTO認為：由於「或以其他方式可為公眾取得」此一舊法所沒有的規定，隱含了「新法中的on sale並不涵蓋秘密銷售」之意。換言之USPTO認為「on sale」與「otherwise available to the public」應合併解讀，使得「雙方互負保密義務之秘密銷售」不屬於35 U.S.C. 102 (a) (1) 所規定之「on sale」不予專利事由。

即便USPTO採取了這樣的立場，MPEP對美國司法系統並無拘束力。美國最高法院於2019年1月22日，正式地在Helsinn v. Teva一案中表明司法系統對35 U.S.C. 102 (a) (1) 的見解：即使銷售予對發明負有保密義務的買方，仍處於「on sale bar」的射程之內。

最高法院指出三大理由，首先，所謂的「on sale bar」就立法理由而言，立法者意在避免發明人透過獲取涵蓋某一技術之專利而將該技術由公共使用的領域中移除，因為這與專利制度促進創新的目的不符[5]，亦即專利制度的設計在於發明人貢獻其發明給社會換取一定期間的排他權保護做為對價，發明人未申請專利就銷售其發明而獲取利益，該發明就為公眾所知，進而可為公眾所使用，構成了先前技術，但利用保密協議使其不成為先前技術，嗣後再申請專利獲得保護，實質上延長了發明人壟斷能力的期間。再者，最高法院雖從未準確地對秘密銷售是否破壞新穎性一事發表過見解，但眾多判決先例中表明：此間所謂銷售或其要約，不必以公眾為對象，該銷售之要約不需要揭露所有技術細節，即足以破壞新穎性；另有部分判決先例表明：一旦發明被銷售，不論其細節是否為公眾得知，亦不論該銷售行為本身是否公開，該發明即不具新穎性[6]。最後，最高法院指出，在修法過程中「on sale」一詞並未被改變，因此應該適用與舊法相同的司法見解[7]。

針對Helsinn類似於MPEP限縮解釋的爭執，最高法院也提出具體回應：「otherwise available to the public」之用意在於涵蓋未直接落入條文列舉的四種態樣之公開行為，構成較為抽象的第五種公開態樣，換句話說，此一概括性之規定作用在於防堵前述四種態樣以外的公開行為，並非前述四種態樣還必須要滿足「otherwise available to the public」之要件。

台灣專利法第22條第1項第2款規定：「可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：… 二、申請前已公開實施者。」而實施之定義見於同法第58條，不論對物之發明或方法發明所生之產品，實施二字皆包含販賣及為販賣之要約。

2014年9月版之專利法逐條釋義及2020年1月1日施行之專利審查基準第2篇第3章均指出：「公開實施，指透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要；例如於參觀工廠時，物或方法之實施能為公眾得知其結構或步驟者即屬之。惟若僅由前述行為而未經說明或實驗，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知物之發明的結構、元件或成分等及方法發明的條件或步驟等技術特徵者，則不構成公開實施，例如技術之特徵部分於內部之物品，由於僅能觀察其外觀，即使在公眾面前實施亦無從得知該技術者即屬之。」

故就文義解釋角度，技術之「公開」與「實施」是成為先前技術的兩個獨立且須同時滿足的要件，似有發明經秘密銷售而仍具新穎性之空間。

但殷鑑不遠，如何適用法律並非行政機關一家之言，仍需以法院見解為最後依歸。然智財法院目前為止似無直接以申請人之「秘密銷售」是否破壞自己發明之新穎性為討論中心之判決，但有一宗以申請人之「銷售」破壞自己發明之新穎性之判決，並有數宗「他人之銷售破壞申請人發明之進步性」的相關判決，由判決內容仍可令從業人員由側面一窺智財法院之立場。

訴外人丙乃原告甲及被告乙之共同客戶，丙分別向甲購買機器X、向乙購買機器Y，甲維修機器X之過程中，發現丙於廠內使用，由乙生產之機器Y有侵害甲之系爭專利一之嫌，甲遂向法院聲請保全證據，法院准予將丙廠內之機器Y及其相關紀錄進行證據保全，甲就所取得之證物，認乙之機器Y亦可能侵害系爭專利二。與本文主題相關者為系爭專利二，故關於系爭專利一且按下不表。

且不論甲之主張是否有理由，其為以下主張，在乙販售機器Y給丙之前，甲就已販售系爭專利二之機器X給丙，乙維修其機器Y時，有諸多機會進丙之廠房觀察甲生產之機器X及其技術特徵，足見乙確實知悉系爭專利二之存在，其侵害之主觀故意甚明。退一步言，甲與乙等互為競爭同業，乙自應隨時查詢其產品之相關專利，否則即屬有侵權之過失。

乙抗辯如下，乙至丙處維修機器Y時，活動範圍應僅止於修理機器Y所必要之範圍，甲並未說明乙如何能於維修機器Y時有機會至機器X處，更遑論觀察機器X之技術特徵。且甲於2003年7月28日就已提供機器X給丙，顯見系爭專利二申請日 (2003年7月30日) 之前即已經公開使用，並且能夠為不特定第三人的公眾所知悉，可以證明系爭專利二不具備新穎性。甲雖辯稱丙為特定客戶，且丙門禁森嚴以及機器X受外殼所包覆，縱行經亦僅能觀察外殼外觀，故並非公開使用云云。惟甲既已將機器X銷售並交付給丙，且未對丙就機器X之使用上設有任何限制，則客觀上機器X已處於得任意流通之狀態，故已屬「已公開使用」。

法院之判斷為，(1) 機器X上有銘牌鋼印標示交機日期為「03.07.28」等字樣，且丙提供甲於出貨時給丙時之出貨單正本，足認定機器X生產日期至晚為2003年7月28日，早於系爭專利二申請日；(2) 乙提出之證物中亦有機器X相關型錄，該型錄資料印製目的在於銷售商品，既為銷售商品自無秘密銷售之理，故可以認定機器X屬系爭專利二申請前已公開銷售使用之物品，不具新穎性；(3) 甲雖辯稱丙為特定客戶，且丙門禁森嚴，以及機器X構造受外殼所包覆，縱行經亦僅能觀察外殼外觀，故並非公開使用云云；(3.1) 惟查，甲既已將機器Y銷售並交付予丙，且未對丙就該機器X之使用上設有任何限制，則客觀上機器X已處於得任意流通之狀態，即屬於「已公開使用」之情形；(3.2)又依本院於同兩造至丙處勘驗可知，機器X體型龐大，非經拆解則無法運送，是以機器X應先拆解後，再進入丙工廠內組裝，而於組裝、測試、運作無虞後才會封蓋，而在組裝、測試、運作之過程中，丙所屬人員均會同監督及測試，即屬已公開使用在先。

筆者認為，甲之主張反覆，既稱乙有諸多觀察甲生產之機器X及其技術特徵，復稱丙門禁森嚴以及機器X受外殼所包覆，縱行經亦僅能觀察外殼外觀，顯然前後矛盾[8]，令法院有強烈動機重新判斷其是否公開使用。單就法院見解 (2) 而言，型錄資料印製之目的故在於銷售商品，但以型錄資料是否足以充分揭露系爭專利二技術特徵不無疑義，驟然論定「既為銷售商品自無秘密銷售之理」，似有以銷售要約即足以破壞專利新穎性之意，尚欠妥適。然而，法院又於其見解 (3.1) 指出「且未對丙就機器X之使用上設有任何限制」，字裡行間似又透出有承認附保密協議之銷售的空間。

此外，智慧財產法院98年度民專上字第15號判決、98年度行專訴字第109號判決以型錄、規格書為舉證之證據，99年度民專上易字第35號判決則以機器本身為舉證之證據，該等判決之事實部分雖無涉秘密銷售，但均認印製型錄、規格書及生產機器之目的在於銷售商品，「既為銷售商品自無秘密銷售之理」，因此該等型錄、規格書及機器構成先前技術。

雖專利法第22條第1項第2款稱「公開」實施為適格先前技術之要件，專利法逐條釋義及專利審查基準第2篇第3章亦稱「負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術，因公眾無法獲知該技術內容，其僅為負有保密義務之人所知悉而處於未公開狀態」，但智慧財產法院於專利法上似乎認為銷售或其要約必然屬於公開行為，並有否認買受人為負有保密義務之人之可能，立場上疑似向美國最高法院靠攏。

MPEP 2128 II. A.: An electronic publication, including an online database or Internet publication (e.g. discussion group, forum, digital video, and social media post), is considered to be a “printed publication” within the meaning of 35 U.S.C. 102(a)(1) and pre-AIA 35 U.S.C. 102(a) and (b) …
MPEP 2133.03: Likewise, there may be a nonpublic, e.g., “secret,” sale or offer to sell an invention which nevertheless constitutes a statutory bar.
Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 270 F. 3d 1353, 1357 (2001) (invalidating patent claims based on “sales for the purpose of the commercial stockpiling of an invention” that “took place in secret”); Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F. 3d 1368, 1370 (1998) (“Thus an inventor’s own prior commercial use, albeit kept secret, may constitute a public use or sale under §102(b), barring him from obtaining a patent”).
MPEP 2152.02 (d): The “or otherwise available to the public” residual clause of AIA 35 U.S.C. 102(a)(1), however, indicates that AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) does not cover secret sales or offers for sale. For example, an activity (such as a sale, offer for sale, or other commercial activity) is secret (non-public) if it is among individuals having an obligation of confidentiality to the inventor.
Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 139 S.Ct. 628 (2019), at 632.
Id., at 633.
Id., at 634.
說詞反覆是訴訟時的一大忌諱。