疫情蔓延全球，智慧財產權領域亦不能自外於其衝擊。比方為加速開發藥物療法而寄希望於人工智慧（AI），就不免提及相關的發明人署名權、所有權、專利適格性問題；又如全球環境急劇變化，企業面對組織重整、人才流失，如何保護自家智慧財產，亦是重要課題。

美國專利發明人依法不得為AI機器

早在疫情爆發前，USPTO就已多次公開徵詢有關AI發明的各種意見，而機器究竟能否列作美國專利發明人？繼UKIPO及EPO之後，USPTO也在2020年4月就DABUS AI發明人案作成決定[1]，確認美國案發明人依法限定為自然人。

根據USPTO描述的案件歷程，2019年7月29日Stephen L. Thaler提交發明正式申請案，申請號16/524,350，發明人填DABUS，申請人及受讓人為Thaler，Thaler並以DABUS法定代表人兼受讓人名義代DABUS簽Substitute Statement，以取代原應由發明人親簽的發明人宣誓書，同時也由Thaler代簽轉讓書，將DABUS發明相關權利轉讓予Thaler[2]。USPTO隨後於8月8日寄發官函，限期提示符合美國法規的發明人合法姓名，申請人同月29日依37 CFR 1.181提Petition，請求USPTO重新考慮並撤回前述補件官函。官方在12月製發第二份補件官函，再次要求後補符合美國法規的發明人合法姓名，而申請人依然是依37 CFR 1.181提Petition以為回應。

針對這份Petition，USPTO引用諸多理由，包括美國專利法35 U.S.C.法條[3]、Fed. Cir.先前判例[4]、USPTO歷來對相關法條文字的理解應用[5]等，駁回申請人請求，表示若依申請人所請擴大發明人一詞的解釋、讓機器也可列為美國專利發明人，此舉將直接牴觸法條字義。換言之，即使本案申請人堅持不放棄，除非法院另有解釋、國會正式修法，官方接受DABUS作美國專利發明人的機率趨近於零。

而若美國國會修法，該以AI程式工程師或AI工作任務定義人作發明案申請人？能否開放以企業作AI發明的發明人？若企業可作AI發明的發明人，假使甲公司的AI工具被乙公司拿來開發出所請發明，是否由甲乙兩家公司共掛發明人？除發明署名權，發明所有權更是棘手而敏感的議題，這波疫情衍生的AI及跨團隊研發趨勢，或許有助推進相關討論及修法進度。然而，革命尚未成功，在此分秒必爭的緊要關頭，先依現有法制縝密推敲協議契約、盡可能保留各項數據資料，當是更務實的作法。

Alice案在USPTO的衝擊逐漸淡化

美國最高法院Mayo、Myriad、Alice等案宣判後，許多最前沿的新創科技，包含生技製藥、AI及軟體發明在內，專利授權門檻升高、不確定性增加，為統一USPTO官方立場、減少第一線審查人員作業困擾，USPTO依法院判例陸續發布多版審查指南及內部通知，比方2019年專利適格性審查指南（2019 PEG）[6]公告後，一般認為其說明及後續發布示例有助了解USPTO的法條解釋、判斷程序，一發明是否具專利適格性，至少在USPTO局內，其可預測性及確定性皆有改善。

2020年4月USPTO發布Alice案宣判後的專利審查報告[7]，調查結果似乎也支持前述觀察結論：在Alice案判決公告後18個月，33個相關技術領域[8]所發1st OA內含101核駁的機率提高31%，專利審查不確定性上升26%，但在2019 PEG公告後一年，相關技術領域1st OA內含101核駁的機率下降25%，不確定性減少44%。

當然，2019 PEG無法盡善盡美，Fed. Cir.即公開重申不受USPTO內部指南約束[9]，形同2019 PEG令不出USPTO，而先前一度談得火熱的國會修法，近期似乎又少有聲息。再說，以先前提到的生技、AI發明為例，即便搆著35 U.S.C. 101專利適格性門檻，還有35 U.S.C. 112發明揭露等關卡要通過，個案狀況百百種，如評估發明專利取得難度太高，改以營業祕密保護相關發明、發現、數據，也是可考慮的選項。

發明專利之外的選項

事實上，美國最高法院判定Mayo、Myriad、Alice等案系爭專利不具專利適格性，嚴重動搖發明人及企業對美國專利價值的信心，同時新時代的人員交流、資訊傳布途徑多元，有價值的智慧財產也不必然只有傳統的發明創作形式，包括生技、AI及其他新興技術領域的發明人及企業，慢慢發現，至少在美國，專利保護有時不如營業祕密好用。

2016年美國保護營業秘密法（DTSA）頒布施行[10]，定義所謂營業祕密包含各式各樣的財務、商業、科學、技術、經濟、工程資訊，若為人不當侵佔、取得、揭露、使用，即使其發生行為不在美國，只要如18 U.S.C. 1837規範，(1)犯罪人為美國公民或永久居民，或為依美國、州、政治區域法律成立的組織，或(2)助長犯罪之行為發生在美國，都可能用以在美興訟。

而若犯罪人為外國人或實體，如何能滿足「助長犯罪之行為發生在美國」此一要件？以今年美國幾件地院意見為例：Motorola Solutions Inc., v. Hytera Comm. Corp. [11]一案，摩托羅拉三名員工跳槽到中國的海能達，摩托羅拉指三人盜取其機密資料用於新東家的產品開發，承審法院北伊利諾州地院法官認為，被告在多個商展廣告促銷相關產品，即係助長犯罪行為在美國侵害所涉營業祕密，而最後海能達判賠數億美元。而vPersonalize Inc. v. Magnetize Consultants Ltd.一案[12]，英國被告公司Magnetize Consultant被控不論是直接故意或間接故意使用第三人在美國不當下載的機密資料，承審法院西華盛頓州地方法院認為，第三人在美國的作為，或被告試圖在美國行銷涉及相關機密的產品服務，都可構成助長犯罪之行為。

不只前述兩案，近年經法院釋義，美國保護營業秘密法的殺傷力道及攻擊範圍大增。根據金融顧問公司Stout Risius Ross 2020年4月發布的調查結果[13]，自1990至2019年美國聯邦地院營業祕密類案件的原告勝率近七成，並有逾半數判決附帶損害賠償，金額最高的五件，總額皆達上億美元。2010至2015年每年約有1100件營業祕密訴訟案件，但美國保護營業秘密法生效後，2017至2019年每年約有1400件營業祕密訴訟案件，且預料未來仍會繼續成長。

備註：

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