258期
2020 年 04 月 15 日
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2020美國專利訴訟調查搶先看
資料提供/Lex Machina;編輯整理/李淑蓮 北美智權報 編輯部

每年2月都是LexisNexis旗下的Lex Machina發表前一年度美國專利訴訟報告的重要時刻,今年也不例外,2020年版的英文版本報告已於2月分面市。本年度的 Lex Machina 專利訴訟報告已經是第十年採用Legal Analytics 作為分析工具。在過去十年間,專利法的實施和業務都發生了巨大變化,這份分析報告介紹了其中一些重大事件。報告所呈現的是聯邦地方法院的資料,重點圍繞 2010 年至 2019 年的整體資料,並對 2019 年進行了回顧。此外,還包含了 PTAB 自 2012 年成立以來的資料,以及對 2019 年資料的探討。其中值得一提的是,Lex Machina 今年度的報告添加「外觀設計專利」案例的部分,允許用戶查看外觀設計專利存在爭議的訴訟案件。雖然這類案件僅占整體專利案件僅一小部分。自 2016 年以來,聯邦地方法院受理的數量持續減少,2019 年外觀設計專利案件僅 217 例,但影響力仍不容忽視。

由於報告就不同的資料對法院、法官、當事人和律師事務所的行為進行了分析,因此可用於規劃、預測以及確定訴訟策略。報告中的指標也對讀者作出開示,像是針對那些客戶、在起訴書中提出那些訴求,或者何時和解。這項研究對傳統的法律研究和傳統資料進行了補充,有助於在訴訟中獲得競爭優勢。


圖片來源 : shutterstock、達志影像

2019 年美國專利訴訟重點趨勢

以下是2019 年美國專利訴訟趨勢的重點介紹,讀者如有需要可以下載完整報告以進一步了解。

地方法院的重要資訊

  • 訴訟案件在 2013 年和 2015 年達到頂峰後,專利案件量在 2019 年略有下降。高頻原告在 2013 和 2015 年提交的案件量占所有專利案件量過半,而在 2019 年,他們提交的案件占所有專利案件的 32% 以上。
  • 案件達到里程碑階段的速度比十年前快許多。從 2010 年到 2019 年,案件到達庭審和審結的中位數時間縮減了約 100 天。2019 年,專利案件到達庭審階段的用時比十年間的整體用時更短。2010 年審結的案件到達庭審階段的中位數時間(879 天)與 2019 年審結的案件用時(780 天)相比多出了約 100 天。同樣,2010 年審結的案件審結的中位數時間(292 天)與 2019 年審結的案件用時(199 天)相比多出接近 100 天。總體來說,案件達到這些里程碑階段的速度要快於十年前。
  • 2019 年,專利訴訟最頻繁的地區是德拉瓦聯邦地方法院 (District of Delaware),約占所有案件的 28%。這與之前形成了鮮明的對比,2010 年的訴訟分佈得比較平均,2015 年的訴訟則主要集中在德克薩斯東區聯邦地方法院。
  • 在過去十年間,與 Uniloc USA, Inc. 相關的多個實體提起的訴訟最多,2019 年提交的專利案件數量也始終居於首位。同樣的,Apple Inc. 在過去十年以及 2019 年是涉案最多的被告。
  • 十年以來,Stamoulis & Weinblatt提起的專利訴訟最多,涉案高達 2,074 例;
  • 十年以來, Fish & Richardson代理被告抗辯的專利訴訟最多,涉案高達 1,824 例。
  • 這十年間,根據訴狀作出的判決顯著增多,無效原因的重點也發生了變化。

PTAB 的重要資訊

  • PTAB無效請求案件量在 2018 年第四季度顯著增長,隨後在 2019 年有所下降,這可能是由於新的司法判例和USPTO 的政策修改所致。
  • 修改權利要求或將是未來幾年值得關注的領域。2012 至 2018 年六年終結的庭審中,僅有九件最終修改了所有被質疑的權利要求。但是,光2019 年一年結束的庭審中就有八件最終修改了所有被質疑的權利要求。
  • 自 2012 年成立以來,Fish & Richardson 便活躍在大多數 PTAB 審判之中(涉案 1,048 例)。該律所在 2019 年代理請求人出席庭審的案例最多,高達 80 例。
  • 2019 年,Etheridge Law Group 代理專利權人出席 PTAB 庭審的案例最多(涉案 69 例)。

最活躍的地法院

2019年,挑選法院和高頻原告的時代繼續呈衰落態勢。2019年,德拉瓦聯邦地方法院專利訴訟案件量排名第一,占比接近 28%。德克薩斯西區聯邦地方法院排名上升至第四,這得益於曾任專利訴訟律師的法官 Alan D. Albright,他致力於使該法院為受理專利案件提供更多便利。此外,由於 STEM 企業在 Austin 蓬勃發展,該地方法院的案件量可能因此得以增加。

圖1. 2010 年受理新專利案件最多的地方法院

地方法院

案件量

百分比

 

圖2. 2015 年受理新專利案件最多的地方法院

地方法院

案件量

百分比

 

圖 3.2019 年受理新專利案件最多的地方法院

地方法院

案件量

百分比

E.D.Tex.

285

10.17%

D.Del.

253

9.03%

C.D.Cal.

228

8.14%

N.D.Cal.

178

6.35%

N.D.Ill.

175

6.25%

D.N.J.

155

5.53%

S.D.N.Y.

114

4.07%

D.Mass.

71

2.53%

M.D.Fla.

70

2.5%

S.D.Fla.

67

2.39%

 

E.D.Tex.

2,546

43.65%

D.Del.

544

9.33%

C.D.Cal.

298

5.11%

D.N.J.

272

4.66%

N.D.Cal.

230

3.94%

N.D.Ill.

163

2.79%

S.D.N.Y.

154

2.64%

S.D.Fla.

131

2.25%

N.D.Tex.

115

1.97%

S.D.Cal.

80

1.37%

 

D.Del.

1,001

27.9%

C.D.Cal.

346

9.64%

E.D.Tex.

333

9.28%

W.D.Tex.

279

7.78%

N.D.Cal.

240

6.69%

D.N.J.

145

4.04%

N.D.Ill.

143

3.99%

S.D.N.Y.

106

2.95%

S.D.Fla.

61

1.7%

D.Colo.

55

1.53%

最活躍的法官

如前文所述,Albright 法官致力於使德克薩斯西區聯邦地方法院成為專利案件領域的首選法院,著重為當事人提供高效、快捷的體驗以及其他優勢。2019 年,他以 239 例案件位列第五。自從他 2018 年任職以來,該法院的專利案件量顯著增加。

圖 4. 2019 年受理新專利案件最多的法官

法官

法院

案件量

百分比

Leonard Philip Stark

D.Del.

285

7.94%

Colm Felix Connolly

D.Del.

272

7.58%

Richard Gibson Andrews

D.Del.

269

7.5%

Maryellen Noreika

D.Del.

264

7.36%

Alan D Albright

W.D.Tex.

239

6.66%

James Rodney Gilstrap

E.D.Tex.

214

5.96%

Amos Louis Mazzant III

E.D.Tex.

62

1.73%

Andre Birotte Jr.

C.D.Cal.

56

1.56%

Christina A. Snyder

C.D.Cal.

53

1.48%

Philip S. Gutierrez

C.D.Cal.

50

1.39%

最活躍的當事人

在過去十年間,最活躍的當事人大多是持有專利的公司,包括 Uniloc USA, Inc. 及若干相關實體公司、Melvino Technologies Limited 及其相關實體 ArrivalStar S.A.、eDekka LLC, 以及 Hawk Technology Systems, LLC。除專利持有公司外,其他排名領先的原告為 Pfizer, Inc(排名第 10)和 Astrazeneca Ab(排名第 17)等製藥公司。

2019 年,一家各為 Uniloc 的實體公司以 44 件案件繼續位居原告榜首。其他排名靠前的專利持有公司包括 Symbology Innovations, LLC、Cedar Lane Technologies Inc. 以及 Lighthouse Consulting Group, LLC。然而,值的注意的是,2019 年的榜單中生物技術和製藥公司逐漸增多。此外,新技術公司也榜上有名,如照明技術公司 Wave Linx LLC 以及 LILLEbaby, LLC,後者就其嬰兒背帶專利提起了相關訴訟。

在過去10年間,排名第一的被告方為 Apple Inc.,共參與了 528 例案件的抗辯。其餘佔據被告榜單前列的還包括許多技術公司;Samsung Electronics America, Inc. 涉案 417 例、排名第二,Amazon, Inc.涉案 385 例,排名第三、Mylan Pharmaceuticals 實體因抗菌及癌症治療等藥物被捲入大量 ANDA 學名藥糾紛。而Mylan 也作為被告參與了一系列涉及降壓藥的 MDL 案件。

僅從 2019 年看,Apple、Samsung 和 Amazon 仍然高據被告榜單前三位,然而,2019 年位於被告榜單前列的製藥公司比過去十年的總和還要多。例如,在排名靠前的被告中,一家印度公司的美國分支 Aurobindo Pharma USA, Inc. 以及 Zydus Cadila Healthcare 下屬的 Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc. 均生產學名藥。此外,Target Corporation 則因受到外觀設計專利侵權和技術專利侵權指控而在榜單中排名第 16 位。


判決結果

「判決結果」的部分提供了 2010 和 2019 年審結案件中涉及各種判決結果的案件數量。2010 年審結的具有判決結果的案件更多,但這些判決結果來自於數量更少的案件中。2010 年審結的案件為 2,556 例,而 2019 年審結的案件為 3,546 例。近年來根據訴狀作出的判決更為常見。2010 年審結的案件中,根據訴狀作出的判決僅有兩例。然而 2019 年審結的案件中,這一數字為 46 例。

兩組案件間判決結果的最大差異在於無效判決。2010 年審結的案件中,作出無效判決的案件僅有 71 例,而在 2019 年審結的案件中,這一數字達到 123 例,相差 52 例。這一差異大多源自根據訴狀做出的無效判決(43 例)。如今,根據訴狀做出的判決對於判定一項專利是否無效發揮著重要作用,但這一方式在十年前並非常規做法。

Lex Machina追蹤了法院認定專利無效的法定依據。接下來的兩幅圖(圖9、圖10) 展示了 2010 和 2019 年審結案件的無效原因。在2010 年,可預期性/新穎性和顯而易見性是認定專利無效的最常見原因。然而在 2019 年,認定專利無效的最普遍原因為不適格(第 101 條規定的主題)和不確定性(第 112 條規定的明確性)專利不適格判決結果的增多與 2010 年以來美國最高法院的兩項關鍵判例相符:Alice Corp. 訴 CLS Bank International 和 Mayo 訴 Prometheus。這兩起判例引進了新的專利適格性測試標準,法院據此判定許多技術、電腦相關、生命科學和醫療診斷專利為不適格和無效。

 圖9.  2010年審結專利案件的無效原因

圖10.  2019 年審結專利案件的無效原因

賠償金

圖11反映了每年判決支付的賠償金總額(不包括費用、支出及利息)。這些判決根據地方法院上訴前的初步裁決做出,且不考慮通貨膨脹因素。

儘管在過去十年間的中期階段案件量激增,但隨後幾年並未出現相應的賠償金增長,此現象與高頻原告慣常採用庭外和解策略相吻合。圖12列出了十年間排名前 20 位的陪審團判決。排名前兩位的陪審團判決均於 2012 年作出。在 Carnegie Mellon University 訴 Marvell Technology Group LTD. 一案中,陪審團以侵犯兩項硬碟專利判決被告支付超過 11 億美元的合理許可費,這一金額後來在上訴後有所減少。在 Monsanto Company et al 訴 E.I.Dupont De Nemours and Company 一案中,因侵犯 Monsanto 的轉基因種子專利,陪審團判決支付 10 億美元基於合理許可費的賠償金。

巧合的是,圖中排名第 18 和第 19 的陪審團判決了相同的賠償金金額,儘管法院使用了不同的分析方法,但卻得出了相同的計算結果。在 Power Integrations, Inc. 訴 Fairchild Semiconductor International, Inc. et al 一案中,法院使用極少應用的「整體市場價值」規則來判定賠償金,導致判決金額超出許多人的預測。在 Sprint Communications Company L.P. 訴 Time Warner Cable Inc. et al 一案中,法院向陪審團告知了涉及某些相同專利的一項勝訴先例。

圖11. 2010 至 2019 年專利陪審團庭審賠償金額排名

PTAB 相關

專利審查與上訴委員會 (PTAB) 案件量自 2017 年達到歷史最高紀錄後持續減少。若按季度具體觀察 2018 和 2019 年的案件量,則可以清楚地發現,PTAB 無效請求量在 2019 年初發生下降,隨後全年均保持平穩態勢。USPTO局長 Andrei Iancu 在 2018 年實施了多項政策,因此導致案件量發生一定變化。2018 年 5 月,PTAB 宣佈從「最廣義合理解釋」權利要求解釋標準改為採用 Phillips 訴 AWH Corp. 一案中設置的標準。2018 年第 4 季度案件量的顯著增長可能反映的是在該變更生效前提交的無效請求。

2018 年 10 月,Iancu 局長實施了阻止無效請求人對同一專利提起多項無效請求挑戰的政策,此舉可能導致了案件量出現一定程度的下降。在前些年中,某些專利曾被同一或類似當事人質疑超過10 次。2018 年下半年案件量顯著增長的另一個可能原因是無效請求人等待最高法院對 Oil States Energy Services, LLC 訴 Greene’s Energy Group, LLC 一案的判決,該判決最終維持了 PTAB 作為一個機構的合憲性。

橙皮書專利相關的 PTAB 案件在 2019 年數量也有所下降。針對橙皮書專利的無效請求成功幾率較低,如以下的橙皮書專利 PTAB 審判流程所示,無效請求人勝訴次數僅約為總次數的 12%(占 2019 年審結的 52 例庭審中的 6 例)。與整體 PTAB 審判流程相比,這幾乎是所有 PTAB無效請求人的成功率的一半。無效請求人的低成功率可能是由於專利權人前期對專利的大幅投資,因為藥物開發和抗辯往往費用高昂且耗費精力。 

如果僅觀察 2019 年審結的庭審(1,582 例),其中 51% 獲得立案,19% 被拒絕立案。類似的是,30% 獲得了最終書面決定,其中 6% 的庭審認定所有權利要求維持原判,17% 認定所有權利要求均不具專利性,6% 的庭審為混合結果,1% 為修改所有權利要求。2012 至 2018 年六年終結的庭審中,僅有九件 PTAB最終修改了所有被質疑的權利要求。但是,2019 年結束的庭審中就有八件最終修改了所有被質疑的權利要求。權利要求修改或將是未來幾年值得關注的領域。

2019 年有 52 例審結的橙皮書專利無效請求。如前所述,審判流程顯示認定所有或部分專利權利要求無效的無效請求人勝訴幾率不高。在 2019 年審結的案件中,僅有五例將所有被質疑的權利要求認定為無效,僅有一例獲得權利要求混合認定結果。橙皮書專利通常不會在 PTAB 被判定無效,尤其是與整體幾率相比。

 

※ 本報告繁體中文版由Lex Machina獨家授權北美智權報刊登
※ 完整報告線上閱讀:繁體中文版本英文版本

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 
作者: Lex Machina / LexisNexis | Intellectual Property
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