在專利實務上，標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）一直擁有相當特殊的地位。一項技術發明若要擠進SEP的小圈圈，除了得通過正常程序的專利審查，還必須是產業基礎的共通技術，並且加入國際標準組織所制定的FRAND（公平、合理、無歧視）授權政策。在這個框架底下，SEP的所有人，不但無法拒絕外界的專利授權要求，也不能夠隨意訂定授權金額，以免專利權被濫用造成市場壟斷，反而不利於技術創新。

FRAND授權政策不但拘束了SEP所有人，也對世界各國的專利政策與司法審判實務造成微妙的影響。就在去年（2019）12月，美國政府頒發了一項針對SEP侵權賠償金的政策宣示，在七、八頁的文字中，重點只有一個：希望司法體系，以後別給SEP太多差別待遇。

故事得從2013年說起。當時，美國司法部（DOJ）與專利商標局（USPTO）也曾共同發表過同一主題的政策宣示。其中，DOJ與USPTO特別點出禁制令（injunction or exclusion order）可能不適用於SEP的專利侵權訴訟，理由是與FRAND授權政策相違背，而且也可能對公眾利益造成損害。

圖1：USPTO對SEP核發禁制令的態度，近期出現大轉變。圖為現任USPTO局長Andrei Iancu

圖片來源：USPTO

禁制令效果比金錢賠償更巨大

禁制令對於專利權人、侵權人的效果，與賠償金或者授權費用完全不同。後兩者的功能，說穿了，就是用金錢來彌補專利權人的損失，或者更進一步尋求專利的使用許可。禁制令則與金錢毫無關係，而是根本排除侵權人日後使用此一專利技術，威攝侵權人的效果遠比金錢賠償更為強大。

可能正因為如此，6年前美國政府才對SEP這種有特殊性質的專利，做出政策上的表態。進一步分析，當時這兩個美國政府機關所關心的是SEP中的專利箝制（patent hold-up）現象，也就是SEP所有權人藉由專利的排除實施權來打擊競爭對手或是獲取高額權利金，若不在核發禁制令上加以限制，則眾多產業標準的基礎技術將無從實施，才從FRAND政策當中，推論出SEP應排除適用禁制令此一對侵權者的反制手段。
事後來看，2013年的這項政策宣示相當有效：根據研究機構RPX的統計，在2013至2018年間，美國只有400件的專利實施禁制令請求進入裁定階段，而大部分法院的核准比率也都不到五成。

但6年後，美國政府的態度出現大轉彎。這一次，參與背書的美國行政機關，除了掌管法律事務的司法部、掌管專利事務的專利商標局外，還加上職司產業技術研發的美國國家標準暨技術研究院（NIST）。而且，一改前一次政策宣示中對於禁制令核發的保守態度，這次則是不斷強調「禁制令與損害賠償都應該是補償專利權人的選項。」至於FRAND原則，雖然在決定侵權的損害賠償上是一項重要考量因素，「但不能因此排除任何一種補償方法。」

短期內，政策宣示對司法審判影響有限

這次宣示要傳達的核心理念，就是美國政府「不反對」甚至「樂觀其成」司法體系，在專利侵權訴訟中核發對SEP所有人有利的禁制令；只不過，短期內想看到禁制令大量核發的情況並不容易。在過去6年內，美國聯邦法院核發的專利禁制令比例並不高，在先例拘束的法律原則下，專利權人要突破的難度也相當大。此外，不管行政部門有怎樣的政策宣示，法院依然獨立審判，從專利權範圍的解釋、侵權與否的判斷方法、到FRAND原則的內涵，司法系統都已經有一套完整的運作模式，恐怕不是任何政策宣示能夠扭轉的。

但從另一方面來看，這份政策宣示也是在調整過去數年中，美國專利制度偏重公眾利益，導致專利競爭力停滯不前的現象。以5G無線通訊技術為例，大量的SEP都被掌握在歐洲的NOKIA、Ericsson，還有中國的華為手上，美國的高通（Qualcomm）已經不再像過去3G、4G時代那麼獨霸一方。美國若要繼續維持全球科技龍頭地位，就必須強化在各種產業標準的主導權，而首要之務，當然就是打造一個對技術發明更友善、對專利權保護更周到的產業環境。

從增訂IPR程序判例、放寬專利更正動議（Motion to Amend）限制等動作來看，美國專利制度的天平偏向對專利權人有利，已經是既定方向；可以預期的是，在2020年內，川普政府應該還會拿出更多對專利權人更有吸引力的政策牛肉。

資料來源：

U.S. Patent and Trademark Office releases policy statement on standards-essential patents subject to voluntary F/RAND commitments, The United States Patent and Trademark
Office, 2019/12/19

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