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2018年結束之際，美國國會期中改選，共和黨未如先前部分人士預料般大敗，多位近年較關注專利修法的資深國會議員陸續退休，在川普（Donald J. Trump）總統的強人意志帶領下，美國與加墨兩國談成新貿易協議、與大陸的貿易摩擦一再升級，這些變化會不會影響、或將如何影響美國專利環境，一時仍看不分明。但回顧過去一年美國專利法規領域大小事件，的確有不少值得一提。

時序先回溯1790年7月31日，當時中國大概還忙著籌辦乾隆皇帝八旬萬壽盛典，而這天，美國第一任總統華盛頓（George Washington）簽發了第一張美國專利證書，授予一位名叫Samuel Hopkins的肥料原料發明人。228年過去，2018年6月19日美國核發第1000萬件的專利，請來川普總統親自在證書上簽字[1]，美國專利證書也一併改版[2]。編號第1000萬號的美國專利，發明人Joseph Marron，專利所有權人Raytheon，發明名稱為Coherent Ladar Using Intra-Pixel Quadrature Detection。USPTO新聞稿引用美國商務部長Wilbur Ross談話指出，這項發明可投入自動駕駛、醫療成像裝置、軍事國防系統、太空及海底探險等不同技術領域應用，恰可象徵美國發明的廣度。

1000萬件專利是兩百多年廣納各方人才智力的累積，反映美國通過各式挑戰形塑出的創新傳統，但這樣的創新傳統也不斷遭遇一個又一個的新挑戰。比方說，USPTO新任局長Andrei Iancu認為，十數年來，Patent Troll威脅論在美國智權政策討論上大行其道，已有矯枉過正的嫌疑，為扭轉他看到的失衡現象，Iancu積極利用公開場合講述一個又一個的發明人成功故事[3]。

Iancu並拿悲劇版的大野狼與小紅帽原版故事來比喻[4]，他說寓意可以這麼看：教育小朋友別學小紅帽、別亂闖森林、別和陌生人交談、別冒險，要悶著頭按原來的路走，不然會被大野狼吞掉。但這種標籤化Patent Troll的手法、過度強調專利制度弊病的宣傳，不僅可能嚇退發明人及創業者的風險承擔意願，還會刺激官方過度反應，端出有礙創新的政策。轟炸森林或許有機會殺死萬惡的大野狼，卻也可能連帶殺死小紅帽和老奶奶。Iancu認為，要消除制度上的瑕疵，宜集思廣益，規畫出更細膩的操作。

2018年美國各級法院又作成諸多重要判例，例如4月24日美國最高法院一併發布Oil States[5]、SAS[6]兩項IPR程序相關案件判決。前者確認IPR並未違憲，亦即IPR程序仍可繼續運作，但後者認定USPTO原操作有違美國專利法規範，IPR程序請求人要求重審的請求項，USPTO只能全部或全不成案（Institution）考慮，不宜分拆。為此，USPTO修改公告後審理（Trial）程序成案規則[7]，針對先前成案時僅重審部分被挑戰請求項的案件，PTAB可補充通知重審全部被挑戰請求項並採取必要配套措施，給予相關案件兩造人員充分答辯的機會。6月宣判的WesternGeco案[8]確認，輸出美國製作零件到外國組裝若構成35 U.S.C. 271(f)(2)規範的侵權行為，專利所有權人即有機會就海外損失利益請求賠償，其重要性不言而喻。

此外，眾所矚目的Helsinn案，美國最高法院也趕在年底前召開言詞辯論庭[9]。申請日回推逾一年前的秘密販售，依pre-AIA舊法可構成銷售阻卻（On-sale Bar），剝奪所請發明准予專利的機會。新法是否改寫了這項原則？長久以來一直有所爭論。如今AIA已生效7年，終於有合適案件交美國最高法院通盤檢視，2019年宣判時，勢必再引發一波關注。

除了美國最高法院，Fed. Cir.的見解當然也動見觀瞻，且配合Fed. Cir.判決，USPTO製發多份供審查部門參考依循的備忘錄，例如Amgen v. Sanofi案判決[10]出爐後，USPTO特別製發備忘錄指示審查官：考慮抗體請求項是否符合35 U.S.C. 112(a)書面描述要件時，勿再使用舊有的Newly Characterized Antigen標準[11]。同時修改MPEP 2136.03及多段Form Paragraph，說明若要以暫時案申請日作pre-AIA 35 U.S.C. 102(e) Prior Art Date，引證專利至少需有一項專利範圍為暫時案充分揭露[12]。

其實2018年USPTO依據法院判例所彙整的內部參考備忘錄，多半與35 U.S.C. 101專利適格性判斷相關，包括：

這幾年美國專利適格性問題屢屢引發論戰，「不見統一標準」、「缺乏可預測性」，尤常為人垢病。然而數據顯示，35 U.S.C. 101核駁/判決經提起訴願或上訴後，絕大多數都為PTAB/Fed. Cir.肯認[20]，若真是毫無章法、隨人心證，成功翻案的比率理應更高才是。另有研究發現，除部分技術領域外，近年美國專利申請案的35 U.S.C. 101核駁比率雖有上揚，但整體所占比率依舊偏低[21]，與部分人士描述的危機狀態不無出入。話雖如此，一般普遍認為，軟體、生技等新興技術發明，近年在美國申請專利的難度升高，反觀中國在人工智慧、虛擬網路等領域的投資發展正急起直追，甚至有後來居上的態勢[22]，科技冷戰時代，面對太平洋兩岸新一輪的國力競賽，美國IP領域也頻頻提及中國威脅論，比方用在新世代技術發明專利適格性爭議中，恰可佐證美國限縮專利適格範圍的嚴重性。

其實Iancu數月前曾透露[23]，Berkheimer、Vanda Pharmaceuticals兩案備忘錄發布，已緩解該局第一線專利適格性審查問題[24]，但仍將進一步修訂專利適格性二步驟測試審查指南，希望能明確區分專利適格性、可專利性。USPTO矽谷辦公室主管John Cabeca則透露，他個人認為，新版指南發布後，35 U.S.C. 101核駁數應可再減少[25]。實際上，不只法院和行政系統積極應對，很多人也想由立法面著手釜底抽薪。譬如AIPLA、IPO兩大智權組織連袂建議修法[26]：可予專利客體之例外，應限定為二，即所請發明整體觀之(1) 在人類活動之前已天然獨立存在，或(2) 僅為人類心智活動，且判斷時不考慮35 U.S.C. 102、103、112要件、所請發明產生或發明方式、是否具發明概念。對照美國最高法院Mayo[27]、Myriad[28]、Alice[29]等案判決教示，建議修法方向極具針對性，想一舉「收復失土」的熱切感幾乎破紙而出。

官方公布的2018年度統計數據顯示[30]，USPTO自2012年9月16日以來共受理8476件IPR案件，占所有公告後審理程序案件的92%，但單年度申請總件數由上年度的1812件減為1521件。其中電子電腦類件數由1122件降至970件，機械及商業方法類件數由417件下滑至373件，占全部請求件數的比重合計逾八成。且IPR成案率持續走低，由2013年度的87%減至60%，有事務所統計發現[31]，若以美國最高法院SAS案判決為界，2017年12月至2018年4月，成案率約67%，2018年5月至2018年9月，此一數據降至56.5%。至於成案後被挑戰的請求項存活率，據統計近月約在30%上下有較大幅度的波動[32]。

Iancu接掌USPTO之初，即把IPR程序問題列為優先處理政務，希望打造更平衡的攻防環境[33]，除因應法院判決調整程序辦法，USPTO 2018年針對PTAB公告後審理程序發布多項相關變革：

此外，USPTO 10月另還發表修正動議Motion to Amend（MTA）規則修訂提案[40]，提議在專利所有權人提交MTA、程序請求人遞出異議後，由PTAB先考慮雙方說法，就MTA作成不具約束性的初步意見，之後再予雙方修改回應的機會，雖然留給各方執行每一動作的時間縮短，但在12個月的法定期間，攻防兩方將享有更充分的論述機會。官方除徵集公眾意見，還配合推出試辦計畫檢驗其可行性。

USPTO年度報告顯示[41]，該局2018年度受理專利申請案共64.3萬件，較上年度減少1.1%，發明、植物、Reissue專利申請案平均可在申請日起15.8個月時製發1st OA，略高於原定目標的15.4個月，但已較上年度的16.3個月縮短，而平均審結時間則由上年度的24.2個月減為23.8個月，優於原定目標的25.0個月。只不過，兩項數據距USPTO理想中的10、20個月，仍有不小落差。

為有穩定財源支應各項計畫，USPTO發布新的規費調整提案[42]，預定新增非DOCX格式送件費，調漲發明專利基本申請領證規費、各期延期費、三期年費總額等規費（大實體發明案提案調幅各為11%、5~10%、7%）。因美國通過新法[43]，USPTO自定規費權限再延長八年，到2026年9月16日才會失效，所以若無其他干擾，很有可能按USPTO規畫，在2021年元月開始採用新規費計價。

2018年8月中旬，USPTO線上送件文管平台再度無預警大當機，且因問題出在該局核心的PALM系統[44]，不僅申請人送件困難，審查官也無法正常工作，USPTO系統老舊瀕危的問題又一次被攤開。為擺脫老問題、迎接新時代，USPTO預定2020年完整推出全新官方送件文管系統Patent Center[45]，目前已展開數項測試計畫，2018年10月並開始啟動EFS-Web/PAIR驗證方式轉換計畫，舊有的PKI憑證預備在2019年2月15日走入歷史[46]。為求穩妥，USPTO還特別擬定日後類似情況的處置辦法[47]：USPTO宣告的大規模無預警電子業務系統當機事件發生期間，凡以規定應變方式送件，部分規費項目可選用電子送件優惠，即使已因紙本送件加繳額外規費，亦有退費機會。

而為克服PALM系統設計上的另一缺陷，USPTO公告過渡時期救濟辦法[48]：依現有規定，若申請人IDS提交時機不當，在計算專利權期間調整Patent Term Adjustment（PTA）天數時，可能被視為申請人延誤，導致PTA天數縮短，但若符合37 CFR 1.704(d)所列例外狀況，並附規定聲明Safe Harbor Statement，即無倒扣問題。然而，目前USPTO PALM系統無法自動偵測檢核前述規定聲明，在官方新系統公告發表前，單純只為更正這類錯誤扣除天數問題者，可使用USPTO新表單PTO/SB/134免費請求更正。

此外，為減輕申請人IDS呈報負擔，USPTO公告推出新辦法Access to Relevant Prior Art (RPA) Initiative[49]。符合RPA參加資格者，申請人毋須另以IDS呈報母案PTO/SB/08、PTO-892登錄文獻，這些清單只要是子案Filing Receipt製發時已在母案案卷出現，無論母案審查官是否已予考慮，皆會自動匯入子案案卷。2018年11月已先選定Art Unit 2131開始第一階段測試，2019年1月再新增1616、1731、2431、2675、2879、2922、3635、3753等Art Unit。若運作順利，未來可能繼續增加適用Art Unit及自動帶入次數，帶入項目也可能擴及其他美國關聯案、PCT及外國對應案引證文獻，而後者應是Global Dossier等跨國合作項目的進一步應用。

專利事務跨國交流，不限於引證資料，還包括申請文件、檢索審查結果，甚至是更多面向。包括USPTO在內，世界各大主要專利局都積極投身參與，莫不希望發揮最大影響力，爭取讓更多國家地區採用符合本國申請人利益的專利制度、審查結果，為本國技術發明、經濟投資、發展策略，取得最大優勢。而籌碼較少的國家地區及其申請人，也可自各大局的合縱連橫中均霑些微雨露。

以WIPO管理的多邊文件電子存取服務Digital Access Service（簡稱DAS）為例，DAS免費提供多國優先權證明文件電子交換平台，USPTO與日、中、韓的權證電子交換已陸續改採DAS交換途徑，EPO 2018年加入DAS後，美歐兩大局權證電子交換作業或許也會在近期內切換為DAS模式，且DAS平台支援設計案、PCT案權證存取，對常需申請多國專利的申請人而言，該是項福音。

至於後端檢索實審結果交流，2018年USPTO PPH合作局新增中東歐四國合組的VPI、巴西INPI、智利INAPI[50]，與日韓兩局擴大辦理Collaborative Search Pilot (CSP)[51]，並和IP5其他四局合推PCT協作式檢索和審查（PCT CS&E Pilot）試辦計畫[52]。無論申請人來自哪國何地，只要能滿足辦法適用要件，皆有機會加快美國申請案，甚至是其他局申請案的檢索審查速度，或取得更完整的檢索比對意見。

Iancu拋出大野狼與小紅帽的議題後，有人接續申論，誰是故事中威脅創新的大野狼？有人說是創新能力鈍化的跨國大型科技公司，有人說是扯著35 U.S.C. 101及IPR大旗兩頭夾殺專利的USPTO，還有人戲稱亂源在美國最高法院。當然，Iancu不只是說故事引導議題的高手，劍及履及的行事效率也讓人印象深刻，2018年USPTO的許多改變，應是許多人一年前難以預見。

專利制度一直有兩面說法，一派主張專利制度恐將抑制創新活力，一派力陳專利制度有利維護創新價值。這些年美國流行Patent Troll威脅論，似乎前者暫居上風，但這套話術運用到極致，也可以把承擔風險的發明人和創業者一竿子打成Patent Troll，方便有心人師出有名地獵殺「劣質」專利。

Iancu講述小紅帽的故事時，把說自己「挺」創新（pro-innovation）的Patent Troll威脅論者，比作假扮老奶奶的大野狼。凡事過猶不及，妖魔化發明人及創業者的Patent Troll威脅論是如此，Iancu急於平衡雙邊話語權的談話也容易被過度解讀。未來如何發展，有待觀察。