在北美智權報215期運用電詢好處多多 申請美國專利的你不可不知 一文中，資深美國專利代理人張煊詳細解說了申請美國專利時運用電詢的好處及該注意的地方，而本刊期則是由LexisNexis IP智權解決方案亞洲區顧問黎邈律師以大數據的角度，來分析專利審查員的行為，從而擬訂出相對應的專利申請策略，包括如何掌握最好的時機進行電詢。
黎邈在由工業總會及LexisNexis IP 於7月26日舉行之「2018 LexisNexis 法律智權實務案例研討會」中，以「USPTO數據分析新發現：以審查員指數ETA精確研擬美國專利申請策略」為題發表演說，詳盡的分析了如何藉由USPTO數據來解讀專利審查員的行為，並建議該採取何種相對應之策略。
LexisNexis IP智權解決方案亞洲區顧問黎邈律師表示，碰到新手審查員，對應的策略是盡可能把他的supervisor也拉進來；也可以提出跟審委作電詢，而且要求他的supervisor也一同參加。
在報告中，黎邈提出了一個關鍵詞「ETA（Examiner Time Allocation，即是審查員時間分配指數）」。不過，在說明什麼是ETA之前，要先了解一下美國專利審查員的產出及積分制度。
美國專利審查員的積分制度
USPTO利用一種「積分」制度來衝量每名審查員的工作效率，這種積分會影響審查員的獎金、工資及晉升等等。藉由完成不同的審查任務，審查員可以獲得不同的積分。審查任務包括需要具體操作的工作（例如審查意見通知書OA、審查委員答覆以及授權）和無需具體操作的工作（例如：繼續審查請求RCE及放棄）。圖1簡要概括了不同任務所獲得的積分數。
圖1. 美國專利審查員的積分制度
黎邈笑說，審查員就好像在一個遊戲系統中，要從不同的路徑去獲得自己的積分，她指出有兩種典型的路徑：
「第一種審查員 就是透過前三行（紅框）的任務操作：他會不停的發OA，當他發出第一次OA之後，申請人提RCE；之後他再發non-final OA，然後申請人再一次RCE；然後他再發final OA……透過不斷的循環，將數字去累加，然後得到他的分數。黎邈表示第一種審查員很少授權，是比較苛刻的審查員。
至於另一種審查員 會先發一個non final OA，這時候他可能覺得案子已經差不多，可以授權了，但這時候他不會立即授權，他會再等一下，再發一個final OA，等申請人遞交一個RCE之後，這樣子他不用特別做什麼就可以多獲得0.5分，在得到0.5分之後他再發一個allowance（授權），這樣子他又可以再得到0.5分。他就是這樣得到1.25 加0.25 + 0.5 +0.5分，然後再去做下一個案子。」
了解審查員的不同階段
黎邈表示除了了解美國專利審查員的積分制度外，也必須了解其職涯之路。
除了個別審查員的背景外，黎邈也將USPTO一些大數據作綜合分析，來作為擬訂申請策略的依據。 她指出，數據顯示每年授權超過50個專利的審查員的人數約占整個USPTO的10%，而這些審查員所授權的專利則占USPTO整年授權專利數量的44%。而另外有一部分卻是很少授權專利的，有接近20%的審查員每年授權專利少於5個 ，而這些審查員整年授權專利數占USPTO的年授權量不到1%。那就是說有10%的審查員授權了近一半的專利，但卻有20%的審查員幾乎不授權專利，黎邈強調：「所以你的專利申請遞交出去之後，最後會有什麼樣的命運，很大部分是取決在分到誰的手裡」。
知己知彼 百戰百勝
簡單的說，要了解審查員，才能提早訂出好的策略。
黎邈舉了一個比較極端但是真實的例子：有一個申請人2007年12月19日送件，到了第3年開始拿到第1次OA，在歷經2次OA之後，申請人提出RCE……到了遞交申請後第7年，歷經9次OA、3次RCE後，申請人提出訴願 (Appeal)，在訴願之後，又經過了2次OA，最後申請人決定放棄，從送件起算前後歷經了9年2個月，申請人耗費了大量時間及金錢，卻連一個很窄的權利都拿不到。
事後分析發現， 前述案子的審查員的授權率只有54.4％。黎邈表示：「如果你知道你的案子分到一個授權率只有54.4%的審查員，其實是比較難獲得授權的。如果很早就知道這個數據的話，申請人可能在第2次或是第4次OA後 (按：第2次OA後提了一次RCE、第4次OA後又提了一次RCE) 就放棄了，或是提早提出訴願，不要一直跟這名審查委員糾纏下去」。
黎邈指出授權率只是其中一個觀察審查委員的指標，LexisNexis IP已經研發出更好的指標來評估審查委員的授權行為，就是前文提到的ETA（Examiner Time Allocation），即審查員時間分配指數。
為什麼授權率不是一個最佳的觀察指標呢？黎邈舉了台灣及中國申請人申請美國專利的例子來說明。
圖2. 台灣及中國申請人申請美國專利之數據比較 (資料期間：2013年1日 ~2017年5月)
圖2顯示台灣申請人的授權率只有70.1%，比大陸申請人的81.9％ 來得低，但必須要考慮到台灣的放棄率比較高（8096件），而大陸的放棄率比較低 (1830件)。黎邈指出因為大陸在申請美國專利方面屬剛起步，會比較珍惜。在放棄率比較低的情況下，授權率自然會比較高。
黎邈認為授權率這個指標是有些問題的，因為放棄是作為分母的一部分，但放棄有時候是申請人自己放棄的，但我們仍是把他放進去算授權率，然後再拿這個來作為評估審查員的指標，便會有些偏頗。此外，授權率也沒有考慮到大量的待審案件(pending application)，像在圖2中台灣就有15161件待審案件。因此黎邈強調我們需要有一個更好的指標來評估審查員的行為，而不只是授權率。
LexisNexis IP所研發出來的新指標是這樣算出來的：審查員發出的所有OA的數量／發出所有授權數量，也同時用了其他因子來較正：包括待審案子的數量、審查員的年資（包括他是主審查員還是輔助審查員）、還有一些審查員的其他驅動行為，最後，經過較正後算出一個ETA。
圖3. 不同顏色的審查員代表不同ETA（註：如果ETA是2，等於平均發出2個OA，就有一個授權通知，Notice of Allowance）
黎邈指出，ETA是比授權率更好的審查員觀察指標，主要原因有3：（1）因為待審的案子也會發出 OA，因此ETA把待審的案子也算在裡面；（2）同時考慮到審查員的年資；（3）純粹考量審查員的驅動行為，不考慮申請人的驅動行為。
圖3顯示了3名不同顏色的審查員，代表3名審查員的ETA，黎邈以此為例子，來分析碰到不同ETA的審查員時，要使出什麼更好的申請策略。
綠色審查員的ETA是0.1－2.5，即平均1、2個OA就可以拿到授權，是很容易的審查員；
另一種紅色的審查員是很難的，ETA可以到達6分或更多，即會發出6個甚至超過6個OA才會拿到授權；
還有一種是黃色的審查員，就是平均發出3-7個OA才會得到授權。
當你知道你面對的是那一種審查員的時候，就知道該如何回應。
雖然審查員的ETA很多時候與授權率是一致的，像是綠色的審查員，有時候真的授權率會比較高；而紅色的審查員授權率則是比較低，所以有時候不管是用ETA或是授權率，都可以判斷一個審查員的特性。
但當審查員的ETA和授權率是不一致的時候，為什麼選擇採用ETA會比較好？
黎邈分享了3個例子，並提出相對應的策略：
(1) 第一種是看起來很容易，其實不太容易 的審查員(圖4)。
一名審查員有很高的授權率，但ETA顯示卻是紅色的。 有一名審查員Eric，授權率高達86.7%，比他所在的部門還要高10%；這看起來是容易授權的審查員，但他的ETA卻是12.7，非常高，遠遠超過6。再仔細看看他其實沒有處理過多少案子，總共才105件，其中有大部分 (75件)都是在待審階段，因為待審的案子有計算到ETA，但沒有計算到授權率，所以數據看起來會很不一致。
此外，Eric於2017年才開始授權專利，2018年也授權了一些，所以Eric是一名很典型的新審查員。
針對這種新審查員該如何答覆呢？黎邈指出策略是盡可能把他的supervisor也拉進來，申請人可以提出跟審委作電詢，而且要求他的supervisor也一同參加，這樣便可以更有效的影響這名審查員。另外，黎邈也指出申請人可以提早提訴願，避免陷在這名審查員手裡，一次又一次的提RCE。
不過，黎邈指出由於這些新審查員是處於成長階段，因此要注意其數值會變動很快，必須勤加檢查數據，持續更新。
圖4. 第一種審查員：高授權率，紅色ETA
(2) 第2種是看起來一般般，但實際是很難的審查員。(圖5)
這名審查員Jasper的授權率是52.7%，比他所在的部門45.9%稍為高一些，你可能以為當申請案分到他手上會有一半的機率獲得授權，但他的ETA卻高達22.5，非常高，比例子(1)的新手審查員還要高。主要原因是他有大量的待審案件，而已處理的100多件案子中，授權率約為一半。
面對這種審查員，黎邈指出不能只看基礎數據，還要看更詳細的數據。其中一個數據就是跟RCE相關的數據。資料顯示這個審查員的案子有31%都提過RCE，亦即有近三分之一的案子提出過RCE，比例相對較高。
前文有提到，有些審查員在拿到RCE後會立即授權，但有些卻是持續再發OA。如果發現在拿到RCE後仍會持續發OA的話，那整體而言這還是屬於比較難的審查員。對於這種比較難的審查員，黎邈建議不要一直與之糾纏，最好是盡快交到別人手中，即盡早提出訴願。
申請人也可以檢視這名審查員處理的案子在申請人提出訴願後數據如何。這名審查員Jasper處理的案子在申請人提出訴願後，有77.8%獲得授權。黎邈說：「所以我如果面對這樣的審查員，在拿到第一次final rejection之後會提訴願而非RCE」。
圖5. 第二種審查員：一般授權率，紅色ETA
(3) 第3種是授權率一半一半，但ETA卻是綠色的審查員 (圖6)。
這個審查員Sean的授權率是60.2%，比他所在部門的55%稍為高一點，但他的ETA卻是綠色的2.1，表示每2次OA就有一個援權。圖中可以看出他的待審案件不多，表示他都一直很快的處理他的案子，很快的授權。但同時可以看出他的案件也有不少是放棄的，這就是為什麼他的授權率並沒有很高 ，但事實上他的授權速度很快。
圖6. 第三種審查員：一般授權率，綠色ETA
另外要看的就是Sean的工作年資，發現他在2006、2007已經開始授權，表示他已經有超過10年工作經驗。這種資深的審查員對本身的領域很熟悉，所以當收到申請案時，幾乎一看就知道有沒有可能授權。他本身有很清晰的意見，而且也很難改變他的意見。
面對這種審查員，可以看看是否可以主動採取一些策略，例如電詢。
數據顯示這名審查員有16.2％的案件要求過電詢，而在接受電詢，有些馬上獲得授權、有些提出RCE、還有一些則是放棄。面對這樣的審查員，黎邈建議可以提出電詢，打探一下他的意見。如果他的意見是還是可以獲得授權的，那就堅持下去；但如果他認為沒什麼實質性的創新發明，覺得沒什麼希望獲得授權，那還是提早放棄比較好，這種審查員應該很難改變他的意見。
另外一點就是說，不要貿然把權利項改得特別的窄，不要第一次收到non final或是final OA的時候就加入很多限制條件，因為這種審查員授權很快，所以還是建議跟他電詢一下，了解一下他的意見才決定怎麼做比較好。
作者： 李淑蓮
現任： 北美智權報主編
學歷： 文化大學新聞研究所
經歷： 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯
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