本刊前文報導（USPTO新局長挑戰解決專利適格性及IPR程序兩大難題）曾經報導過，新任美國專利商標局（USPTO）局長Andrei Iancu上任後的第一要務，就是調整2012年實施至今的多方複審程序（Inter Parte Review, IPR）。

不過，Iancu除了得回應來自公眾的批判外，美國聯邦最高法院（US Supreme Court）在近期做出的兩個指標性判決：Oil States案與SAS Institute案，也對於USPTO制定IPR的新規則有決定性影響，不可輕忽。「現在，IPR程序的威力將更勝以往，」美國奧睿律師事務所台北辦事處合夥人Robert Benson說。

回顧：Cuozzo案確認PTAB可以BRI原則解釋專利請求項

近年來，美國聯邦最高法院對於專利案件的判決越來越多，影響力也逐漸超越專責處理制裁上訴案件的聯邦巡迴上訴法院（CAFC），而2016年所作出的Cuozzo案，就是最高法院首次對PTAB（專利初審與上訴委員會）的IPR程序做出的首次表態。

在Cuozzo一案中，主要爭點是PTAB得否在IPR程序中，採行與司法部門相異的方法來檢驗專利請求項的有效性。PTAB所使用的是BRI（Broadest Reasonable Intepretation，最廣泛合理解釋）原則，而司法審判採行的則是技術專業領域人員所提出的公認標準。上訴人Cuozzo認為，在決定專利有效性上，PTAB應該採用與法院同一的方法。

圖1：美國奧睿律師事務所台北辦事處合夥人Robert Benson

攝影：蔣士棋

不過，本案爭執到最高法院後，仍然維持CAFC的原判，也就是PTAB採用BRI原則並不違憲。在判決中，最高法院指出，國會在AIA（American Invents Act）法案中，明確賦予USPTO制定IPR程序的權力，而且該法案也未曾強制USPTO採用何種特定的專利請求項解釋標準。因此，即使PTAB採用與法院不同的方法，也是合理而且正當的。

強化：Oil States案認定專利是國家特許權

Cuozzo案的結論，明確指出在解釋專利請求項上，PTAB乃至於USPTO可以自訂標準；而到了今年的Oil States案，最高法院更直接把專利權定性成為國家特許權（national franchise）。

在本案中，上訴人Oil States Energy Services認為，IPR程序違反了美國憲法本文第三條關於司法審查權的行使，以及第七修正案對於人民財產權保護和陪審團制度的規定。不過，最高法院認為，專利權的授與是公權利（public rights）行使的結果，在這個準則下，IPR程序應該視為國家對於前一個專利權授予的再次考量（reconsideration），而國會也將此一再次考量的權力，明確地授與給專利商標局。

最高法院也指出，既然專利權授與是政府部門行使權利的結果，司法部門就沒有參與的空間，即使是專利權授與後的撤銷，也應該採用同樣的原則處理，司法部門不應介入。因此，IPR程序並沒有違憲的問題。

從Cuozzo案到Oil States案，可以發現最高法院的一貫立場，就是完全尊重PTAB對於專利有效性的判斷結果。因為，既然專利權本來就是由USPTO授與的特許權，自然也可以在法律授權的前提下加以收回。不過，Robert Benson也提醒，在Oil States案中，最高法院只對憲法本文第三條以及第七修正案做出審查，不代表IPR程序在其他方面就沒有違憲疑慮。「現在看起來，很難找到證據證明整個IPR程序是違憲的，但某些部分還是可以挑戰的。」

變革：SAS Institute案限縮PTAB立案空間

與Oil States案同一天做成的SAS Institute案，則是從程序面的角度，間接增加PTAB在IPR程序中的責任。本案中，SAS Institute對一項專利的所有請求項（共16個）向PTAB提出IPR申請，然而PTAB只對其中數項立案（institute）審查，並只對被立案的請求項做出最終書面決定（final written decision）。

當事人不服並提出上訴，而CAFC也認同，PTAB不須對每一項申請人所挑戰的請求項作出書面決定；不過最高法院推翻這個見解，並指出當PTAB開始立案進行IPR審查程序時，必須對申請人所挑戰的每一個請求項作出可專利性的判斷。換句話說，IPR審查範圍的決定權，往後將由PTAB移轉到申請人的手上。

值得注意的是，最高法院此一決定，在9位大法官中僅有5位支持，代表最高法院內部的意見也是極度分歧；但既然判決已經做成，PTAB也勢必有所因應，尤其是正式立案前的部分。Robert Benson也預測，既然PTAB在IPR立案上的空間變小，未來PTAB可能更傾向直接否決IPR的申請，間接使得申請人以新事證再提出另一個IPR的難度變高。

總結來看，這些判決出爐以後，IPR程序將更為貼近訴訟程序。一方面IPR獲得了憲法層次的認同，但另一方面其審查範圍也不能再由審查機關自己決定，只能被動依申請人提出的內容而定。這些變革，必然為IPR程序帶來一番新風貌。

資料來源：

1. 全球創新論壇：台灣企業智慧財產權、反壟斷及商業實務指南，美國奧睿律師事務所（Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP），2018/04/26

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