繼中國知識產權局 (SIPO) 於 2017 年 2 月 28 日公告修正《專利審查指南》後，同年4月1日，修正後的《專利審查指南》已開始實施，迄今已正式上路半年多，究竟對中國專利申請產生了什麼影響？大家又有什麼要注意的呢？中華民國全國工業總會於12月15日舉辦了相關研討會，會中 ，北京律盟知識產權代理有限公司的中國專利代理人林斯凱以「大陸專利申請實務發展與因應對策」為題，作了詳盡的報告，除了介紹了《專利審查指南》修正前、後的狀況外，也介紹了中國專利申請的策略與技巧、及專利說明書撰寫的注意事項……等等。礙於篇幅所限，本文僅集中在介紹《專利審查指南》修正的部分。

北京律盟中國專利代理人林斯凱
攝影：李淑蓮

林斯凱自2010年進入中國專利市場，迄今已經8年，他表示這幾年中國專利市場變化很大，主要是由於中國政府利用很多優惠政策來吸引企業申請專利，例如能擠身高新企業的公司就有免稅優惠，而高新企業的標準就是用專利申請量來衡量的。因此許多中國企業都拚命申請專利，但很多都是實用新型，只要申請就會過。不過，林斯凱也指出中國企業申請專利的情形在這幾年已經有一些質變，很多中國企業都已晉升到世界500強，現在不管是國際申請還是發明專利申請，數量都一直在提升，而且也比較願意投資在挑選比較好的事務所上面。

回想以前的中國專利市場，林斯凱說：「剛開始的時候，很多中國企業都是用4、5千人民幣包案的方式來談case，但這幾年有些中國企業甚至會找美國事務所，願意花一件案子5、6萬人民幣的價格來撰寫，所以預估在未來幾年，在打專利戰的時候，中國企業不見得會比美國公司遜色，因為他們已經在認真佈局。」

圖1. 中國近年專利申請量增長情形

資料來源：「大陸專利申請實務發展與因應對策」簡報資料，林斯凱，2017年12月15日

從圖1可見，國外申請人發明專利及實用新型的案件量於最近幾年是持平的，增長不大，只有外觀設計案有較為明顯的成長。反觀中國國內申請人，則是發明專利及實用新型的申請案均有大幅提升，這與政府不斷祭出利多政策不無關聯。

圖2. 中國近年IP爭訟案件增長情形

資料來源：「大陸專利申請實務發展與因應對策」簡報資料，林斯凱，2017年12月15日

圖2是中國近年IP爭訟案件增長情形，隨著專利數量不斷成長，IP訴訟成長量也很大。林斯凱指出特別是涉外跟港澳台的部分（表格中紅字處）值得關注：由於中國IP訴訟成本相對低廉、賠償金額也逐漸提升，所以有些國外廠商開始把IP戰場延伸到中國或是轉到中國。

《專利審查指南》修正五大重點   商業方法保護及涉及電腦程式之專利值得關注

林斯凱指出，這次中國專利審查指南修改總共有5大重點，包括(1)推動對商務邏輯和方法相關技術方案的保護、(2) 修改涉及電腦程式的專利申請規定、(3) 放寬對於化學領域專利申請日後補充實驗資料的規定、(4) 無效宣告請求若干規定調整、及(5) 擴大允許公眾查閱的專利申請文檔範圍。現就林斯凱之簡報內容，整理成表格 (請參看表1)。

雖然修正後的審查指南於今年4月才正式上路，但整個準備工作早自2015年時便已啟動，有關單位已針對「對商業模式、互聯網、電子商務、大數據等領域的智慧財產權保護制度、授權後專利文件修改等方面進行了深入研究。整體而言，雖然制度變遷後之影響仍有待觀察，但此次修改對商業方法及軟體申請專利無疑是採取了更開放的態度。

林斯凱指出，中國專利申請近年來多了一些主體，已經不是傳統的建造業或是科技公司。他說：「這一、二年來，中國多了一堆我們很難想像的公司在申請很多專利，像是經營『平安保險』的公司，而這些公司申請的專利內容都是傾向商業方法的。雖然，這一類的申請內容都比較空泛一點，但到底最後審查出來會拿到什麼結果，目前仍屬未知之數，但至少門已經打開了。以前在中國，如果申請一個發明專利涉及商業方法，那基本上審查委員根本不會去審案子的新穎形與創造性，而是會直接用『專利保護標的』來把申請打掉。甚至會有審查委員直接用專利法25條，即『僅涉及智力活動規則而排除其獲得專利權的可能性』把申請駁回，根本不會去審細節。我認為這次的修正其實更接近宣示的作用，點出審查委員不應該用專利法25條直接將申請駁回。」

林斯凱進一步指出，近年針對包含技術特徵的商業方法類專利申請，中國知識產權局 (SIPO)已經很少用專利法第25條作為駁回理由。通常，審查員會依據專利法第2條（即類似美專法101）。目前審查指南修正後的效應仍無法明顯看出，因此許多發明人及企業多採取不管結果如何，先申請看看的態度，而這也是中國專利近2年來申請量衝高的原因之一。
至於修改涉及電腦程式的專利申請規定的部分，之前也是一直有在調整，而這次則是明確納入審查指南。林斯凱認為這樣的修正是一件好事，因為對侵權認定比較容易。這種權利要求方式在台灣是可以的，但在中國是今年才正式開放。

針對化學領域專利申請部分，如果於申請日後補交資料，在修正以前是完全不予考慮，不會被接納的，但在修正後「審查員是應當予以審查的」。也就是說，修正後於申請日後申請人可以補交數據，但其所補交的數據呈現出來的效果，必須是原本說明書就已經證明過的效果。如果補交數據所出來的效果是原本說明書沒有提到過的，那審查委員還是不會接受的。

至於無效宣告請求中若干規定調整方面，林斯凱指出中國是沒有更正制度的，也就是說，一個專利核准以後，只有在無效程序中才可以對claim作出修改；也就是說，如果要修改claim的話，不是要別人無效你的專利就是要自己無效自己的專利。而修改的方式也非常嚴格：要嘛就是把claim刪掉，要嘛就是claim的合併，或者是刪掉一平行的技術特徵，基本上claim的修改方式就只有這幾種。然而，指南修正後先把合併一項拓寬了，改成可在claims中補入其他claims中記載的一個或者多個技術特徵，以縮小保護範圍。

最後是擴大允許公眾查閱的專利申請文檔範圍的部分，林斯凱表示其實在實務上已很少向SIPO要求閱卷，一般來說都會到公開網站去看，因為資料已十分齊全。例如在http://cpquery.sipo.gov.cn網站中，一件案子的歷史過程及歷史資料，都會有完整的呈現，而且更新速度很快。

表1. 《專利審查指南》修正五大重點整理

資料來源：「大陸專利申請實務發展與因應對策」簡報資料，林斯凱，2017年12月15日；李淑蓮製表

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