今年專利法修正針對專利優惠期制度有重大改革，不但延長優惠期間的時間，也刪除發明人可以主張優惠期間之理由限制，此一修正有利於發明人保障其權利。然而，發明人主張優惠期的法律效果不同於優先權，與優先權的法理也全然不同，因此無法建立優先權日，發明人不宜將優惠期作為主要保護手段，而應作為備用補救措施。本文將由優惠期制度法理討論其對發明保護扮演之地位，以及檢討發明人考慮適用優惠期制度應予注意的事項，以避免權利受到損害。

優惠期制度

優惠期制度可使發明人或其繼受人於專利申請前之特定時間內揭露發明，卻不因申請前揭露其發明而使新穎性喪失，因此於其他專利保護要件符合下，縱使發明人已將發明揭露仍可取得專利。適用優惠期之事由，因各國立法而有不同。當發明人完成發明至遞出專利申請前之特定期間，將發明發表於期刊、或就研究發明進行實驗等等目的而有揭露發明的必要性，在優惠期制度下，發明人就可於揭露發明後仍可在優惠期間內申請專利。

因此，表面看來，優惠期制度對於發明人是有利的規定，然而在先申請主義的制度下，發明人可能因為延後申請而喪失專利權。因為，在專利先申請主義制度，二人以上有相同之發明，由先申請之人取得專利權，不論其發明是否先完成；因此發明人於揭露後有第三人有相同之發明，且於發明人之前遞出申請，而發明人縱然於優惠期間內遞出申請，仍將因未先申請之限制而喪失專利權。

優惠期實為專利新穎性要件之例外。絕對新穎性要件要求所有發明於申請日之前必須未被本人或他人揭露，因此多數專利制度採取先申請主義之國家，多設有優惠期間之例外，以緩和發明人因為過失或是必要揭露發明而導致新穎性喪失之情況。以歐洲與日本為例，因將優惠期間視為新穎性要件的例外規定，因此對於可以主張發明人優惠期事由相當有限，以免架空專利新穎性之要件。

各國優惠期間的規定不同

國際公約有關專利優惠期之規定，可見於巴黎公約第十一條第一項之規定。該規定要求各締約國應對其具備或承認之國際展覽中，所展出商品之專利發明、新型、設計及商標給予暫時性保護。所謂暫時性的保護所指為何？巴黎公約並未設規定，而由締約國內國法決定保護方式。多數設有優惠期國家，在優惠期間的長短有6個月與12個月差異。至於適用優惠期之保護，除了巴黎公約第十一條第一項之規定於國際展覽中展出商品之外可適用優惠期之外，各國也有不同之規定。有關各國優惠期之相關規定，可參考前期葉雪美審查官之文章[1]，或參考世界智慧財產權組織於2017年所整理資料。

由於巴黎公約優惠期的規定，使締約國以及與締約國有貿易活動之國家，均採優惠期制度，差別僅在優惠期間之適用是否彈性，包括其適用期間之長短與適用之事由是否侷限。美國雖採先發明主義，但向來對於發明人適用優惠期的事由並不嚴格限制，然而由自2011年後美國專利法由先發明主義改採先申請主義之後，實務界人士特別對於發明人對於優惠期制度使用提出警告，認為新法針對優惠期之規定趨向嚴格，而且在先申請主義的制度下，發明人應將這種看似有利的制度當作最後補救手段，斷不能仰賴優惠期制度，而延後申請時間。

優惠期之適用與聲明

根據我國智慧局網站資料，專利申請案如於申請日前有公開事實，除於專利公報上所為之公開外，若同時符合優惠期規定時間以及符合專利法規定之事由，申請人於申請時得於專利申請書之聲明事項欄勾選申請案符合優惠期之相關規定，並載明公開事由、事實發生日期及檢附相關公開之證明文件，以利審查作業。惟適用優惠期並不以聲明為必要，專利申請案是否符合優惠期相關規定，將於實體審查審認之。於審查時若無法直接認定符合適用要件，仍須申請人敘明事實並予以證明。為避免日後證明之困難，申請人應保存可能證明文件。

優惠期vs.優先權

依照巴黎公約之規定，倘發明符合巴黎公約第十一條第一項之優惠期規定，任一同盟國應依其國內法之規定，給予臨時保護。其次，按巴黎公約第十一條第二項之規定，此項臨時保護，不應延長巴黎公約第四條所規定優先權期間。換言之，巴黎公約規定有關優惠期與優先權主張不能重複主張，而藉以延長優先權期間。因此，倘發明符合優惠期之條件，又提出優先權主張者，則優先權期間起算之日，任一同盟國之主管機關得規定係自商品送交展覽會之日開始計算。

我國雖非巴黎公約會員國，然我國專利審查基準就優先權日之審查與優惠期之適用，也採取與巴黎公約規定相同之認定方式。亦即申請案有適用優先權，其後有主張優先權，參照巴黎公約第十一條第二項規定意旨，因認可主張優先權之期 間只有一年，不得延長，因此若有展覽之情事時，倘自展覽之日至向我國申請專利之日未逾一年者，則優先權日得從展覽之日起算。

主張優先權之效力與適用優惠期間均有先申請主義有關，然而二者法律效力不同。優先權之主張係發明人於基礎案申請以後，於我國專利申請案申請以前，即有使用相同技術公開之事實，仍不能影響我國申請案之新穎性，故倘有基礎案申請後因研究、實驗而發表或使用之情事者，仍以該優先權主張之基礎案之申請日為優先權日。由於優先權主張，將建立優先權日，因此發明人於我國申請案之前發表或使用，均不影響專利新穎性、進步性之判定。反之，優惠期僅在救濟發明人因為過失所造成的揭露，使這種揭露不影響其新穎性之認定。

優惠期與優先權差異，在於前者之救濟係為處理該公開事實所造成的新穎性缺陷問題，然而優先權日之建立，則可以將專利保護要件之判定日期提前到優先權日。因此，於優先權人後公開之技術或是發明人的行為，均不影響申請案。而優惠期之適用，並未建立優先權日，因此發明人於優惠期間之公開，雖不因此喪失新穎性，然而於優惠期間內若有其他相同發明之申請案，則將使適用優惠期之申請案因不具有「先申請」之地位，因此在先申請原則之下，將因為後申請而無法取得專利。而於優惠期間申請之他案，如果於發明人揭露後申請，亦將喪失新穎性，因此，不論是適用優先權之申請案以及於優惠期間公告之他案，二案均不可取得專利。

小結

受到巴黎公約的影響，多數國家專利制度均有優惠期規定是否應寬鬆，有肯否二種不同做法。贊成採取寬鬆的優惠期制度，主要基於對於發明人揭露保護，避免發明人因為過失或有特殊商業考量而有揭露之需求，而無法兼顧專利之申請。

反之支持嚴格認定者，認為上述提到適用優惠期案件，倘於優惠期間有他案申請，將可能造成二案均無法取得專利之情況，因此優惠期之適用，造成專利權之取得處於不確定之狀態。另外，當發明揭露之後至申請前，由於發明人是否申請專利並未確定，公眾是否得使用該技術易處於不確定狀態，影響第三人之使用權。因此優惠期之制度有如一刀兩刃，過度寬鬆將可能提高專利權利爭議，使權利處於不確定，反而有礙創新之發展，因為民眾無法確認已經公開之技術是否已經屬於公共領域，而無法加以利用。

我國放寬優惠期之認定，故有利於申請前之揭露，然而適用優惠期對於發明人而言應視為最後手段，而不應做為主要手段。因為，當技術一旦揭露後，所面臨未知的情況太多，潛在競爭對手很可能藉此掌握關鍵資訊，一旦早發明人一步申請，則發明人將因此無法再取得專利權之重大風險。因此，考慮適用優惠期應為備案且須謹慎為之。

備註：

1. 專利新穎性優惠期延長，何以獨漏設計專利？，北美智權報第185期

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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