在台灣，越來越多公司設有專利或是智權部門，不僅上市櫃大企業如此，就連只有幾十到數百名員工的中小企業也是一樣，當然，部門的規模大小差很多。這些企業的專利智權部門很多都有專利工程師 (In-house PE)的編制，數量也差很大。大企業可能會養2、30個專利工程師，但小企業的智權部很多都是一人部門，必須身兼法務、In-house PE、甚至專利行政的工作。

每所企業的專利智權部門的Job Function可以說是五花八門，因公司而異；同樣的，每所企業賦予in-house PE的職責也不盡相同。據了解，有不少企業會要求他們的In-house PE寫專利說明書，這等如叫攝影師去寫文章一樣。套句Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)的合夥人徐振康律師的說法：「You will get less than what you pay for!」

比起寫案子，In-house專利工程師有更重要的事情要做，企業一定要聰明小心的運用in-house PE。

10月20日，工總舉辦了一場「2017 優化專利布局•厚實產業技術」研討會，Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)的合夥人律師徐振康是其中一位講者，以「技術、藝術or魔術？─ 優質專利的養成之路」為題，分享了他在專利智財業界20年的經驗心得。

徐振康自1997進入智財領域，迄今已歷經20年。他說在這些年來很多人都問他3個問題：

1. 如何提升專利品質？
2. 如何產出優質專利？
3. 如何布局優質專利？

同樣的問題被問了20年，都沒有人可以回答，那就表示問題不是那麼好回答，或是答案都不能讓人滿意。徐振康認為這些問題有一個簡單的答案：「No shortcuts」。言下之意就是要腳踏實地，按部就班的慢慢來。

「2017 優化專利布局•厚實產業技術」研討會部分講者，
右2為Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)的合夥人徐振康律師

攝影：李淑蓮

要求優質專利前先撫心自問：自己付出了什麼？

「No pain, no gain」，個人是如此，企業也是如此。在要求優質專利前，先問問自己做了那些事情可以讓你提升你的專利品質、提提你的專利價值。

徐振康認為，從實務的角度來看，一個好的專利產出要有好的供應鏈，包括：好的研發、好的In-house專利工程師、以及好的專利事務所。但另一方面，公司如果希望專利部門產出好的專利，應該先反問公司本身究竟提供了什麼資源？企業專利智權部門的主管也應該要了解，如果本身企業資源有限，便應該將錢花在刀口上：不需要每個申請的專利都是優質專利，要去選擇那些東西是公司需要及想要的。

簡單的歸納：企業的專利智權部門必須要先問自己有那些資源？還來就是問自己為優質專利做過那些努力？問完之後再去問自己（公司）想要什麼？

徐振康就以上3個簡單的問題，作出了以下的整理，可以有助企業的專利智權部門主管，甚至是企業經理人認清現實的狀況。又要馬兒好又要馬兒不吃草是很不切實際的，有多少資源作多少事才是王道。

「第一個問題：你今天想要優質專利，那你有得到公司的支持嗎？如果管理階層沒有提供你相對應的資源，但卻要求你產出優質專利。那是不可能辦到的。所以你要先想一想公司能提供你多少資源讓你來做這件事情。

再者，要想一下你有沒有好的人來幫你做這件事情？你有多少預算可以讓你達成這件事情？你有沒有特定想要專攻的領域？你的目標是什麼？長期目標是什麼？短期目標是什麼？是想要先提升量還是以申請品質為主？你需要有一個實行的目標，你要問一問你上面的主管願不願意讓你執行這件事情，因為要產出優質專利花費是非常可觀的。

你還要考慮到經營專利的預算是會變動的，過了幾年甚至會急遽往上升。除了維護費之外，專利是要持續申請的，到後來你會發現錢會越來越不夠用，那你會怎麼辦呢？這時候你就會決定：『我要去跟事務所砍價』，等砍了價錢之後，你又開始講品質。就算要用比較少的價錢，去做同樣的事情都不太可能了，你又怎麼可能要用比較少的價錢又要求提升品質呢？所以你必須要先想清楚，你需要多少的資源，要把你的困難告訴你的管理階層，他才有辦法預料到你會碰到什麼樣的問題，才能知道有多少資源可以給你。說白一點就是要先跟上級打預防針，而不是給他劃了一個大餅之後，然後說你做不到。

接下來，你必須設定好你的長期和短期目標，而且必須是可行的目標，長短期目標是要看有多少人力及預算來決定的。你不可能在有限的預算下，要求每一個案件的品質是一樣好，所以必須要把申請案作分級。分級的目的是耍篩選出那一些是對你公司比較重要的專利，那一些是你公司想要發展的領域。」

徐振康表示專利究竟是資產還是負責端視乎個別企業的看法，基本上專利沒有用的時候就會是負債，既然公司也知道專利是一個可能從資產變成負債的東西，也就要適時作檢討。他說：「如果今天公司完全沒有什麼專利，申請專利的目標只是為了量，那只要有案子進來就申請也是可以的，只要確認目標即可。千萬不要在沒有目標的情況下胡亂申請，還要定期檢視公司的專利資產，在專利變成負責的時候趕快處理掉；如果決定要放棄負債的時候，一定耍找專業來處理，要由專業來評估專利有沒有價值，不要找公司的管理階層來評估。如果最終老闆不同意放棄，你就要爭取更多預算來維護這個負債了」。

研發人員、In-house專利工程師、專利事務所
─ 優質專利供應鏈中的共犯結構

徐振康認為「研發人員」、「In-house專利工程師」、「專利事務所」三者是屬於共犯結構：如果有好的共犯結構，就會產出好的專利，中間只要有一個斷鏈，品質就不可能會好。他對此共犯結構中的三個角色分別作出了以下的詮釋：

「In-house專利工程師：我將之定位為Treasure Hunter 及Gatekeeper。主要做的事情是去挖掘有價值的專利，同時也必須扮演把關者的角色。但很遺憾的是，大部分In-house PE都沒有真正做到這一點。In-house PE不能只扮演甩手掌櫃的角色（即只在RD與事務所之間作轉交的工作），如果只是這樣，那為什麼需要In-house PE？只要一個行政人員就可以了。

In-house PE需要具備什麼能力？需要作什麼工作？我覺得一個好的PE最需要有的是邏輯分析能力，能夠快速的在複雜的專利發明內容中，找到脈絡，知道要看什麼，做什麼。再來，要有好的溝通能力，特別是說話技巧及寫作的能力。

大部份的PE都必須要有理工能力，但大部分理工科的男生都是宅男，要他們講一句話很困難，如果你找到一個PE是跟他們一樣的話，那他們的共同語言就是不說話。所以你必須要找到一個能用理工共同語言跟這些宅男說話，而且必須要能讓他們把嘴巴打開，把話講出來，讓你拿到你要的東西的PE，這是非常重要的。PE也必須要有好的文字書寫能力，沒有好的文字書寫能力是沒有辦法作一個好PE的，以上2點是我認為最重要的部分。

至於第3 點就是具備technology knowledge。但我覺得一個PE不需要具備很深的knowledge，他需要的是比較廣的knowledge，因為他必須處理各式各樣不同領域的案件，他沒有辦法鑽研太多技術上的細節。那PE的技術細節如何補足呢？這應該是由發明人告訴他的。PE必須要在發明人跟他談的過程當中，快速的作分析，從發明人的話裡面得到想要的東西，所以他需要有廣度，同時可以在溝通的過程中快速的學習，因此廣度遠比深度重要。

專利事務所：我把專利事務所定義為化裝師，事務所做的事情就是將一個可能不怎麼樣的發明畫得漂漂亮亮的再把它送出去，讓人看起來覺得它很有價值。但我必須要很誠實的告訴各位，事務所看的都是錢，錢比所有東西來得重要。你如果沒有付出他應該得的，他就沒有辦法對你付出百分百。所以當你選擇事務所的時候，價格不應是唯一考量。『You get what you paid for』。你如果只把價格當作你的唯一考量，那你用招標就行了，一定會有人願意接，但東西好不好已是另外一回事。你應該作的不是以價格為主要考量去找事務所，而是要找一家能增加你的發明的附加價值的事務所。　

你要先知道一件事，專利事務所的律師或是工程師不是萬能的，他們有他們的限制，他們的限制是他們沒有辦法知道發明到底會到什麼程度。發明人要做的就是想要想辦法提供專利工程師他所需要的所有材料，他才可以幫你炒出一盤菜 ─ 依據這些材料做出來最美味的菜 ─ 但也沒有辦法給你更多了。

你要知道專利工程師他們的限制在那裡，你的對口是誰。如果你在事務所找到一個好的專利工程師，你知道他們可以做得很好，你就要想辦法讓事務所願意繼續用這個專利律師、專利工程師跟你配合。什麼時候他們願意做這件事情？就是當你願意給他們足夠資源的時候。你給他足夠的案量、足夠的報酬，他們願意為你做任可事情，甚至可以讓你派你家的工程師到事務所實習。也可以請他們派專利工程師到你們廠裡駐場。

研發人員：優質專利一個是品質的質，一個是價值的值。要追求優質專利，In-house專利工程師和事務所充其量只是配角而已。事務所只是化妝師，不是魔術師，沒有辦法把一個沒有技術含量的東西變成有技術含量。雖然「品質」可以「提升價值，但品質不等如價值，價值必須要從技術含量來決定。在共犯結構中，RD是最大的齒輪，必須由他來帶動In-house PE和專利事務所：沒有技術，就算把專利寫得再漂亮也沒有用。」

不要把公司的專利智權部門當成一個小型的事務所來用，
In-house PE不是用來寫專利稿的

徐振康提醒企業的專利智權部門主管，要記得自己的目標是什麼，他認為目標不應該把公司的專利部門當成一個小型的事務所，因為這樣子運作的話，一定會付出多、收穫少。

徐振康指出人力的運用很重要，不應該把公司的專利工程師當成外部的專利律師或是事務所的專利工程師來使用，因為他們要做的事情比這個來得更重要。那In-house PE他們要做的事情是什麼呢？徐振康說：「他們要做的就是想辦法把公司最有價值的東西挖出來，挖出來遠比寫出來重要。除非你公司有100個專利工程師，那你們公司的專利工程師可以寫案子，但台灣一個公司有20、30個專利工程師已經是極限了，有些公司甚至沒有專利工程師。所以，你一定要很聰明的小心使用你們公司的專利工程師。」

不過，徐振康表示有些公司在人力比較吃緊的狀況下，還是願意作這件事，就是在特定的生產線指定特定的專利工程師負責，讓特定的專利工程師跟著一條生產線，與RD一起開會，一起作事，想盡方法從第3者的角度挖出一些專利。「因為RD不會知道什麼東西需要申請專利，RD只知道在公司指定時間內，要把交付的工作完成，所以在最忙的時候，不會有時間提出專利申請案。這時候in-house PE要做的事情就是跟著這些RD，把RD沒有時間作的事情趕快補足，主動挖掘，主動建議公司可以提出那些專利申請。徐振康認為In house PE應該在最早的時間、在技術開發的階段就要把東西挖出來，不該等到RD將invention disclosure 交出來的時候，因為當RD把東西交出來的時候，已經過RD本身的過濾或刪除，有可能已把有價值的東西過濾掉。

徐振康強調：「In-house PE不應該是拿來寫說明書用的，應該是作data mining，需要策略性的計劃目標，因為他知道公司想要什麼專利，等發現之後，還要好好思考如何包裝這個專利，讓它達到公司想要的目標。而且在外部事務所把專利寫出來之後，他還要想辦法調整，讓產出的產利能達到公司的需求。所以In-house PE做的是把關的動作而不是寫專利稿。」

最後，徐振康指出企業要聰明的運用專利事務所。他說：「事務所的工作就是要幫專利化妝，除此之外，還可以在申請策略上給予企業最大的協助，因事務所在實務上是要面對IPO的單位，因此事務所的人最了解法規、了解case law的update。如果一個公司把他的專利部門拿來當小型事務所在用的話，那他們在法規及申請策略這一塊是完全缺乏的。Treat your firm as your partner，not your slave。 我認為互相尊重很重要，當一個事務所沒有覺得你在凹他的時候，會比較做得心甘情願，這也是聰明的運用專利事務所的策略之一」。

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