2016年底立法院通過的專利法修正案，將新穎性優惠期的例示性條文改為「申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實」。從該修正所採之用語顯示，申請人公開其發明的行為除了「出於本意」或「非出於本意」之外，還有其他可能的「意識」狀態。非屬「出於本意」或「非出於本意」的意識狀態下所為之公開，即不受新穎性優惠期之保障。至於如何界定「出於本意或非出於本意」的範圍，將是未來智財局執行優惠期條款的挑戰。

「本意所致公開」  智財局如何認定

根據修法理由解釋，「本意所致公開」為「公開係導因於申請人之意願或行為」。「意願」一詞可反映行為人的「意識」狀態。但「行為」一詞則可能包括「有意識的行為」或「無意識的行為」，因而語意不明。根據教育部的《重編國語辭典修訂本》，「本意」指「原來的意圖、心意」。因此，「行為」應僅指「有意識的行為」，以符合「本意」的法律用語。進一步，修法理由認為「本意」可擴張至「同意他人公開」，以不限由申請人親自為公開。「同意」如何認定，是否應於公開前表示，或可在公開後追認，則有待智財局釐清。

舊法的三類公開發明行為，即「因實驗而公開者」、「因於刊物發表者」、和「因陳列於政府主辦或認可之展覽會者」等，應為「本意所致公開」所涵蓋的行為。然而，有無其他「本意所致公開」類型之可能，智財局應著手研究，以釐清「本意所致公開」的範圍，以免弱化新穎性的要件。

「非出於本意所致公開」 範圍應進一步釐清

另修法理由對「非出於本意所致公開」的解釋為：「申請人本意不願公開所請專利技術內容，但仍遭公開之情形」。「非出於本意」應指「有意識的不願意公開」。其次，修法理由指出，「按所請專利技術內容遭他人剽竊公開者，固應屬非出於本意之公開，若出於錯誤之認識或疏失者，亦應屬之」。前者的「剽竊」行為，其類似於營業秘密的侵害行為；後者則分為因「錯誤之認識」或因「疏失」而造成發明之公開，其乃申請人本身的行為。

針對申請人的「錯誤之認識」或「疏失」，修法理由進一步舉二例。一則為「申請人誤以為其所揭露之對象均負有保密義務，但實非如此」；另一則為「申請人本無意公開，但因經其僱用或委任之人之錯誤或疏失而公開者，亦屬非出於本意之公開」。在第一例的「誤以為」或第二例的「錯誤或疏失」，其發生的類型可能是自己未盡注意義務，或是已盡注意義務但仍出錯或被騙。智財局應釐清該些情境是否都包含在「非出於本意所致公開」之範圍內。

專利法修正案看似把新穎性優惠期的範圍變大，但事實上是將優惠期的保障不確定化。建議智財局應儘速提出施行細則或審查基準的修正案，以利實務界或學界理解智財局將如何執行優惠期的新規定。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所助理教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、威盛電子公司專利工程師、亞太國際專利商標事務所專案副理。 學歷： 美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）法律博士（Juris Doctoris，J.D.，2010年畢）。美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士（LL.M. in Intellectual Property and Technology Law）（2008年畢）。政治大學法律科際整合研究所法學碩士（2007年畢）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。

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