PE 專欄
如何利用專利理論解決企業專利問題
Elent╱IH資深專利工程師,中國專利代理人
2014.01.07
          

作者簡介:

作者Elent小姐大學主修材料化工,並取得碩士學位。畢業後曾任職富士康智權部門,後轉任專利事務所;目前為某大企業內部智權從業人員 (In-house IP),有十餘年專利從業經驗,具中國專利代理人證照資格。歡迎關注作者博客Elent職業生涯側記

一直以來,很多人因為不清楚企業到底需要什麼樣的專利幫助,到底有什麼現實需求,所以對於企業專利工作的推進一直沒有找到有效的好辦法。甚至是針對企業進行的培訓,也經常因為提不起企業的興趣,要麼太高深太理論化,要麼太簡單太原則,而不能起到很好的作用。

以下想透過幾個深入淺出的案例,說明一些觀點:

一、專利從業人員如何把專利的理論用於解決企業實際問題,要知其一,更要知其二。一些原則化的規定尚不足以解決現實中的問題,因為社會是複雜多變的;

二、在心有成竹知道該用什麼原則解決問題時,處理問題的方式方法也要講究,才能令企業信服。畢竟,專利從業人員不是法官,不能用簡單的是與否的判斷來面對企業的疑問;

三、怎樣把專利理論靈活運用於具體實務,需要經驗積累,專利從業人員要有理、有利、有節,不能像學究一樣解決問題。

案例一:委託中的專利使用權糾紛

實際生活中,很多企業透過與其他企業合作或者委託他人進行技術開發,於是,權利糾紛就不可避免。

按照專利法的規定,兩個以上單位或個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或個人委託所完成的發明創造,除另有協議外,申請專利的權利屬於完成或者共同完成的單位或個人。

按照這一原則,假設你所在企業作為委託方委託其他單位作出一項發明創造,按照專利法規定,事先沒有對申請專利的權利進行約定,因此,申請專利的權利屬於受委託方,委託方就產生的專利技術可以免費使用。

可是,此時,現實的問題來了,考驗我們的時候來了。委託方企業覺得市場反響不錯,想擴大生產,以下列方式繼續使用才可以繼續免費使用呢?

A. 委託加工    ;B. 和別人成立聯營公司   ;  C. 成立子公司;    D. 建立分公司  (其中子公司、分公司主要業務也是用這一專利技術進行生產)

這些在現實生活中很常見,像是A,比如上海永久自行車,大都是委託別人加工,自己貼牌。因此,這些現實的問題也許才是企業真正關注的,因為和它的生產經營太相關了。

問:如果你恰好是這個企業的專利從業人員,面對老總的這些打算,你怎麼回答呢?

答:四種情況都不能免費使用,理由是免費使用只能在原有範圍內,不能無限制的擴大生產經營規模。原理好像應該是這樣,但是沒有找到法律依據。

案例二、合作中的發明人之爭

斷骨接合技術,在早期是通過重物把斷了的兩邊骨頭拉好對位,這個過程是很痛苦的。然後讓患者保持一個姿勢,尤其斷裂之處要絕對保持不動,否則就可能骨頭接歪 了。這樣接出來的骨頭,有時候患者稍微動一點就接歪了。據說,曾經有個演藝工作者,為了保持自己的良好體型,為了自己的演藝事業,因為曾經接歪了,就自己弄斷 了重新接,其痛苦程度難以想像。

外科醫生不忍看到患者的痛苦,決心改進這一斷骨結合技術。終於他有了個很好的主意,但是需要設計一種儀器設備來輔助,讓儀器設備能精密檢測到患者的細微動作,並能隨著患者的移位而適應性地調整角度,從而保證患者的斷骨處始終處於正確的接合位置。於是他找到自己的同學,一個大學教師,讓老師來開發這套設備。 終於,開發成功了。消息不脛而走,一個小廠得知這一商機,軟磨硬纏,最後醫生和老師都同意讓他生產。

到了要申請專利的時候,醫生和老師都想當發明人,因為只有這樣才能用於評職稱。這時,這家小廠來了,說自己才是發明人,並且技術是自己研發的,應該由自己做申請人。

問:如果這一糾紛由作為專利從業者的你去處理,你能判斷出誰是發明人嗎?你有什麼具體的解決思路,讓三方都心服口服嗎?此時就要將專利理論靈活運用於實際了。

答:限期三方寫技術揭露書(Technical Disclosure)。發明人是對發明創造作出實質性貢獻的人,只有對該設備有實質性貢獻的才是發明人。最後應該只有大學老師能夠符合這一要求。  

案例三:產品侵權預警檢索

某企業產品要出口到西班牙,企業內的專利工程師就說,「我有熟人是審查員,讓他們幫著檢索檢索,看看有沒有侵權風險,他們經常做這個的,結果應該可信。」結果產品一到當地,就侵權了,但不知道具體侵了誰的權,是那件專利侵權。

問:如果你是企業專利主管,此時,你應該怎樣危機處理?遇到產品出口這種情況,今後你應怎麼做?

答:到出口當地去找律師事務所,用當地的語言進行侵權檢索,因為一般性的商業數據庫都有收錄不全的情況,而且大多只收錄發明專利,不收錄實用新型和外觀設計;而且,用當地的語言檢索,肯定比用英文檢索其本國的譯文,更加準確。此外,當律師事務所出具的不侵權證明,對於今後證明自己是非故意侵權更有利。當地法院會認可本國律師事務所出具的證明。如果不幸真的侵權了,就要兩方面同時進行:繼續找當地律師事務所幫忙,找證據提出專利無效;另一方面自己也改進技術,進行回避設計。   

 

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