PE 專欄
超資深專利工程師的話:申請專利的目的就是要獲利!

林忠志 口述╱北美智權 專利工程師      李淑蓮 撰文╱北美智權報 編輯部

2013.01.13
         

總結在專利業界的多年經驗,忠志認為申請專利的最終目的就是要獲利,不管是直接或是間接獲利,但不能獲利的專利就該放棄。有些專利獲利的方式很直接,有些卻很迂迴,有些甚至是3、5年後的事;但不管獲利的路如何漫長迂迴,都有值得申請的考量;但如果兜兜轉轉千百回,想破頭也想不出來這個專利有什麼獲利的條件,那就該直接放棄或乾脆不用申請了。 


北美智權報在連續2期介紹新手工程師之後,這一期來個大逆轉,要介紹一名超資深的專利工程師 - 林忠志。雖然忠志今年才剛到不惑之年,但他在專利業界已經有15年的經驗;只有掐指一算就知道,忠志投身專利這一行時才25歲,亦即研究所才剛畢業就進入了北美智權服務,一頭栽進了專利界。

由於在專利業界已經很長的一段時間,所以專利工作已經內化成忠志思考模式的一部分,如果用通俗一點的說法,就是像潛意識的反射動作一樣:只要聽完發明人的創意,專利稿的構思就已經在他腦海成形;只要看到一篇專利稿,就立即知道那邊要修改那邊要補強。

15年前台灣的專利市場算是剛起步,公司的教育訓練課程也不如今天的有系統及完備,所以忠志寫專利稿的訓練都是由所長許鍾光親自傳承的,從訪談到寫稿都是大手牽小手的逐一指導。由於忠志的理工背境很深厚,加上自高中開始就在加拿大求學,所以英文能力很強,因此很快就掌握到寫美國專利稿的技巧;而且經過磨練也越來越成熟了。

即使公司今天在內部教育訓練方面已經有很完備的課程,對新手工程師的訓練已不需要耳提面命的進行,然而,忠志在帶新人的時候還是會花很多時間在親自指導,從訪談、寫稿到改稿,一點都不馬虎。因為訓練課程是死的,它只能教導新手工程師一些專利實務上的基本概念,但每一件專利案件都千變萬化,就算是相同的技術也能演變出千萬種不同的可能,而忠志本身就是一本活教材,親自引導新手工程師如何將專利的基本概念及理論落實在實際的專利寫作及答辯工作上。

由於忠志除了是專利工程師之外,他也是公司專利工程一部的主管,肩負著與客戶溝通的重任,所以當他帶領新手工程師去跟客戶訪談的時候,新人也有機會充分學習他的溝通技巧。忠志認為:「專利工程師在很多時候都扮演著申請人和審查委員之間橋樑的角色,讓發明人的創意與智慧能開花結果;很多時候期望與現實結果的嚴重落差都是因為溝通不良而造成的,因此溝通工作絕對不能馬虎。」

忠志認為專利工程師在撰稿之前一定要跟發明人充分溝通,了解發明人所希望得到的預期結果,這樣子出來的專利稿才不會有太大的期望落差;然而,有時候在溝通的過程中,可能會有一些地方無法達成共識,這時候就要從了解歧見的根源開始著手。舉個例子,假設一開始發明人的想法只是有一個創意,覺得可以申請專利,於是找專利工程師來說明他的創意,當專利工程師聽完後,覺得有些地方保護範圍太廣需要收窄,有些地方則可以補強,但發明人則覺得本身的創意跟構想已經很完備了,不需要補強且範圍也不需要被縮限;這時候就應該去了解雙方想法背後的成因。

很多時候發明人想的是「我有一個創意,希望可以申請(取得)一個專利」 (I want to get a patent);但專利工程師想的卻是「這個創意很棒,要怎樣才能將它變成一個有價值的專利呢?」(How to turn this creative idea to a valuable patent?)雖然雙方面都是以取得專利為目標,但因為對專利的標準有差異,就會造成意見分歧。

大部分的專利工程師對「專利」的了解都比發明人多,這時候專利工程師就有義務針對發明人提出的技術跟他解釋,怎樣的保護範圍最有利,怎樣的專利不易受到挑戰,當解釋清楚後,發明人就會有所考量,如果最後發明人的目的考量仍然是「我只要申請到專利」(I JUST want to get a patent),那工程師就應該尊重發明人的想法,因為畢竟他們才是創意的主人。

忠志說最怕是碰到一些把話悶在心裡不說的客戶,因為這樣最容易造成誤解。他說:「我每天到辦公室第一件就是收email,如果看到客戶發的email一定會優先處理,不管是抱怨、查詢或是單純的了解進度,我都會第一時間用電話跟客戶溝通;不管怎樣,客戶的事情一定要擺第一位。」Daniel Gross是忠志在專利工程一部的屬下,我們在前幾期的北美智權報也有介紹過他;Daniel跟忠志共事超過10年了,他說忠志的溝通技巧真是沒話說:「當發明人跟專利工程師因為溝通不良而產生誤解的時候,忠志可以很快的撫平雙方情緒,並同時促進彼此達成共識。」看來這種技巧真的要靠經驗累積,不是單靠上課受訓就可以成就的。

總結在專利業界的多年經驗,忠志認為申請專利的最終目的就是要獲利,不管是直接或是間接獲利,但不能獲利的專利就該放棄,簡單來說:「如果花30萬來申請及維護一個專利,那這個專利就應該能產生超過30萬的利益。」不過,有時候這些利益收入不見得是直接進帳,必須轉過彎來看。假設A公司開發了一種技術,但為了省錢沒有申請專利就直接用在產品設計生產上,而B公司有類似的技術,但在產品開發前就申請了專利。不久A公司跟B公司同時推出類似的產品,消費者會因為B公司的產品有專利而傾向購買B公司的產品嗎?不見得!但B公司卻可以在競爭市場上主張自己的權利,針對A公司的產品申請禁制令,如此一來,專利能獲利的價值就很明顯。

以上是比較明顯的例子,但有些專利獲利的方式卻是很迂迴的,有些甚至是3、5年後的事,但不管獲利的路如何漫長,都有值得申請的考量;但如果兜兜轉轉千百回,想破頭也想不出來這個專利有什麼獲利的條件,那就該直接放棄或乾脆不用申請了。 

 

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