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發明人停看聽:專利工程師不是萬能的工具人
蔣士棋╱北美智權報 編輯部
2015.11.18

台灣有許多想要自認技術不輸人、想要到國際市場打品牌戰的中小企業。他們都曉得要用專利保護技術,否則國際上沒有人看得起你;但是對於專利真正的意義以及專利權人該有責任卻一知半解。最嚴重的,就是把撰寫專利案文稿的專利工程師,當成萬能的「工具人」。

最近在網路上有個討論度非常高的廣告,一個對女朋友死心塌地不分時間早晚天氣好壞,只要女朋友一開口絕對使命必達的「工具人」男朋友,即使女朋友都已經分手變心了還是無怨無悔地付出。不少人看了這則廣告,盡管都對於男主角寄以無限同情,但自己心裡其實也多少都希望,身邊也有個同樣能夠有求必應的工具人。

這種態度甚至在申請專利時也相當常見。在進行專利新案申請時,許多發明人都會要求專利工程師幫忙「補足」申請文件中的缺漏,例如幫忙多想幾個實施例、或是希望工程師把該發明技術修飾地更完整。換句話說,這些發明人已經把專利工程師當成了只會說「Yes」的工具人;然而這種做法與觀念,不但搞混了發明人與代理人/專利工程師之間的分際,更可能損害發明人自己的權益。

許多發明人都把專利工程師當成無所不能的工具人

在進行專利申請時,到底專利工程師的任務是什麼?北美智權資深工程師呂嘉能(圖1)認為,專利工程師的第一要務,就是協助發明人對欲申請專利的發明,標識出關鍵的技術核心以及適當的汰弱留強。他解釋,一項發明當中往往包含了部分產業所熟知的先前技術,或是完全不具可專利性的技術,有經驗的專利工程師能夠協助發明人作出釐清,並在撰寫申請文件時排除這些干擾因素,針對關鍵技術施以最完整的保護,提升整件專利的價值。

圖1:北美智權資深工程師呂嘉能

攝影/李淑蓮

換句話說,不論專利工程師的專業能力多麼強大,終究必須以發明人提供的技術內容為主。「專利工程師做的是技術內容以及專利文件之間的轉換,是專利局審查官與發明人之間的溝通者,不是生產者,」呂嘉能指出,不涉入客戶的技術開發過程,是所有專利工程師永遠念茲在茲的行為準則。他舉例,當他自己與客戶進行訪談時,對於明知其運作方法原理的技術有時需刻意以反覆詢問的方式,讓發明人自己把有關的技術說清楚,而非自己主動陳述補充,雖然看似麻煩了一些,卻可以避免為了方便而不自覺地摻雜了個人意見而成為發明的一部分的潛在缺陷。

要求專利工程師多點「貢獻」將引來未知法律風險

那麼,如果不小心讓工程師在發明內容「參一腳」,究竟有哪些風險?北美智權專利法規研究組資深副理邱英武指出,在當前的實務環境中,大多數的專利工程師很可能同時進行多個技術領域相近的專利申請案件,如果發明人對於專利工程師自主提供的意見全盤接受,這些意見很可能其實是其他公司的技術。如果這項專利將來獲證,被舉發無效的可能性也大為增加;他也提醒,「今天也許是工程師把別人的技術帶給你,但你怎麼知道他不會把你的技術帶給別人,洩漏你們的研發機密?」

此外,當專利工程師貢獻的內容成為專利的一部分時,他也成為了實質的發明人,享有部分的專利人格權和財產權,但公司卻不見得把他也列在發明人當中。即使專利財產權可以事前拋棄,但專利人格(姓名表示)權卻無法取消。邱英武舉例,在申請美國專利時,對請求項有實質貢獻的所有發明人,都得簽署一份自己為該項專利真實發明人的聲明文件,倘若事後被發現真實的發明人還另有他人,在未取得該位真正發明人讓與發明權利時,這項專利權可能會有被瓜分的風險;若聲明文件不是真正發明人簽署時,更可能涉及偽造文書與行使偽造文書之刑事責任罪嫌。

圖2:北美智權專利法規研究組資深副理邱英武

攝影/李淑蓮

所以,別再把專利工程師當成萬能工具人了。說到底,技術是否要申請專利、申請過程中要做何種調整等等,都得歸於申請人的決定,代理人或專利工程師只能站在客觀的地位,用自己的專業協助申請人獲取最大利益。換句話說,擁有絕對主導地位的專利權人在使用專利工程師時,最關心的應該是他的專業經驗足不足以嚴密保護我自己苦心研發的技術,而不是他能不能在該項技術上增添新內容。如果專利權人還以為專利工程師就應該來者不拒、有求必應,最終要承擔風險的,一樣還是專利權人自己。

[北美觀點]聰明使用專利工程師,你可以做這三件事

專利申請事務繁雜,大部分公司都會選擇委託經驗豐富的事務所協助處理,但這樣一來也難免產生自家專利引入外界資訊的問題,增加日後的風險。在這種狀況下,除了要求事務所簽署保密協定(NDA)之外,你還可以做哪些事情來降低風險呢?
  1. 妥善管理研發紀錄
    專利的根本是新發明的技術,要證明該項技術確實來自於自己的構想,最有利的證據就是研發過程的完整紀錄。研發紀錄不但可以追蹤技術開發進程,更可以在面臨侵權訴訟時,藉以證明自己的清白,是保護專利的第一道防線。
  2. 會議中只討論自家技術
    與專利工程師進行案件討論時,不論如何都不應該將話題引往自家技術以外的部分。在那個場合中,討論的話題就應只限於如何將該項技術成功申請專利,不但專利權人自己應該謹守這條規律,如果專利工程師講出與自家無關的技術更要主動中止討論,以免滋生事端。
  3. 別提「新概念」
    最容易發生專利權交叉污染的情況,就是拿一個還在發展中的技術申請專利。因為撰寫案件文稿的同時技術還在變化,專利範圍也會不時修改,一不小心就會觸及其他人的技術領域。比較好的做法應是等到技術已經成熟、前案分析也顯示無侵權風險再進行專利申請。

 

作者: 蔣士棋
現任: 北美智權報資深編輯
學歷: 政治大學企管系
經歷: 天下雜誌記者
今周刊記者

 


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