說到擬制喪失新穎性，大部分人都把重點放在「先前技術」的適格性。但是，在實際運用擬制喪失新穎性相關規定的時候，先前技術的適格性可以說僅僅是門檻，真正的重點在於要如何判斷所謂的「內容相同」。

然而在審查階段之實務上，很少有案例可參酌，造成實務工作者在遭遇該事項之問題時難以掌握應對要點，因此，筆者在本文中以智慧財產及商業法院的110年度民專訴字第32號判決為例，試著討論關於擬制喪失新穎性直接置換的判斷要點，希望能作為讀者之參考。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

本期我們來談談擬制喪失新穎性判斷時的直接置換。

擬制喪失新穎性規定之概要

說到擬制喪失新穎性，大部分人都把重點放在「先前技術」的適格性。但是，在實際運用擬制喪失新穎性相關規定的時候，先前技術的適格性可以說僅僅是門檻，真正的重點在於要如何判斷所謂的「內容相同」。

依據審查基準，擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準除準用「新穎性之判斷基準」之（1）完全相同；（2）差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；（3）差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含（4）差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

發明專利審查基準中對於上述事項（4）之判斷僅簡單記載「係指申請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通常知識即能直接置換者」，而在審查階段之實務上，卻少有案例可參酌，造成實務工作者在遭遇該事項之問題時難以掌握應對要點，因此，筆者在本文中以智慧財產及商業法院的110年度民專訴字第32號判決為例，試著討論關於擬制喪失新穎性直接置換的判斷要點，希望能作為讀者之參考。

案情簡析

由於該案涉及繁複之化合物比對且並非本文之重點，以下筆者僅擇技術要點簡述，以方便讀者快速理解。

為了敘述上的方便，以下將原告稱為甲方，將被告稱為乙方。在本案中，甲方為中華民國發明專利第I525210號「形成介電膜之方法、新穎前驅物及其在半導體製造上的用途」（下稱系爭專利）之專利權人，基於系爭專利控告乙方侵權。

【系爭專利之技術內容】

系爭專利說明書記載其發明係關於一種金屬薄膜形成方法，例如將一含金屬之介電膜沈積於一基板上之方法，該介電膜可由將含特定金屬元素之有機化合物作為前驅體化合物並經氣相沈積（如金屬－有機化學氣相沈積、原子層沈積）等程序而形成，其中該金屬元素可為相關領域中習知慣用的金屬系薄膜材料如鉿（Hf）、鋯（Zr）等。

在本案中，涉及擬制喪失新穎性爭執的主要是請求項29，該請求項之發明係關於一種（形成金屬薄膜之前軀體）化合物，該化合物主要係以M1金屬元素為中心並與特定配位基鍵結而形成者。其中，依核准公告時申請專利範圍所記載，該M1金屬元素可選自鉿（Hf）或鋯（Zr）等元素，而在本案中甲方則將其更正為該M1表示鋯（即刪除了鉿元素，以下簡稱「更正本請求項29」）。

【相關證據之技術內容】

乙方於本爭執中所使用的證據資料主要為乙證2，該乙證2係關於一種鉿系薄膜形成材料（即前述之前驅體化合物），其特定實施例所揭示之含鉿有機化合物經比對符合系爭專利核准公告本請求項29所界定者，與本件更正本請求項29所界定者之差異僅在於其金屬元素為鉿。

【判決得心證之理由】

觀諸乙證2說明書實施例3、4、10、11之內容，可知已揭露多種用於形成薄膜之化合物（對應於系爭專利請求項29所界定之化合物），包括（EtCp）Hf（NMe2）3、CpHf（NMeEt）3 、（i-PrCp）Hf（NMe2）3 、（i-PrCp）Hf（NMeEt）3 等。依乙證2說明書之【發明內容】，已揭示其係提供一種具有通式LHf（NR1R2）結構之化合物，該化合物可用作薄膜形成材料，該證據實施例並具體揭露前述化合物可為該薄膜形成材料（即該通式之下位概念化合物）。從前述內容可知，在乙證2所揭示之前述化合物中，該鉿金屬元素之功能係供其他官能基（如L等）進行反應以合成特定薄膜形成材料。

而依相關教科書內容，可知鉿（Hf）與鋯（Zr）同屬過渡金屬第IV族之金屬元素，其等原子大小相同且電子軌域結構相近，具有類似之化學反應性質，此為基礎無機化學技術領域之通常知識；再者，由相關技術領域之眾多期刊文獻內容亦可知使用鋯或鉿之化合物製作含第IV族金屬元素之薄膜亦為薄膜製備相關技術領域之通常知識。因此，所屬技術領域中具有通常知識者基於前述通常知識當知鉿（Hf）、鋯（Zr）可同樣具有「供其他官能基進行反應以合成特定薄膜形成材料」之功能，並能進行功能相同之直接置換。由於系爭專利更正後請求項29所界定之發明與先申請案之乙證2已揭露者之差異僅在於依通常知識即能直接置換之技術特徵，該等發明與先申請案已揭露者符合前述為「內容相同」發明之態樣，自應認定系爭專利更正後請求項29擬制喪失新穎性。

【甲方主張之論駁】

甲方在本件中雖主張：擬制喪失新穎性之直接置換應係指功能、手段、目的均完全相同之置換，故在新穎性原則下，本件應在鉿（Hf）、鋯（Zr）兩者功能、手段與目的上為相同時，方可直接置換，而鋯、鉿二元素在化學反應上，兩者當非功能、手段、目的均完全相同，所屬技術領域中具有通常知識者無法將二者進行直接置換。

針對甲方的此一主張，法院在判決中具體指明，新穎性判斷之重點為先前技術是否已揭露與專利請求項所載者相同的發明，申言之，只要單一先前技術中揭露了該發明之所有技術特徵，該發明即因此而不具新穎性，無須考量二者間功能、手段、目的是否相同；相較於新穎性之判斷，擬制喪失新穎性判斷之重點雖又再多包含單一先前技術所載者與該發明間之差異僅在於依通常知識即能直接置換之技術特徵，並未要求二者間於手段、目的等均須完全相同。而所謂直接置換則係指「差異特徵係功能相同且基於通常知識即能進行的直接置換」，亦不以功能、手段、目的（均）完全相同為必要。因此，尚難認鉿（Hf）、鋯（Zr）兩者於功能、手段、目的等均須完全相同方可進行本件之直接置換。

況且，由乙證2之技術內容可知，鉿金屬元素在所揭露化合物中，係提供電子軌域予其他官能基（如L等）進行鍵結之化學反應以合成特定化合物並作為薄膜形成材料；又如前述，鉿、鋯於提供其他官能基進行反應以合成用於薄膜形成材料之化合物的功能上應屬相同，且其等之化合物可用於作為薄膜形成材料亦係薄膜製備相關技術領域之通常知識，自難謂該兩元素於前述功能、手段、目的等層面顯不相同而無法進行直接置換。

又就元素化學反應性而言，相關技術領域之教科書載明「……鉿中的額外電子佔據了原子內部深處的軌道。由於兩種金屬的原子大小相同、化學性質亦相近，因此（鉿、鋯）兩者幾乎難以區分」，故亦難謂二者於提供其他官能基進行反應以合成用於薄膜形成材料之化合物的功能上並非相同，遑論據此而逕認熟習該項技術者無法將二者進行直接置換。

小結

從上述判決中我們可以理解，關於擬制喪失新穎性中所謂「差異特徵是否是功能相同且基於通常知識即能進行的直接置換」之判斷要點包含：（1）用於判斷功能是否相同之該功能，主要係以該差異特徵（而非發明之整體）於引證中所發揮之功能為準；（2）主要考量為基於前述功能，差異特徵間是否為實質相同，並不以功能、手段、目的乃至於結果均完全相同為必要；（3）在進行該置換之判斷時可參酌相關技術領域之通常知識。例如，差異特徵在於以金（Ag）將電路板中之銅（Cu）進行置換，若在引證中可知該銅係用於發揮導電功能，由於金亦具有該導電功能，則熟習該項技術者當能依通常知識而進行功能相同的直接置換；雖然金的電阻小於銅，所以就該置換之結果言，以金進行置換者之結果會較佳，但基於該直接置換所考量者僅為功能是否相同，故該結果之差異不應影響熟習該項技術者能進行功能相同直接置換之判斷。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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