在部分申請專利以為自身企業保護的技術領域中，由於專利保護密集，造成企業開發新產品時往往需要同時進行自由運營檢索 (freedom to operate search，略稱為FTO)，然若事有不協，侵權風險上升到相當程度，於重，企業必須放棄產品上市的計畫，研發成本付諸東流；於輕，企業必須修改產品來迴避有效的專利，這部分就是很多人所認為的迴避設計 (design around)。但是，迴避設計並非只能這樣被動地運作。

侵權判斷理論架構

迴避設計的目的在於避免侵害專利權，因此有必要先瞭解侵權判斷理論的架構。以我國的專利侵權判斷要點為例[1]，該要點提出專利侵權判斷的流程 (見圖1) 以供法院作為審理專利侵權訴訟時的參考，此即為侵權判斷流程之發端。

該流程中，進行「解釋請求項」時，申請標的 (subject matter) 應以請求項中記載之所有技術特徵予以界定，該要點對於這個步驟的說明偏重於解釋之根據 (例如說明書、圖式、申請歷程…等)、各種不同類型請求項 (例如用途界定物與功能界定物請求項) 在界定請求項範圍時的意義，以及各種請求項記載內容 (例如前言與功能性子句) 是否發生限定作用。由於請求項在字義上的解釋會在這個步驟被決定，加之訴訟上之禁反言原則，此後幾無變更的可能。

圖1. 專利侵權判斷流程圖

圖片來源：《專利侵權判斷要點》，經濟部智慧財產局，中華民國105年2月

進入第一階段的「解析請求項之技術特徵」起，導入了技術特徵的概念，以能夠獨立執行特定功能、得到結果之元件成分步驟或其間之關係設定為技術特徵，即著重功能、結果，並建立起一個新的單位層級，以技術特徵來組成請求項整體的技術內容 (即請求項)。該要點指出，基於執行功能、得到結果的前提，技術特徵可以是單一元件[2]，也可以由多個元件組合而來；另外，在定義一個技術特徵時，不得省略該技術特徵中的任何元件。

在「解析被控侵權對象之技術內容」時，並不會去主動分析被控侵權對象的技術內容，以釐清其技術特徵，而是以請求項的技術特徵為基準，尋找被控侵權對象上對應的功能、結果，即對應的技術特徵。這個步驟的目的在於按請求項的技術特徵，逐個且全部與被控侵權對象的技術特徵建立起對應關係。而被控侵權對象的其他未受對應之技術特徵，則無須深究。

在實際訴訟中的「文義讀取」步驟下，通常會將前述的對應關係表列成如下形式 (見表1)。第二階段應將請求項的各技術特徵與被控侵權對象之對應技術特徵的元件、成分、步驟或其關係等，分別進行比對，若每一對應之技術特徵均相同，則被控侵權對象符合文義侵權。此處所謂的「相同」，可以是完全相同 (例如表1之A部分)、僅有文字記載形式差異，或被控侵權對象技術特徵僅為系爭請求項之技術特徵之下位概念 (例如表1之B部分) 等，三種狀況。

表1. 比對範例

整理製表：喻韜

若整體比對結果包含了「不同」(例如表1之C部分)，雖不符文義侵權，仍須進入第三階段之是否「適用均等論」，以判斷比對結果不同的部分是否具有實質差異。對於實質差異，主流的判斷方式為三部測試[3]，於受對應之被控侵權對象技術內容在執行功能、致獲結果時，分別在功能、方式、結果三個方面與系爭請求項之技術特徵進行比對，若三方面都實質相同，則被控侵權對象技術內容均等於系爭請求項之技術特徵，構成均等侵權；反之，則脫逸出系爭請求項的均等範圍。

迴避設計的著眼點

由這個流程可以看出來，作為進攻方的系爭請求項至多需要闖過三個階段方能「逮住」被控侵權對象，反之，作為防守方的被控侵權對象只要能夠在這三個階段之任一成功防禦，即可免除侵權及相關責任。主流觀點認為迴避設計可以透過元件刪除法或元件置換法來達成。前面提過，專利侵權判斷流程在第一階段中會將系爭請求項由整體技術內容解析為各個技術特徵，並試圖在被控侵權對象上找到該等技術特徵、建立對應關係。

當請求項中某一技術特徵僅由一個元件構成時，在被控侵權對象中刪除該元件就等於刪除該技術特徵，將會導致判斷流程在第一階段就無法建立請求項與被控侵權對象間的技術特徵對應關係；當請求項某一技術特徵由多個元件構成，在被控侵權對象中刪除其中一個元件 (此一技術特徵仍然存在) 則會違背解析請求項之技術特徵「不得省略該技術特徵中的任何元件」的原則。上述兩個狀況都會讓侵權判斷流程無法進入第二階段來判斷是否符合請求項文義範圍。

對於元件置換法來說，當請求項中某一技術特徵僅由一個元件構成時，在被控侵權對象中以另一元件置換該元件，若就技術特徵層面而言，此另一元件與該元件間可以建立對應關係，那麼侵權判斷流程就可以進入第二階段，然而既已置換了請求項中的元件，則必然不符請求項文義範圍，而需進入第三階段是否均等之判斷；而當請求項某一技術特徵由多個元件構成，在被控侵權對象中置換其中一個元件後，當然不會符合請求項文義範圍，也需進入是否均等之判斷。

透過上述的分析，我們可以了解對於迴避設計來說，元件刪除法在一旦發生訴訟時似乎是較為有利的，因為侵權判斷流程在第一階段就結束了，但若採用元件置換法，不僅需要跑完整個判斷流程，甚至有在均等判斷時折戟的風險，然而以上只是法律層面的考量。

從技術層面來說，面對技術問題的解決方案，即請求項技術內容，是由各個技術特徵構成，每個技術特徵在技術內容整體中執行一定的功能、得到一定的結果，環環相扣而構成整體，進而解決技術問題。在這個前提下，刪除某個元件極有可能導致無法解決技術問題。反之，元件置換是比較可能達成的方式，但法律風險就高了很多。法律層面與技術層面兩者間的拉扯一直是迴避設計上難以繞過的障礙。

結語

正由於前述的障礙，對企業來說無疑是一項需要長期經營的項目，因為為了兼顧法律層面與技術層面，企業真正需要的，取元件刪除法或元件置換法而代之的是對技術問題的透徹研究，並針對同一技術問題，由競爭對手的專利為發端，進而提出不同的解決思維。

以汽車引擎為例，在不同的負載狀況下，有其不同的理想引擎壓縮比[4]，但由於引擎汽缸本身功能就是承受燃燒與爆炸，一體式的結構令其先天難以設計動件，進而改變壓縮比。針對這個狀況，美國的F車廠，在1991年提出專利申請，主要內容是在原有的活塞上加裝可動的升降機構，透過該機構的升降來改變壓縮比。隨後，北歐的S車廠在1993年也提出了可變壓縮比引擎專利申請，其概念是固定活塞的上下運動高度，而將汽缸稍作傾斜，來增加汽缸內的容積，進而達成壓縮比的改變。然而可變壓縮比引擎的技術發展之路尚未走到盡頭。2011年，日本的N車廠提出了透過在曲軸上加裝連桿機構改變活塞上下運動距離的專利申請，這樣的技術內容保有了改變壓縮比的能力，同時也迴避了F車廠與S車廠的專利。

在這個例子中，S車廠的解決方案緊盯著「改變引擎燃燒室容積」的目標，卻採取了不同的做法，來迴避F車廠的專利。但對引擎稍有了解的讀者都可以想到，這兩個車廠的思維圍繞著高溫高壓的燃燒室，引擎的可靠度上可能不盡理想，於是N車廠的技術人員就將腦筋動到曲軸上。此例即為「提出不同的解決思維」的一個適例。

備註：

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