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被告為山德士 (Sandoz) 藥廠，因為向美國由食品藥物管理局 (FDA) 提出了Fusilev^®的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA)，Spectrum藥廠於是向美國內華達州的地方法院 (the District of Nevada) 提出專利侵權訴訟，主張被訴侵權人侵害了系爭專利的申請專利範圍，然而，地方法院經過判決後認定有禁反言的問題，被訴侵權人不侵害系爭專利。Spectrum藥廠不服地方法院的判決，所以提出上訴。

本案系爭專利為美國專利第6,500,829號 ('829專利)[2]，此專利的專利權人是斯特拉斯克萊德大學(University of Strathclyde)，Spectrum藥廠則是專屬被授權人。系爭專利之申請專利範圍總共有14項，其中的第1項及第5項為獨立項，且與本案相關，列出如下：

1. A pharmaceutical composition for therapeutic use which consists essentially of a therapeutically effective amount sufficient for the treatment of human beings for methotrexate rescue or folate deficiency, of a pharmaceutically acceptable compound which is a (6S) diastereoisomer selected from the group consisting of (6S) leucovorin (5-formyl-(6S)-tetrahydrofolic acid) and pharmaceutically acceptable salts and esters of (6S) leucovorin; wherein the compound consists of a mixture of (6S) and (6R) diastereoisomers and consists of at least 92% by weight of the (6S) diastereoisomer, the balance of said compound consisting of the (6R) diastereoisomer; in combination with a pharmaceutically acceptable carrier.

5. A pharmaceutical composition for therapeutic use for the treatment of human beings comprising: a pharmaceutically acceptable composition which is a (6S) diastereoisomer selected from the group consisting of (6S) leucovorin (5-formyl-(6S)-tetrahydrofolic acid) and pharmaceutically acceptable salts and esters of (6S) leucovorin, wherein the composition consists of a mixture of (6S) and (6R) diastereoisomers and consists of at least about 92% by weight of the (6S) diastereoisomer, the balance of said composition consisting of the (6R) diastereoisomer; and a pharmaceutically acceptable carrier; and said composition being of a quantity at least sufficient to provide multiple doses of said mixture of (6S) and (6R) diastereoisomers in an amount of 2000 mg per dose.

申請專利範圍第1項及第5項的幾個比較重要的共同特色說明如下：

葉酸（folic acid或folate，構造如圖1）是人類身體中所需要的重要營養物質，當也酸缺乏時可能造成一些造血疾病，例如巨球性貧血[3]。氨甲蝶呤 (methotrexate，構造如圖2）是一種葉酸類似藥物 (也就是構造跟葉酸很相似的藥物)，氨甲蝶呤可以阻擋人類身體中葉酸的還原步驟，可以做為抗癌症之藥物，或是用於治療類風濕性關節炎[4]。

因為使用了氨甲蝶呤來作為治療，會阻擋人類身體中葉酸的還原步驟，進一步造成人體可利用的葉酸不足。因此，為了避免人體在治療過程中產生的葉酸缺乏 (folate deficiency)，我們會額外給予具有活性的葉酸[5]，來平衡這種治療上的葉酸缺乏。我們以葉酸救援 (leucovorin rescue)來稱呼這種額外給予具有活性的葉酸的行為。又因為這葉酸缺乏是由氨甲蝶呤所造成，而這種給予葉酸的救援與其相關，所以申請專利範圍中所使用的名詞是氨甲蝶呤救援 (methotrexate rescue)。

leucovorin就是前述具有活性的葉酸，leucovorin是一種非鏡像異構物 (diastereoisomers) 的混合物，混合物中有6R與6S型態，而申請專利範圍中所使用的主要是6S型態的leucovorin，也就是原文中提及的”consists of at least about 92% by weight of the (6S) diastereoisomer”。leucovorin用於葉酸救援的相關產品為Fusilev^®，在FDA核准上市。

'829專利於1995年4月18日提出申請，申請過程之中，審查人員曾提出相關先前技術文獻來證明該專利申請案為顯而易見，而駁回該案件。專利申請權人提出了一些主張，其中最重要的主張為該先前技術文獻沒有公開「藥物的特定使用量」，並同時修正了'829專利的申請專利範圍 (第5項) 的使用量在2000 mg (原文中提及的“in an amount of 2000 mg per dose.”)。

禁反言(estoppel)，或稱申請歷史禁反言(prosecution history estoppel)，是指專利權人於申請過程中或維護專利的過程中所做出的修正、更正或申復，導致申請專利範圍限縮，之後不得再次主張此部分的權利，若使專利權人可以再次主張其所放棄的部分，則將使申請專利範圍更加不確定[6]。

在本案件中，被訴侵權人的葉酸救援產品中，使用量在175 mg至250 mg間。由於申請專利範圍第1項，不符非顯而易見性之要件，而被地方法院及上訴法院認定申請專利範圍第1項無效。所以，認定是否侵權的主要權利範圍落在申請專利範圍第5項。

當事人雙方對於申請專利範圍第5項所稱之「……and said composition being of a quantity at least sufficient to provide multiple doses of said mixture of (6S) and (6R) diastereoisomers in an amount of 2000 mg per dose.」解釋為至少足量提供使用量2,000 mg的部分皆沒有異議。而地方法院認為被訴侵權人的葉酸救援產品使用量是在175 mg至250 mg間，沒有到達申請專利範圍第5項中2,000 mg的限制，且申請過程之中，專利申請人已明白地表示此特殊的使用量具有非顯而易見性。因此，地方法院認定本案適用禁反言。由於上訴時，Spectrum藥廠未能提出任何較具說服力之主張，故上訴法院維持申請專利範圍第5項有禁反言的適用。

在本案判決中，我們可以發現專利申請權人在申請過程中，曾因為審查人員的審查意見而做出對應的修正，限縮使用量在特殊的2,000 mg，因而造成了特別的限制，產生了禁反言，使申請專利範圍無法主張均等論。

但就本案而言，筆者認為即便無禁反言的適用，使用量2,000 mg的均等範圍是否能涵蓋如此懸殊的使用量在175 mg至250 mg間，仍不無疑問。

我國專利侵害鑑定要點中，申請歷史禁反言被列入均等論的限制事項中，其指出申請歷史禁反言之判斷為：「判斷是否適用申請歷史禁反言，應於判斷系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵是否為均等之同時一併考量。若適用申請歷史禁反言，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。專利權人對於專利文件提出之修正、更正或申復，若因而導致限縮專利權範圍時，申請歷史禁反言將限制均等論之適用。然而，申請歷史禁反言僅限制被放棄之部分專利權範圍不得主張均等論，並非限制未被放棄之專利權範圍亦不得主張均等論，應視該修正、更正或申復之目的或理由而決定其所放棄之專利權範圍。因此，判斷申請歷史禁反言是否限制均等論之適用而使得被控侵權對象是否構成均等侵權，首先應判斷系爭專利是否因修正、更正或申復而導致限縮專利權範圍，其次判斷被控侵權對象是否屬於該修正、更正或申復所放棄之專利權範圍[7]。」

我國的專利師考試內容偶爾會出現一些五花八門的題目令人苦惱。

本案系爭專利的專利權人是斯特拉斯克萊德大學，而專屬被授權人是Spectrum藥廠。當發生像本案中，主要的申請專利範圍第1項無效，申請專利範圍第5項又有禁反言的適用，造成專屬被授權人莫大的傷害。假設更嚴重一點，後續系爭專利若因此被撤銷，那專屬被授權人曾經付出的授權金是否能運用不當得利來請求專利權人返還呢？

藉由這個假設情形，來連結我國的專利師考試內容，在110年的專利法申論題中，第2題：「擁有A 發明專利的甲授權乙實施該專利，根據二人的授權契約，甲有將A發明專利授權乙實施的義務，作為乙製造商品的技術，而乙按販賣商品的數量，應按件給付權利金予甲。其後A 發明專利經第三人舉發，經過經濟部智慧財產局的審定，認為A 發明專利不具新穎性及進步性，因此作成審定書撤銷該專利。請說明甲於A 發明專利被撤銷前取得乙交付的權利金，是否成立不當得利？」

答案是否定的，因為雖然專利被撤銷，但是雙方給付權利金所依據的授權契約仍存在著，所以不成立不當得利[8]。

Spectrum Pharmaceuticals, Inc. v. Sandoz Inc., 802 F.3d 1326, 1326 (Fed. Cir. 2015).
US 6500829
郭熙，病理學，高點文化，頁4-5，2019年初版。
郭熙，藥理學，高點文化，頁4-17，2021年3版。
同前註，頁7-44。
智慧財產局，侵害鑑定要點，頁52，2016年。
同註6。
郭熙，專利師歷屆試題詳解(含生物技術)(110~107年)，高點文化，頁1-8，2021年2版。